Tuesday, 28 October 2014

T 0405/12 - The lost request



This opposition appeal remits the case to the first instance together with a reimbursement of the appeal fee. The appeal board could not find out about which claims the opposition devision made its decision. Although the patent proprietor claims that the opposition devision maintained the patent as granted several alternative main requests appear to have been filed and/or considered.

The following catchword is provided

Das Erfordernis der Entscheidungsbegründung gemäß Regel 111 (2) Satz 1 EPÜ ist nicht erfüllt, wenn aus der angefochtenen Entscheidung, ggf. unter Heranziehung anderer Bestandteile der Akte, nicht klar und unmissverständlich (d. h. nicht eindeutig) hervorgeht, auf der Grundlage welchen Antrags bzw. welcher Anträge (einschließlich der ggf. dazugehörigen Unterlagen wie Ansprüche, Beschreibungsseiten und Zeichnungen) diese Entscheidung ergangen ist. Siehe Entscheidungsgründe 6 bis 16.


Below is my attempt at an English translation.

The requirement that a decision in accordance with Rule 111 (2) is reasoned is not satisfied, if it cannot be determined clearly and unmistakably (i.e., unambiguous) from the contested decision, if necessary by reference to other parts of the file, on the basis of which request or requests (including possible corresponding documents such as claims, description and drawings) this decision was taken. See the decision the reasons 6 to 16.

Reasons for the Decision

(...)
6. Das Erfordernis der Entscheidungsbegründung ist nach Ansicht der Kammer nicht erfüllt, wenn aus der angefochtenen Entscheidung, ggf. unter Heranziehung anderer Bestandteile der Akte, nicht klar und unmissverständlich (d. h. nicht eindeutig) hervorgeht, auf der Grundlage welchen Antrags bzw. welcher Anträge (einschließlich der ggf. dazugehörigen Unterlagen wie Ansprüche, Beschreibungsseiten und Zeichnungen) diese Entscheidung ergangen ist.

7. Die Beschwerdegegnerin behauptet, dass es sich bei den Ansprüchen des in der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2011 eingereichten Hauptantrags um sämtliche Ansprüche des Streitpatents wie erteilt gehandelt habe. Aus der angefochtenen Entscheidung und aus der Niederschrift sowie aus den im Verfahren eingereichten Schriftsätzen der Beteiligten geht jedoch nicht eindeutig hervor, über welchen Antrag die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung entschieden hat, da es mehrere Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten in den Aktenunterlagen gibt.

8. In der angefochtenen Entscheidung ist unter Punkt "I.3 Anträge" in den Entscheidungsgründen angegeben, welche Anträge die Patentinhaberin im Laufe des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung gestellt bzw. eingereicht hat (Punkt XI a) oben).

Es ist zunächst festzustellen, dass die Patentinhaberin nicht, wie in der angefochtenen Entscheidung angegeben, mit Schreiben vom 28. Oktober 2010, sondern mit Schreiben vom 22. Dezember 2010 zu dem Einspruch Stellung genommen und beantragt hat, den Einspruch zurückzuweisen und das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten.

Danach hat die Patentinhaberin, wie dem Punkt "I.3 Anträge" zu entnehmen ist, am 8. Dezember 2011 einen "neuen Hauptantrag und vier Hilfsanträge" eingereicht, sowie zu Beginn der mündlichen Verhandlung am 12. Dezember 2011 einen "anderen" Hauptantrag sowie neun Hilfsanträge.

Der Textpassage unter Punkt "I.3 Anträge" ist jedoch nicht zu entnehmen, wie viele Ansprüche der "neue" Hauptantrag und die vier Hilfsanträge hatten, die am 8. Dezember 2011 eingereicht wurden. Das gleiche gilt für die zu Beginn der mündlichen Verhandlung eingereichten neun Hilfsanträge. Nur zum "anderen" Hauptantrag, der auch zu Beginn der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurde, ist angegeben "Hauptantrag (entsprechend dem Anspruch 1 des erteilten Patents, wie ursprünglich beantragt)". Aus dieser Angabe geht nach Ansicht der Kammer eindeutig nur hervor, dass der "andere" Hauptantrag einen Anspruch 1 hat, der "entsprechend" dem Anspruch 1 des erteilten Patents ist. Diese Angabe lässt jedoch weder den Schluss zu, dass der Anspruch 1 des "anderen" Hauptantrags identisch mit dem erteilten Anspruch 1 ist (d.h. es könnte ein sich vom erteilten Anspruch 1 unterscheidender Wortlaut gewählt worden sein), noch dass dieser Hauptantrag noch weitere Ansprüche oder gar sämtliche erteilten Ansprüche aufweist. Es kann aus dieser Angabe somit nicht gefolgert werden, dass mit diesem "anderen" Hauptantrag wieder, wie schon vor Einreichung des "neuen" und des "anderen" Hauptantrags, beantragt wurde, das Patent wie erteilt aufrechtzuerhalten, d.h. den Einspruch zurückzuweisen.

In Abschnitt "III. Wortlaut des erteilten Hauptanspruches" der Entscheidungsgründe (Punkt XI b) oben) wird der Wortlaut des Anspruchs 1 des erteilten Patents zitiert und unter dem Abschnitt "IV. Mündliche Verhandlung" (Punkt XI c) oben) wird die Auffassung der Einsprechenden, dass der "Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents" durch die Dokumente E1 und E7 nahegelegt sei, zusammengefasst und die Gründe angegeben, warum die Einspruchsabteilung diese Auffassung nicht teilt, sondern wie die Patentinhaberin "den Gegenstand des Streitpatents" für erfinderisch hält.

In diesen Abschnitten III. und IV werden der "erteilte Hauptanspruch", der "Anspruch 1 des erteilten Patents", der "Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents" und der "Gegenstand des Streitpatents" genannt. Der "andere" Hauptantrag wird überhaupt nicht erwähnt oder mit dem Streitpatent in Bezug gesetzt. Nach Ansicht der Kammer geht daher aus diesen Abschnitten nicht eindeutig hervor, dass es darin um den "anderen" Hauptantrag bzw. dessen Anspruch 1 geht.

In den Entscheidungsgründen ist darüber hinaus kein Anhaltspunkt zu finden, ob der "andere" Hauptantrag" außer dem Anspruch 1 noch weitere Ansprüche hat.

9. Da aus den oben zitierten Textstellen der Entscheidungsgründe sich nicht erkennen lässt, welche Ansprüche der "andere" Hauptantrag aufwies und damit die Antragslage nicht eindeutig zu entnehmen ist, ist die Niederschrift heranzuziehen, zumal der "andere" Hauptantrag in der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereicht wurde. Auf Seite 1 der Niederschrift (siehe VI a) oben) ist zu den Anträgen angegeben, dass die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung den am 8. Dezember 2011 eingereichten Hauptantrag zurückzog und "einen neuen Hauptantrag" stellte, "wobei der Anspruch 1 unverändert wie erteilt formuliert ist." Daraus folgert die Kammer zum einen, dass der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag in der Niederschrift als "neuer" Hauptantrag bezeichnet wird und in den Entscheidungsgründen als "anderer" Hauptantrag. Zum anderen, dass der Anspruch 1 dieses Hauptantrages mit dem erteilten Anspruch 1 identisch ist. Obgleich der Niederschrift keine Kopien der in der mündlichen Verhandlung eingereichten Anträge beigefügt sind, wurde dies durch die von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. Mai 2014 eingereichten Kopie eines einzigen Anspruchs gemäß Hauptantrag, den die Beschwerdegegnerin unbestritten in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vorgelegt hat, bestätigt. Aus dieser Kopie geht klar hervor, dass dieser Hauptantrag nur diesen einzigen Anspruch 1 und keine weiteren Ansprüche hatte.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet nicht, dass sie diesen Hauptantrag mit nur einem einzigen Anspruch gemäß Kopie in der erstinstanzlichen mündlichen Verhandlung vorgelegt hat. Sie ist jedoch der Ansicht, dass in Zusammenhang mit diesem Hauptantrag auch der Satz "Ferner beantragt die Patentinhaberin, den Einspruch aufgrund Artikel 102 (2) EPÜ zurückzuweisen und das erteilte Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten." auf Seite 1 der Niederschrift (siehe VI a) oben) gelesen werden müsse. "Ferner" bedeute in diesem Satz "außerdem" bzw. "zusätzlich". Der Antrag in diesem Satz könne deshalb nur so verstanden werden, dass der Hauptantrag, auch wenn er in der mündlichen Verhandlung mit nur einem Anspruch eingereicht worden sei, den bestehenden Anspruch 1 des Streitpatents sowie als abhängige Ansprüche die bestehenden abhängigen Ansprüche des Streitpatents umfasse. Diese Auslegung werde auch in dem zweiten Teil des Satzes "...und das erteilte Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten" bestätigt.

Die Kammer kann der Beschwerdegegnerin insoweit folgen, dass man den betreffenden Abschnitt der Niederschrift so wie sie interpretieren könnte (wobei die Kammer davon ausgeht, dass als Rechtsgrundlage für die Zurückweisung des Einspruchs nicht der genannte "Artikel 102 (2) EPÜ", sondern der zum Zeitpunkt der Entscheidung anzuwendende Artikel 101 (2) EPÜ heranzuziehen wäre). Die Kammer kann jedoch der Beschwerdegegnerin nicht zustimmen, dass ihre Auslegung die einzig mögliche ist. Wie im Folgenden dargelegt, ist durchaus auch eine andere mögliche Interpretation des betreffenden Abschnitts in der Niederschrift gerechtfertigt.

Unmittelbar auf den Satz "... und stellt einen neuen Hauptantrag, wobei der Anspruch 1 unverändert wie erteilt formuliert ist." folgt der Satz "Des Weiteren werden die Hilfsanträge 1 bis 9 eingereicht.". Erst danach schließt sich der besagte Satz an, der mit "Ferner beantragt ..." beginnt. Der Antrag in diesem "Ferner" - Satz ist deshalb nicht zweifellos dem Hauptantrag zuzuordnen. Hinzu kommt, dass in der Niederschrift nach den Anträgen der Pateninhaberin steht: "Die Einspruchsabteilung entspricht dem Antrag den neuen Hauptantrag zuzulassen [,] da dieser auf die ursprüngliche Version des Anspruchs 1 zurückgreift." Die Kammer sieht in diesem Satz durch den Bezug "auf die ursprüngliche Version des Anspruchs 1" bestätigt, dass der "neue" Hauptantrag den erteilten Anspruch 1 als Anspruch 1 hatte. Allerdings ist auch aus diesem Satz nicht zweifellos und eindeutig zu entnehmen, dass der neue Hauptantrag, wie von der Beschwerdegegnerin dargelegt, sämtliche Ansprüche des erteilten Streitpatents umfasste. Es stellt sich vielmehr die Frage, wenn der Hauptantrag den kompletten Anspruchssatz des erteilten Patents umfasst hätte, hätte dann in diesem Satz nicht die ursprüngliche Version des gesamten Streitpatents genannt werden müssen? Auch die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage ist durchaus berechtigt: warum reichte die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung einen neuen Hauptantrag mit nur einem einzigen Anspruch ein, wenn es ihr beim Hauptantrag angeblich um das Streitpatent wie erteilt gegangen ist? Wenn die Patentinhaberin wieder auf ihr erteiltes Patent in vollem Umfang zurückgreifen wollte, dann hätte es doch genügt, wieder ihren früheren Antrag zu stellen, d.h. den Antrag auf Zurückweisung des Einspruchs. Oder sie hätte eine Kopie der 13 Ansprüche der Patentschrift einreichen können.

Einen weiteren Anhaltspunkt für die (auch mögliche) Auslegung, dass der neue Hauptantrag nur einen Anspruch umfasste, sieht die Kammer darin, dass in der mündlichen Verhandlung nur diskutiert wurde, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 des neuen Hauptantrags im Hinblick auf die Dokumente E1 bis E7 erfinderisch ist (siehe Seiten 1 und 2 der Niederschrift). In der Niederschrift ist zu weiteren abhängigen Ansprüchen nichts erwähnt.

Die Kammer hält es deshalb auch für gerechtfertigt, dass der Satz "Ferner beantragt die Patentinhaberin, den Einspruch aufgrund Artikel 102 (2) EPÜ zurückzuweisen und das erteilte Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten." als ein weiterer Antrag ausgelegt werden könnte. Mit diesem weiteren Antrag, wie auch mit den in der mündlichen Verhandlung eingereichten neun Hilfsanträgen, hätte sich die Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung nicht mehr befassen müssen, da sie, wie der Seite 3 der Niederschrift zu entnehmen ist, in der Beratung zu dem Ergebnis kam, dass das europäische Patent gemäß des Hauptantrags aufrechtzuerhalten sei (siehe VI d) oben).

Wie oben dargelegt, sind zwei unterschiedliche, sich erheblich voneinander unterscheidende Interpretationsmöglichkeiten des besagten "Ferner" -Satzes und des betreffenden Abschnitts der Niederschrift möglich und jede der beiden Interpretationen ist durchaus vertretbar. Deshalb kann nach Ansicht der Kammer keine dieser beiden Interpretationsmöglichkeiten als die zweifellos richtige oder wahrscheinliche Interpretation angesehen werden.

10. Aus den oben genannten Gründen ist aus den erörterten Textstellen in den Entscheidungsgründen und der Niederschrift eindeutig nur zu entnehmen, dass der in der mündlichen Verhandlung eingereichte Hauptantrag einen Anspruch 1 hat, der identisch mit dem Anspruch 1 des erteilten Streitpatents ist. Jedoch kann anhand dieser Textstellen nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob dieser Hauptantrag weitere Ansprüche hatte oder nicht. Insbesondere ist nicht eindeutig festzustellen, ob der verbeschiedene Hauptantrag sämtliche Unteransprüche des erteilten Patents hatte.

11. Auch unter Heranziehung der Entscheidungsformeln ergibt sich für die Kammer kein eindeutiges Bild, welcher Antrag von der Einspruchsabteilung verbeschieden wurde. Vor allem sind die Entscheidungsformeln im vorliegenden Fall widersprüchlich, selbst wenn man den Ablauf der mündlichen Verhandlung und die Entscheidungsbegründung mitberücksichtigt.

12. In der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende nach der Beratung der Einspruchsabteilung folgenden Beschluss: "Das Europäische Patent wird in vollem Umfang, gemäß des Hauptantrages, aufrecht erhalten [,] da es den Erfordernissen des EPÜ genügt." (Seite 3 der Niederschrift, siehe VI d) oben)). Diese Entscheidungsformel entspricht in ihrer Begründung ("da es den Erfordernissen des EPÜ genügt") dem Wortlaut des Artikels 101 (3) a) EPÜ, der die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung regelt. Wie oben dargelegt, ist nicht eindeutig anhand der Entscheidungsgründe und der Niederschrift festzustellen, welche Ansprüche der Hauptantrag, der in der ersten Instanz verbeschieden wurde, aufwies. Deshalb ist es nicht auszuschließen, dass mit dieser Entscheidungsformel tatsächlich das Streitpatent in geänderter Fassung mit nur einem Anspruch 1, der mit dem erteilten Anspruch 1 identisch ist, aufrechterhalten wurde.

13. Blatt 2/1 des vom Protokollführer und vom Vorsitzenden unterschriebenen und der Niederschrift beigefügten Formblatts "EPA Form 2309.2 12.07.TRI" enthält hingegen die Entscheidung: "Der Einspruch wird zurückgewiesen." Der Wortlaut dieser Entscheidungsformel entspricht der Rechtsfolge nach Artikel 101 (2) Satz 2 EPÜ, der die Zurückweisung des Einspruchs vorsieht, wenn kein Einspruchsgrund der Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegensteht. Die Entscheidung, den Einspruch nach Artikel 101 (2) EPÜ zurückzuweisen, ist ebenso enthalten in dem von allen drei Mitgliedern der Einspruchsabteilung unterschriebenen Formblatt "EPA Form 2339 (Blatt 1) 12.07TRI" (siehe VIII oben), dem Deckblatt der Entscheidung (siehe X oben), Formblatt "EPA Form 2330 12.07.TRI") und im Abschnitt "V. Entscheidung" der Entscheidungsgründe (siehe XI e) oben). Danach könnte man davon ausgehen, dass das Patent wie erteilt, d.h. in unveränderter Fassung, aufrechterhalten wurde. Dies ist jedoch fraglich, da wie oben dargelegt, die der Entscheidung zugrunde gelegene Antragslage nicht eindeutig ist.

14. Die Beschwerdegegnerin vertrat die Auffassung, dass aus den Entscheidungsformeln in der Niederschrift und in der angefochtenen Entscheidung (einschließlich der jeweiligen Formblätter) klar hervorgehe, dass es bei dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrag um das gesamte Streitpatent gehe, da nur auf die Entscheidungsformeln abzustellen sei. Selbst wenn es für die Frage der Antragslage nur auf die Entscheidungsformeln ankäme, dann lassen aus den oben dargestellten Gründen auch die einzelnen Entscheidungsformeln in Zusammenschau den Rückschluss auf eine eindeutige Antragslage nicht zu.

15. Die Beschwerdegegnerin sah auch in der Beschwerdebegründung eine Bestätigung dafür, dass nur das erteilte Streitpatent Gegenstand des Hauptantrags war, da die Beschwerdeführerin die Antragslage nicht in Frage stellte und sich mit sämtlichen Ansprüchen des Streitpatents auseinandersetzte. Die Kammer kann auch daraus nicht den Schluss auf eine eindeutige Antragslage ziehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die beschwerdeführende Einsprechende sich nur mit dem Anspruch 1 des Hauptantrags in ihrer Beschwerdebegründung auseinander gesetzt hätte, wenn der Hauptantrag nur den einen Anspruch und keine abhängigen Ansprüche gehabt hätte. Ebenso wenig ist der Schluss zu ziehen, dass die Ansprüche des Hauptantrags identisch mit denjenigen des erteilten Patents sein mussten, da die Beschwerdeführerin zu sämtlichen Ansprüchen des Streitpatents Stellung genommen hat.

16. Aus den oben genannten Gründen ist die Kammer zu der Auffassung gelangt, dass aus der angefochtenen Entscheidung und aus der Niederschrift sowie aus den im Verfahren eingereichten Schriftsätzen der Beteiligten nicht eindeutig hervor geht, aus welchen Ansprüchen der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Hauptantrag bestand. Damit ist nicht eindeutig, über welchen Antrag die Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung entschieden hat. Somit ist es der Kammer nicht möglich, die angegriffene Entscheidung zu überprüfen, und allein deshalb weist das erstinstanzliche Verfahren einen wesentlichen Mangel im Sinne von Artikel 11 VOBK auf, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung rechtfertigt.

(...)

This decision has European Case Law Identifier:  ECLI:EP:BA:2014:T040512.20140605. The whole decision can be found here. The file wrapper can be found here. Photo by Kiran Foster obtained via Flickr (cropped from original).

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