Friday, 14 August 2015

T 217/10 Unsubstantiated auxiliary requests




The Board refuses to examine auxiliary requests I-V. The Board extensively discusses the Rules of procedure of the Boards of appeal and the interpretation thereof. Although the auxiliary requests were filed in time, they were not substantiated such that the Board could not see how prima facie these requests could overcome the objections against the main request. If auxiliary requests are submitted, it usually requires a justification to what extent the objections against the main request are overcome. If the auxiliary requests are not substantiated at filing but at a very late stage, a justification for the late submission is required.



Sachverhalt und Anträge
I. Mit der am 26. November 2009 zur Post gegebenen Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das auf der Basis der Entscheidung T 406/04 erteilte Patent Nr. 1348393 aufrechterhalten.

II. Die Beschwerdeführerin (Einsprechende) legte hiergegen am 1. Februar 2010 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Die Beschwerdebegründung wurde am 2. April 2010 eingereicht.

III. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung vom 21. Mai 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) die Beschwerde zurückzuweisen oder hilfsweise das Patent auf der Basis eines der am 6. Oktober 2009 eingereichten Hilfsanträge I bis V aufrechtzuerhalten. Unter der Überschrift "Neuheit und erfinderische Tätigkeit" wurde lediglich Folgendes ausgeführt: "Patenanspruch 1 ist neu und basiert auf einer erfinderischen Tätigkeit, wie seitens des Einspruchsabteilung zutreffend in der Entscheidung unter II.6. und II.7. ausgeführt wurde. Ergänzend wird auf die diesseitigen Ausführungen vom 06. Oktober 2009, Seiten 4 bis 7 verwiesen." Bezüglich der (lediglich erwähnten) Hilfsanträge I bis V enthält die Beschwerdeerwiderung keine weiteren Angaben.

IV. Mit Bescheid vom 15. Oktober 2014 teilte die Kammer den Parteien ihre vorläufige Meinung mit.

V. Am 25. März 2015 fand eine mündliche Verhandlung statt, in der die Parteien die folgenden abschliessenden Anträge stellten:

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zu zurückzuweisen (Hauptantrag) oder hilfsweise das Patent in geändertem Umfang auf der Basis eines der am 6. Oktober 2009 eingereichten Hilfsanträge I bis V oder des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags VI aufrechtzuerhalten.

VI. Der unabhängige Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet wie folgt: [...]

VII. Von den zitierten Dokumenten sind die folgenden für diese Entscheidung von Bedeutung: [...]

VIII. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente sind im Wesentlichen diejenigen, auf die sich die nachfolgenden Entscheidungsgründe stützen. Es wurden ausserdem hier nicht näher zu spezifizierende Einwände unter Artikel 123(2) und 83 EPÜ vorgebracht.

IX. Die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: [...]

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Neuheit - Hauptantrag

[...]

2.3 Dokument D20

2.3.1 Zulässsigkeit

D20 wurde mit der Beschwerdebegründung in Verbindung mit einem Neuheitseinwand gegen Anspruch 1 genannt. Obwohl dieses Dokument somit nach Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist gemäss Artikel 99(1) EPÜ eingereicht wurde, kann seine Einreichung als Reaktion auf die angegriffene Entscheidung angesehen werden, in der die Neuheit gegenüber den im Einspruchsverfahren befindlichen Dokumenten bejaht wurde. Wie im Folgenden unter Punkt 3.5 näher dargelegt, ist dieses Dokument auch prima facie relevant, da es die Verwendung von DRR eines generischen Modells offenbart. Es wäre somit nicht angemessen, wenn die Kammer in Ausübung ihres Ermessens gemäss Artikel 114(2) EPÜ dieses Dokument nicht berücksichtigen würde. Es wird daher in das Verfahren zugelassen. [...]

2.4 Da somit keines der entgegengehaltenen Dokumente alle Merkmale des Gegenstandes von Anspruch 1 des Hauptantrags offenbart, ist dieser neu im Sinne von Artikel 54 EPÜ.

3. Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag

[...]

3.7 Der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags wird somit ausgehend von D3 in Anbetracht der Lehre von D20 nahegelegt und beruht daher nicht auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 56 EPÜ. Dieser Einwand unter Artikel 100(a) EPÜ steht folglich der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Form entgegen. Es ist deshalb nicht erforderlich zu untersuchen, ob dies auch auf der Basis von D3 allein unter Hinzuziehung des allgemeinen Fachwissens oder ausgehend von D9 in Kombination mit D20 der Fall ist, wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht.

4. Übrige Einwände - Hauptantrag

Da der Gegenstand von Anspruch 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht, erübrigt sich eine Diskussion der von der Beschwerdeführerin hiergegen erhobenen Einwände unter Artikel 100(b) i.V.m. Artikel 83 und unter Artikel 100(c) i.V.m. Artikel 123(2) EPÜ.

5. Hilfsanträge I bis V

Gemäss Artikel 12(2) VOBK müssen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag der Beteiligten enthalten. Es ist insbesondere anzugeben, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung abzuändern oder zu bestätigen.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung hat die Beschwerdegegnerin beantragt "[h]ilfsweise das Patent basierend auf einem der Hilfsanträge I bis V (eingereicht am 06. Oktober 2009) aufrechtzuerhalten". Der in der Beschwerdeerwiderung weiterhin enthaltene Sachvortrag bezieht sich allerdings lediglich auf die unveränderte Aufrechterhaltung des Patents bzw. die Zurückweisung der Beschwerde (mit einem ergänzenden Verweis auf einen Teil des Schreibens vom 6. Oktober 2009) - zu den (in der Beschwerdeerwiderung lediglich erwähnten, aber nicht als Anlage beigefügten) Hilfsanträgen enthält die Beschwerdebegründung keinerlei Stellungnahme. Das Einreichungsdatum der erwähnten Hilfsanträge liegt nach der Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung.

Während die vorliegende Beschwerdeerwiderung somit Gründe enthält, weshalb die angefochtene Entscheidung zu bestätigen, die Beschwerde also zurückzuweisen ist, ist dies in Bezug auf eine Abänderung dieser Entscheidung - die Aufrechterhaltung auf der Basis der erwähnten Hilfsanträge - nicht der Fall.

5.1 Zur Beurteilung der hier vorliegenden Situation hält es die Kammer für angebracht, die Hintergründe des Zustandekommens der zitierten Bestimmung in der VOBK zu betrachten.

Gemäss Beschuss des Präsidiums vom 28. Oktober 2002 und Genehmigung des Verwaltungsrates am 12. Dezember 2002 (ABl. EPA 2003, 61) wurden damals die Artikel 10a (Grundlage des Verfahrens) und 10b (Änderung des Vorbringens eines Beteiligten) in die VOBK eingefügt. Diese Artikel wurden (mit für den im Folgenden zu diskutierenden Sachverhalt unbedeutenden Änderungen) mit Beschuss des Präsidiums vom 12. September 2007 und Genehmigung des Verwaltungsrates vom 25. Oktober 2007 in Artikel 12 und 13 VOBK umnummeriert. Die Einführung dieser Artikel in die VOBK zielte gemäss Dokument CA/33/02 darauf ab, ein effizienteres und faireres Verfahren vor den Kammern zu gewährleisten: "Die Vorschriften in den Artikeln 10a und 10b dienen generell dazu, "Pingpong"-Vorbringen und "Salami"-Taktik im schriftlichen Verfahren zu vermeiden, und sollen dafür sorgen, dass die Kammer (und insbesondere der Berichterstatter) mit einer Beschwerdeakte arbeiten kann, die nur einen vollständigen Sachvortrag jedes Beteiligten enthält." (Seite 2, Punkt B.2).

Zu Artikel 10a VOBK (jetzt Artikel 12) wird in Dokument CA/133/02 auf Seite 12 weiterhin ausgeführt:

"Nach diesem Artikel werden dem Beschwerdeverfahren die Beschwerde und die Beschwerdebegründung - im mehrseitigen Verfahren zusätzlich die Erwiderungen der anderen Beteiligten - und alle Mitteilungen der Kammer sowie alle vorschriftsmäßig eingereichten Antworten hierauf zugrunde gelegt. Diese Bestimmung sieht in Verbindung mit Artikel 10b(1) auch eine Zäsur vor, nach der jedes weitere Vorbringen ipso facto verspätet ist; [...]. Damit wird der Zeitpunkt, zu dem der Sachvortrag eines Beteiligten als vollständig gilt (so dass die Kammer eine Sache in ihrer Gesamtheit prüfen und vorbehaltlich einer mündlichen Verhandlung eine Entscheidung treffen kann), durch die Bestimmungen objektiv festgelegt und ist nicht mehr von der Verfahrensstrategie der Beteiligten abhängig."

Zu Artikel 10b VOBK (jetzt Artikel 13) wird in Dokument CA/133/02 auf Seite 16 weiterhin ausgeführt:

"Artikel 10b stellt die Zulässigkeit von nachträglichen Änderungen am Vorbringen eines Beteiligten (unabhängig davon, ob es um Tatsachen, Beweismittel oder Anträge geht) nach der durch die Artikel 10a(1) und 10b(1) festgelegten Zäsur in das Ermessen der Kammer (wie es bereits jetzt der Fall ist), ermächtigt die Kammer aber ausdrücklich dazu, solche Änderungen aufgrund der Komplexität des neuen Vorbringens, des Verfahrensstands und der gebotenen Verfahrensökonomie zurückzuweisen. [...] Der Schwerpunkt liegt auf der rechtzeitigen Einreichung; die verspätete Einreichung wird zwar nicht durch strikte Fristen vollkommen ausgeschlossen, durch die gegen Abschluss des Verfahrens schwindende Aussicht auf Zulassung jedoch eingedämmt."

5.2 Der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern ist in ihrer Gesamtheit somit zu entnehmen, dass das Beschwerdeverfahren primär ein schriftliches ist, wobei Artikel 12(2) VOBK festlegt, dass das vollständige Vorbringen der Beteiligten bereits zu Beginn des Verfahrens zu erfolgen hat und Artikel 13 VOBK die Zulassung von Änderungen des Vorbringens in das Ermessen der Kammer stellt. Wie aus den zitierten Passagen des Dokuments CA/133/02 hervorgeht, ist der Zweck dieser Bestimmungen ein faires Verfahren für alle Beteiligten sicherzustellen und es der Kammer zu ermöglichen, ihre Arbeit auf der Basis eines vollständigen Vorbringens beider Seiten zu beginnen. Im zweiseitigen Verfahren sollen sowohl die Rechte als auch die Pflichten zwischen den Parteien gleich verteilt sein, sodass die Kammer ihre unabhängige richterliche Funktion wahrnehmen kann (siehe auch T 1732/10, 1.4 der Entscheidungsgründe). Es wird also erwartet, dass nicht nur die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde substantiiert begründet, sondern dass gleichermassen auch die Beschwerdegegnerin zu einem frühen Verfahrensstadium darlegt, weshalb die in der Beschwerdebegründung vorgebrachten Einwände nach ihrer Ansicht nicht greifen. Wenn Hilfsanträge vorgelegt werden, erfordert dies in der Regel auch eine Begründung inwiefern diese Einwände hierdurch ausgeräumt werden (zumindest wenn dies anhand der hierin eingefügten Änderungen nicht offensichtlich ist).

5.3 Im vorliegenden Fall sind die in die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Hilfsanträge aufgenommenen Merkmale den abhängigen Ansprüchen und teilweise auch der Beschreibung entnommen. In der Beschwerdebegründung wird unter anderem die Neuheit nicht nur des unabhängigen, sondern auch aller abhängiger Ansprüche in detailliert begründeter und umfangreicher Weise angegriffen, nämlich gegenüber den Dokumenten D1 bis D9 und D11 sowie den mit der Beschwerdebegründung neu eingeführten Dokumenten D19 und D20. Es ist für die Kammer in keinerlei Weise direkt ersichtlich, wie die Hilfsanträge all diese Einwände ausräumen können. Dies wäre selbst dann nicht der Fall, wenn man die hierzu im Einspruchsverfahren am 6. Oktober 2009 vorgebrachten Kommentare berücksichtigen würde, da dort nicht ein einziges der entgegengehaltenen Dokumente überhaupt nur erwähnt ist.

Es stellt sich daher die Frage, ob derartige nicht substantiierte Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren überhaupt zu berücksichtigen sind. Artikel 12 VOBK gibt implizit eine Antwort auf diese Frage. Wie bereits oben erwähnt, bestimmt Artikel 12(2) VOBK, dass die Beschwerdebegründung und die Erwiderung den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten enthalten müssen, dass sie deutlich und knapp angeben müssen, aus welchen Gründen beantragt wird, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, abzuändern oder zu bestätigen, und dass sie ausdrücklich und spezifisch alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel anführen sollen. Nach Artikel 12(4) VOBK wird das gesamte Vorbringen der Beteiligten nach Absatz 1 von der Kammer berücksichtigt, wenn und soweit es sich auf die Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt. Anders ausgedrückt: nur wenn das Vorbringen eines Beteiligten die Erfordernisse nach Absatz 2 erfüllt, zwingt Artikel 12(4) VOBK die Kammer dieses Vorbringen zu berücksichtigen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Vorbringen, dass die Erfordernisse des Absatzes 2 nicht erfüllt, auch nicht zwingend zu berücksichtigen ist. Dies ist im Einklang mit dem in dem Dokument CA/133/02 beschriebenen Zweck der Bestimmungen in der VOBK. Sonst müsste die Kammer selbst herausfinden, aus welchen Gründen das unvollständige Vorbringen dem erwünschten Zweck dienen könnte, bzw. darauf warten, dass der betreffende Beteiligte sein Vorbringen vervollständigt. Dies aber sollte gerade mit den geänderten Bestimmungen in der VOBK vermieden werden.

5.4 In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern hat dies darin Niederschlag gefunden, dass ohne jegliche Begründung eingereichte Anträge gemäss Artikel 12(4) VOBK nicht berücksichtigt wurden, da die Erfordernisse nach Absatz 12(2) VOBK nicht erfüllt waren (T 509/07, Punkt 2 der Entscheidungsgründe; siehe auch T 382/96, Punkt 5.5). Die Kammer schliesst sich dieser Rechtsprechung an, da im vorliegenden Fall die Beschwerdegegnerin eine Begründung bezüglich der Hilfsanträge im Beschwerdeverfahren überhaupt nicht vorgebracht hat. Eine Begründung zu diesen Anträgen wurde auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt im Beschwerdeverfahren nachgereicht. Es ist daher hier nicht erforderlich zu prüfen, ob diese Hilfsanträge noch - als somit verspätet eingereicht geltend - in Ausübung des Ermessens nach Artikel 13(1) VOBK zu berücksichtigen wären oder nicht (T 1732/10, Punkt 1.5; T 162/12, Punkt 2.2; T 1836/12, Punkt 1).

6. Hilfsantrag VI [...]



Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen

This decision has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2015:T021710.20150325 and can be found here. The file wrapper can be found here. Photo "Time for action is now" (link) by BK based on an original of Cesar I. Martins obtained via Flickr under CC BY 2.0 license.

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