Friday, 25 March 2016

T 2054/11 - Witness not a gap-filler


In this opposition appeal, the appellant alleges that the Opposition Division committed a substantial procedural violation in that it failed to hear a witness.

The case concerns an alleged public prior use. During opposition proceedings, the opponent (now appellant) attempted to substantiate the public prior use (i.e., the "what, when, how...") by submitting, amongst others, an affidavit of a witness (mr. Steinparzer).

However, the Board concludes that the opponent had at no point in the procedure explicitly named mr. Steinparzer as a witness to be heard, nor requested him to be heard, nor indicated why mr. Steinparzer was to be heard. As such, the Board concludes that the Opposition Division did not commit a substantial procedural violation by refraining from hearing the witness.

The Board further concludes that hearing the witness would also not helped the opponent's case, since the opponent apparently relied on the witness to fill 'gaps' in the substantiation of the public prior use since it was found to be incomplete. However, the Board confirms that witnesses can only be used to 'harden' the substantiation, but not to fill gaps therein.

Entscheidungsgründe
1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Einvernahme von verspätet angebotenen Zeugen

Es herrscht Übereinstimmung unter den Parteien, dass die angeblich offenkundigen Vorbenutzungen während des BMW-Techniktags in München und Steyr, erstens durch Diavorführung des Dokuments D5 und zweitens durch Präsentation eines zerlegten Motors aus Dokument D5, mit Schriftsatz der Einsprechenden Beschwerdeführerin vom 23. März 2010 geltend gemacht wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt war der Einspruch der Beschwerdeführerin, was die Veröffentlichung am BMW Techniktag betrifft, nur auf den schriftlichen Stand der Technik D5 gestützt.

2.2 Die Kammer verweist auf die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern(vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 7. Auflage 2013 (ReBK), III.G.4.3.2), wonach das Europäische Patentamt an die Behauptung einer Vorbenutzung sehr strenge Anforderungen stellt. Es gilt der hohe Beweismaßstab des (fast) zweifelsfreien Nachweises. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Umstand, dass praktisch alle Beweismittel dem Wissen des Einsprechenden unterliegen, wohingegen die Patentinhaberin lediglich die Beweisführung angreifen kann, indem sie auf darin enthaltene Widersprüche oder Lücken hinweist.

2.3 Demzufolge sind zur Substantiierung, also vollständigen Begründung einer Vorbenutzung, mit Einlegung des Einspruchs zuallererst jene Tatsachen und Beweismittel vorzulegen, anhand derer die Einspruchsabteilung (und die Inhaberin des Streitpatents) ohne eigene Ermittlung folgende Feststellungen treffen kann:

a) "was" wurde vorbenutzt: die Einsprechende hat anzugeben, welche erkennbaren Merkmale und Eigenschaften dem behaupteten Stand der Technik ihrer Meinung nach objektiv entnommen werden konnten. Hierbei hat die Aufzählung der Merkmale in derart abstrahierter Form zu erfolgen, dass eine etwaige Wesensgleichheit oder -ähnlichkeit des benutzten Gegenstandes mit dem Gegenstand des Streitpatents festgestellt werden kann.

b) "wann" wurde vorbenutzt: anzugeben ist das Datum der Benutzung, also ob vor dem Anmeldetag des Patents eine Benutzung erfolgt ist.

Dieses Substantiierungserfordernis einer Vorbenutzung ist im vorliegenden Fall unbestritten erfüllt und gilt für die Parteien zudem als bewiesen: der BMW Techniktag in München und Steyr fand vom 22. bis 24 Juni 2004 statt.

c) "wie" wurde vorbenutzt: anzugeben sind alle Umstände der Benutzung, durch die diese der Öffentlichkeit (insbesondere "wem") zugänglich wurde, z.B. Ort und Art der Benutzung.

2.4 Ferner spielt bei der Komplexität von Vorbenutzungen eine Rolle, ob ein früheres Vorbringen von Beweismitteln zur Stützung behaupteter Tatsachen für die Einsprechende möglich war und ob dies von ihr erwartet werden konnte, etwa das Angebot der Einvernahme eines Zeugen.

2.5 Zur Stützung der Umstände der öffentlichen Zugänglichmachung von D5 reichte die Einsprechende Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall am 26. März 2010, das heißt fast ein Jahr nach Einspruchseinlegung und somit verspätet die Video-CD gemäß D10 und eine Teilnehmerliste der BMW Techniktage D11 ein. Darüber hinaus legte die Einsprechende Beschwerdeführerin sehr spät, nämlich erst zur mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am 17. Mai 2011, eine eidesstattliche Versicherung D13 des Zeugen Fritz Steinparzer vor.

2.6 Die Benennung des Zeugen Steinparzer seitens der Einsprechenden Beschwerdeführerin bzw. ein Antrag auf Anhörung des Zeugen erfolgte aber zu keinem Zeitpunkt des Einspruchsverfahrens. So heißt es im verspäteten Schriftsatz der Einsprechenden Beschwerdeführerin vom 23. März 2010 auf Seite 9 oben "Gerne sind wir auch bereit...als Zeuge zu benennen". Darin vermag die Kammer keine unbedingte Zeugenbenennung zu sehen.

Zudem trägt die Einsprechende Beschwerdeführerin nicht vor, wozu der Zeuge gehört werden soll. Allein die Tatsache, dass der Zeuge Steinparzer zur Zeit der Techniktage Motoren 2004 Leiter der Entwicklung Dieselmotoren bei BMW, Steyr war, ist hierfür nicht ausreichend. Auf dieser Grundlage hätte die Einspruchsabteilung also eine Ladung nicht vornehmen können.

2.7 Die Kammer ist daher der Auffassung, dass in der Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Zeugen Steinparzer nicht als Zeugen zu hören, kein Verfahrensfehler gesehen werden kann.

2.8 Im schriftlichen Einspruchsverfahren erfolgte insbesondere zu dem erfindungswesentlichen Merkmal des Anspruchs 1, nämlich der Anordnung des behaupteten Abgasrückführungssystems aus D5 in Bezug auf eine Gesamtabgasleitung, kein substantiierter Vortrag, also zu der Frage "was" eigentlich anhand des Diavortrags D10 (Video), oder anhand des zerlegten BMW Motors im Detail "wie" präsentiert wurde, dass ausgerechnet dieses Merkmal, welches aus D5 nicht unmittelbar hervorgeht, für die Öffentlichkeit beim BMW Techniktag tatsächlich zugänglich war.

2.9 Dieser Mangel hätte im Übrigen in der Verhandlung vor der Einspruchsabteilung selbst durch Beweisbeschluss am Tag der Verhandlung und Zeugeneinvernahme des Zeugen Steinparzer (falls er denn noch als Zeuge am Tag der Verhandlung angeboten worden wäre) nicht behoben werden können. Im Gegensatz zur Auffassung der Einsprechenden Beschwerdeführerin konnten nämlich durch die Einvernahme des Zeugen Steinparzer fehlende Tatsachen nicht im Nachhinein ergänzt werden. Dies gilt insbesondere für solche Umstände, aus denen nun Details der Abgasrückführung mit ganz bestimmten Merkmalen bei der Präsentation der Dias oder des zerlegten Motors für die Öffentlichkeit zugängig gemacht worden waren. Denn hierzu liegen seitens der Einsprechenden Beschwerdeführerin auch in der erst zur Verhandlung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung D13 keine Angaben vor.

Zeugen können Tatsachenbehauptungen lediglich durch ihre Aussage erhärten, also unter Einvernahme bejahen, aber nicht anstelle der Einsprechenden Beschwerdeführerin vortragen, um dadurch Lücken in der Substantiierung der angeblichen Vorbenutzung zu füllen (vgl. ReBk III.G.2.2).

Darüber hinaus erfolgte im schriftlichen Beschwerdeverfahren zur behaupteten Vorbenutzung der Abgasrückführung erneut kein substantiierter Vortrag: auf den Seiten 2 und 3 der verspäteten Eingabe vom 27. Mai 2014 wird lediglich Anspruch 1 erwähnt und behauptet, dass Herr Steinparzer bezeugen könne, dass der ausgestellte Motor Anspruch 1 entspräche. Eine solch pauschale Behauptung der Einsprechenden Beschwerdeführerin kann nach Ansicht der Kammer jedenfalls die Anforderung an die Substantiierung der Zugänglichmachung der fraglichen Merkmale einer Vorbenutzung nicht erfüllen.

Wie von der Patentinhaberin Beschwerdeführerin argumentiert, wurden erneut keine Angaben zu den Umständen gemacht, wie spezifische Merkmale aus der Diashow oder dem zerlegten Motor abgeleitet werden konnten, also dass z.B. bestimmte Folien aus D5 während der Diashow oder Motorpräsentation zu fraglichen Merkmalen näher erläutert wurden.

(...)

2.13 Zusammenfassend sieht die Kammer daher keinen Anlass, die nun nach ihrer Beschwerdebegründung vom 5. September 2011 mit abermals verspäteter Eingabe vom 27. Mai 2014 von der Einsprechenden Beschwerdeführerin letztlich angebotenen Zeugen Steinparzer oder Bruch zur Beweisaufnahme (vor der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer) gemäß Artikel 12(4) und 13(1) VOBK ins Verfahren zuzulassen.

Die Anträge auf Zeugeneinvernahme durch die Kammer bzw. auf Zurückverweisung an die erste Instanz zur Zeugeneinvernahme waren somit in Hinblick auf die geltend gemachten Vorbenutzungen als unzureichend substantiiert und daher prima facie nicht relevant, und als ungerechtfertigt, da unbegründet verspätet, zurückzuweisen. Insbesondere vermag die Kammer auch keinen Verfahrensfehler der Einspruchsabteilung zu erkennen, die Zeugen nicht gehört zu haben, siehe oben unter Punkt 2.7.

2.14 Die Einspruchsabteilung hatte die angeblich offenkundigen Vorbenutzungen als nicht bewiesen erachtet, vgl. Einspruchsentscheidung, Punkte 17 und 18. Die Einsprechende Beschwerdeführerin räumt ein, dass ohne Einvernahme der Zeugen eine Überprüfung durch die Kammer zum gleichen Ergebnis führen würde. Auch die Kammer hat keinen Grund, von der Entscheidung der Einspruchsabteilung abzuweichen.

(...)

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

This decision T 2054/11 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2015:T205411.20151009. The file wrapper can be found here. Photo "Eye Witness News New York" by Ernst Moeksis obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).

1 comment :

  1. This decision confirms a long line of case law according to which a witness cannot give more information than was given in the opposition statement. A witness can merely confirm said information. No more no less. As examples T 241/99 or T 1156/05.

    If a public prior use is either not properly substantiated or not highly relevant, it is useless to hear a witness. See for instance the recent decisions T 2393/13 of 05.02.2016, or T 634/11 of 17.12.2015.

    Depending on the circumstances the hearing of a witness might be necessary. See for instance T 1231/11 in which it was considered not necessary to hear the witness, but in point 3.3.2(b) a number of interesting decisions are quoted in which a witness should have been heard.

    If it is important for the outcome of the procedure and the witness is not heard, then the OD commits a substantial violation by not hearing the witness. In decisions T 959/00 or T 474/04, this was the case.

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