Tuesday, July 26, 2016 T 2306/12 - Unclear how to measure particle size

Pretty particles, but not related to the patent

During opposition proceedings, the proprietor had included in his main claim that "the size of the active ingredient particles is less than 10% of the particle size of the inclusion bodies". The feature was taken from one of the dependent claim in the granted patent.

The patent description does not say how the particle size is to be measured. As the particles are not round, there is no obvious way to measure particle size. The opponent objects that because of this the description does not disclose the invention sufficiently. 

The board is not convinced. We had a similar situation in T 2182/11.

Entscheidungsgründe

(...)2. Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ)

2.1 Der von der Beschwerdegegnerin unter Artikel 100 b) EPÜ geltend gemachte Einwand zielt auf das Merkmal in Anspruch 1, wonach die Größe der Wirkstoffpartikel weniger als 10% von der Partikelgröße der Einschluss­körper beträgt.

2.2 Tatsächlich sind im Streitpatent weder eine Definition der Partikelgröße noch eine Vorschrift zu ihrer Bestimmung angegeben. Zwar wird im Zusammenhang mit den Wirkstoffpartikeln in Absatz [0031] der Patentschrift der Partikeldurchmesser erwähnt, auch damit bliebe aber zumindest bei unregelmäßig geformten oder länglichen Partikeln (wie beispielsweise nadelförmigen Kristallen) fraglich, welche Dimension zugrundegelegt werden soll. Während Verfahren zur Bestimmung der Partikelgröße grundsätzlich bekannt sind, können diese zu unter­schiedlichen Ergebnissen führen.

2.3 Die Beschwerdegegnerin vertrat deshalb die Auffassung, zwar seien Ausführungsformen herstellbar, bei denen die Größe der Einschlusskörper deutlich (zum Beispiel hundertfach) über der Größe der Wirkstoffpartikel liege, zumindest im Grenzbereich sei aber das Merkmal in Anspruch 1, wonach die Größe der Wirkstoffpartikel weniger als 10% von der Partikelgröße der Einschluss­körper beträgt, im Sinne von Artikel 100 b) EPÜ nicht ausführbar, da der Fachmann insbesondere bei Verwendung nadelförmiger Wirkstoffkristalle mangels Anleitung im Streitpatent nicht entscheiden könne, ob eine gegebene Ausführungsform innerhalb oder außerhalb des Anspruchsumfangs liege.

2.4 Die Kammer kann sich dieser Sicht allerdings aus den folgenden Gründen nicht anschließen:
Unstreitig ist, dass Partikelgrößen grundsätzlich bestimmt und verglichen werden können, wobei der Fachmann aufgrund seines Fachwissens auch in der Lage wäre, ein im Einzelfall geeignetes Verfahren (mit entsprechender Definition der Partikelgröße) zu wählen. Aus dem Vortrag der Beschwerdegegnerin folgt lediglich, dass sich in besonderen Fällen an der Grenze des beanspruchten Bereichs (also bei einem Partikel­größenverhältnis nahe 10%) Zweifel bezüglich der Abgrenzung ergeben könnten.

Dies ist aber ein Einwand, der nicht die grundsätzliche Ausführbarkeit (also die Deutlichkeit dessen, was offenbart ist) gemäß Artikel 100 b) EPÜ betrifft, sondern der unter dem Gesichtspunkt mangelnder Klarheit (Deutlichkeit bzw. Abgrenzung dessen, was beansprucht wird) unter Artikel 84 EPÜ abzuhandeln wäre, wobei mangelnde Klarheit kein unter Artikel 100 EPÜ genannter Einspruchsgrund ist.

Das Merkmal, wonach die Größe der Wirkstoffpartikel weniger als 10% von der Partikelgröße der Einschluss­körper beträgt, war bereits in Anspruch 7 des erteilten Patents enthalten und wurde damit nicht durch die vorgenommenen Änderungen neu in den vorliegenden Antrag eingeführt. Somit ist der Einwand betreffend die Bestimmung der Partikelgröße auch nicht unter Artikel 84 EPÜ in Kombination mit Artikel 101(3) EPÜ im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu behandeln (vgl. G3/14, ABl. EPA 2015, A102, Leitsatz).

2.5 Die Kammer kommt zu dem Schluss, dass der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPÜ einer Aufrechterhaltung des Patents im beanspruchten Umfang nicht entgegensteht.

(...)

This decision T 2306/12 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2016:T230612.20160712. The file wrapper can be found here. Photo by Counselling obtained via Pixabay under a CC0 1.0 license (no changes).