Friday, 27 February 2015

T 236/12 - Scope of protection extended by fax

Scope of protection extended by fax

This case concerns an opposition appeal. Both appellants appealed against the decision from the Opposition Division to maintain European Patent Nr. 1 728 658 in amended form.

During the examination proceedings, the original drawings (which were faxed, and thus of sub-optimal quality) were replaced by better quality drawings showing more constructional details. During the opposition proceedings, the European Patent was maintained in amended form, incorporating the drawings as originally filed (presumably to comply with Art. 123(2)).

The appellants now argue violation of Art. 123(3) EPC, with the reasoning being essentially the following: the claims are not clear (Art. 84), and the skilled person would thus have to consult the drawings (Art. 69(1)) which - by having a sub-optimal quality - omit constructional details present in the patent as granted. The skilled person may thus arrive at embodiments other than those following from the patent as granted. The protection conferred by the European Patent is therefore extended.

There appear thus to be all the ingredients of an Art. 123(2) - Art 123(3) trap.

The appellants further request a different apportionment of costs in accordance with Art. 104(1).

As reason given is the complexity of the preparation for the argumentation supporting the Art. 123(3) violation. Those costs could have been prevented if the proprietor did not at the beginning of oral proceeding request to maintain the patent based on the drawings as originally filed. 



Reasons for the Decision
1. Die Beschwerden sind zulässig.

2. Zulässigkeit der Änderungen (Artikel 123 EPÜ)

2.1 Der vorliegende Anspruch 1 ergibt sich aus der Kombination der Ansprüche 1, 2, 3, 4 und 5 des Streitpatents. Die übrigen abhängigen Ansprüche des Patents wurden entsprechend umnummeriert. Die erteilten Zeichnungen wurden durch die ursprünglich eingereichten Zeichnungen ersetzt. Die Beschwerdeführerinnen hatten gegen diese Änderungen bezüglich der Erfüllung der Anforderungen des Artikels 123 (2) EPÜ nichts einzuwenden. Auch seitens der Kammer bestehen keine Bedenken.

2.2 Erweiterung des Schutzbereichs (Artikel 123 (3) EPÜ)

Mit Bezug auf Artikel 69 (1) EPÜ und Artikel 123 (3) EPÜ waren die Beschwerdeführerinnen der Auffassung, dass der Ersatz der erteilen Zeichnungen durch die in ihren Augen völlig undeutlichen, ursprünglich eingereichten Zeichnungen den Schutzbereich erweitert habe.

2.2.1 Im vorliegenden Fall kann die Kammer nicht erkennen, dass der Schutzbereich des Patents erweitert wird, wenn die Ersatzzeichnungen anstelle der mit der Patentschrift veröffentlichten Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche herangezogen werden. Die Kammer teilt zwar die Auffassung der Beschwerdeführerinnen, dass die in der Patentschrift veröffentlichten Zeichnungen technische Informationen offenbarten (detaillierte Ausgestaltung der Lufteinlässe 11, der Motorwelle, der Luftklappen 10, der Zentrierung 6, des Vorsprungs 16, etc.), die den ursprünglich eingereichten und jetzt geltenden Zeichnungen nicht zu entnehmen sind. Sie kommt jedoch deswegen nicht zu dem Schluss, dass durch diesen Informationsverlust der Schutzbereich des Patents erweitert wurde. Die verlorene technische Information betrifft geringfügige, den Schutzumfang der vorliegenden Ansprüche nicht berührende, konstruktive Einzelheiten. Weil die technischen Merkmale der Ansprüche ausführlich und detailliert genug in der Beschreibung in Verbindung mit den ursprünglichen Zeichnungen erläutert sind, kann sich der Fachmann nach wie vor klar vorstellen, was unter Schutz gestellt wird und wie es auszusehen hat.

2.2.2 Der Schutzbereich des geänderten Patents - d.h. sämtliche Varianten von Doppel-Gebläseanordnungen, die durch den Wortlaut des geänderten Anspruchs 1 erfasst sind - ist zwar "breiter" als die exemplarisch in den erteilten Zeichnungen gezeigte Doppel-Gebläseanordnung, jedoch nicht breiter als der Schutzbereich des erteilten Patents. Dies bleibt auch so, nachdem die erteilten Zeichnungen durch die ursprünglichen Zeichnungen ersetzt worden sind, denn es sind maßgeblich die Patentansprüche, die den Schutzbereich bestimmen (Artikel 69 EPÜ).

2.2.3 Der Ersatz der erteilten Zeichnungen durch die ursprünglichen Zeichnungen stellt im vorliegenden Fall keinen Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ dar, weil der Fachmann auch mit den geänderten Zeichnungen immer noch nachvollziehen kann, wie sämtliche, den Schutzumfang bestimmende technische Merkmale der nunmehr beanspruchten Doppelgebläseanordnung bewerkstelligt werden können. Für die Kammer eröffnen die geänderten Zeichnungen in Hinblick auf die Auslegung der Ansprüche weder neue, erweiterte Interpretationsmöglichkeiten, noch werfen sie neue Fragen in Bezug auf die Deutlichkeit der Ansprüche auf.

2.2.4 Folglich kommt die Kammer zu dem Schluss, dass die Änderung in den Zeichnungen den Schutzbereich des Patents nicht erweitert haben und dass die Bestimmungen des Artikels 123 (3) EPÜ erfüllt sind.

(...)

6. Antrag auf Kostenverteilung

Gemäß Artikel 104 (1) EPÜ 1973 trägt im Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst, soweit nicht eine andere Verteilung der Kosten angeordnet wird, wenn "dies der Billigkeit entspricht". Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die Voraussetzung der Billigkeit dann gegeben, wenn das Verhalten einer Partei nicht mit der zu fordernden Sorgfalt im Einklang steht.

Im vorliegenden Fall kam der zu Beginn der mündlichen Verhandlung gestellte Antrag der Beschwerdegegnerin, die ursprünglich eingereichten Zeichnungen als Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents zu nehmen, für alle Beteiligten auch nicht ganz unerwartet, denn in ihrer Erwiderung vom 30. Oktober 2012 hatte die Beschwerdegegnerin bereits "hilfsweise beantragt, die ursprünglich eingereichten Unterlagen für die Anfertigung der Patentschrift zugrunde zu legen". Zusätzlich hatte die Kammer unter Punkt 5 der Mitteilung der Beschwerdekammer gemäß Artikel 15 (1) der VOBK darauf hingedeutet, dass es "fraglich [ist], ob nachgewiesen werden kann, dass die aus den am 16. September 2005 nachgereichten Zeichnungen ersichtlichen Details bereits auch in den ursprünglichen Unterlagen vorhanden waren." Wenn auch die Anpassung der Antragssituation möglichst zeitnah nach Herausgabe eines Hinweises der Kammer wünschenswert wäre, ist es auch nicht fernliegend, diese Anpassung in der folgenden mündlichen Verhandlung vorzunehmen, soweit die Voraussetzung des Artikels 13 VOBK dies zulassen. Die Kammer kann daher in dem Antrag der Beschwerdegegnerin keinen vorsätzlichen Verfahrensmissbrauch erkennen, so dass es keinen Grund gibt, vom Prinzip abzuweichen, dass jede Partei die ihr entstandenen Kosten trägt.

(...)

10. Anspruch 1 gemäß vorliegendem Antrag mit den abhängigen Ansprüchen 2 bis 5 und der daran angepassten Beschreibung und den vorliegenden Zeichnungen bilden daher eine geeignete Grundlage für die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang.

Decision

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit der Anordnung, das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

(...)

- Figuren 1 bis 8 wie ursprünglich eingereicht per Fax vom 1. Juni 2005.

3. Der Antrag auf abweichende Kostenverteilung wird abgewiesen.

This decision has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2014:T121409.20140718. The whole decision can be found here (pdf). The file wrapper can be found here. Photo "Fax" by versionz obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).

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