'This is an appeal against a decision of the Examination Division not to refund further search fees paid under Rule 64(2).
The applicant had paid four further search fees to cover a search after the search division found a-posteriori non-unity. The request of the applicant to refund the further search fees was granted for two of the four search fees. However, for the other two search fees, the Examining division had denied the request in an appealable decision.
The applicant appealed the decision.
Initially the appeal was handled by technical board of appeal 3203. However, this board considered itself not competent on the basis of Article 21(3)(c). The case was thus forwarded to a legal board. [As far as I can see it, without hearing the appellant.]
Indeed a literal reading of Article 21(3) suggests that a technical board is not competent to hear this appeal.
However, the applicant was not pleased with being forwarded to a legal board. Deciding on further search fees will require a decision on unity which implies a technical discussion.
Indeed, common sense seems to dictate that technical discussions should be handled by technical boards.
The legal board than asked an Enlarged Board of Appeal how to get out of this dilemma: follow the article or to be more pragmatic. The enlarged board did the latter and gave the following headnote in its decision:
Headnote
Für die
Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über
die Nichtrückzahlung von Recherchengebühren gemäß Regel 64(2) EPÜ, die nicht
zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents
oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist,
ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.
This is my translation
A Technical
Board of Appeal is responsible for appeals against a decision of the Examining
Division regarding the non-repayment of search fees under Rule 64 (2) EPC,
which was not made together with a decision on the grant of a European patent,
or the rejection of a European patent application.
Read on to find out how the Enlarged board found a reading of Article 21 that makes a technical board competent.
Reasons for the Decision
(...)
3.
Eine Entscheidung nach Regel 64 (2) EPÜ erfordert die Beurteilung der Einheitlichkeit der in der Anmeldung - in aller Regel in deren ursprünglich eingereichten Fassung - beanspruchten Erfindung(en), und zwar nach den in Regel 44 (1) EPÜ dafür formulierten Kriterien, welche eine eingehende, technisch sachverständige Auseinandersetzung mit dem technischen Inhalt der Merkmale voraussetzen (Punkt V. i), oben).
Deshalb wäre aus sachlichen und rechtlichen Erwägungen (siehe dazu unten) die Zuständigkeit einer Technischen Beschwerdekammer für solche Entscheidungen geboten.
Die Eindeutigkeit einer allein sachgerechten Lösung der Zuständigkeitsfrage vermag jedoch noch nicht die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer zu begründen, vielmehr ist darüber auf der Grundlage der dafür maßgeblichen Regelungen des EPÜ zu entscheiden. Was die Zuständigkeitsabgrenzung der Technischen und der Juristischen Beschwerdekammer anbelangt, ist es nicht statthaft, von einer klaren Entscheidung des Gesetzgebers abzugehen und einer eindeutigen gesetzlichen Regelung einen davon abweichenden Sinn zu geben, weil eine andere Regelung gewisse praktische Vorteile bietet - vergl. Entscheidung G 2/90 (ABl. EPA 1992,10, Pkt. 3.3 und 3.4). Dies gebieten nicht zuletzt auch die Auslegungsgrundsätze der Artikel 31 und 32 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (siehe Entscheidungen G 1/83, Punkt 4 der Gründe und G 1/08, Punkt 4.3 der Gründe). Zu ihnen gehört, dass die vorbereitenden Unterlagen des Übereinkommens dann in Betracht gezogen werden können, wenn bei der Anwendung der Grundsätze die Bedeutung zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt (siehe Entscheidung G 1/83, Punkt 4 (5) der Gründe, Punkt 12 und 13, unten).
(...)
11.
Im Gegensatz zur Regelung der Zuständigkeit der Technischen Beschwerdekammer in Artikel (21) 3) a) EPÜ findet sich im Wortlaut der Auffangregelung kein spezifisches, auf die angefochtene Entscheidung bezogenes Zuständigkeitskriterium und damit nichts, was zu einer Auslegung der Regelung zwingen oder auch nur darauf hindeuten könnte, dass die Auffangzuständigkeit der Juristischen Beschwerdekammer ausnahmslos selbst dann greift, wenn die Entscheidung über die Beschwerde im Hinblick auf die dafür erheblichen technischen Sachverhalte und Fragestellungen (auch) technischen Sachverstand erfordert. Auch sonst findet sich nirgends ein Hinweis, dass der Gesetzgeber
eine solche Fallkonstellation im Auge hatte, speziell nicht bei Beschwerden gegen Entscheidungen nach Regel 64 (2) EPÜ - was immer der konkrete Grund dafür gewesen sein mag (dazu plausibel, aber letztlich offen lassend die vorlegende Kammer, Punkt V. vi), oben).
12.
Aus diesen Gründen umfasst die Auffangregelung des Artikel 21 (3) c) EPÜ nach ihrem Wortlaut in Verbindung mit den anderen Zuständigkeitsregelungen des Artikel 21 EPÜ und den sie bestimmenden sachlichen und rechtlichen Zielsetzungen nicht Entscheidungen über die Rückzahlung von Beschwerdegebühren nach Regel 64 EPÜ.
13. Damit sind Entscheidungen einer aus drei Mitgliedern zusammengesetzten Prüfungsabteilung, mit welchen die die Rückzahlung von zusätzlichen Recherchengebühren gemäß Regel 64 EPÜ verweigert wird, weder von Artikel 21 (3) a) EPÜ erfasst, da sie nicht die Erteilung oder Zurückweisung betreffen (Pkt. 5., oben), noch unterliegen solche Entscheidungen dem Artikel 21 (3) c) EPÜ, da sich die Überprüfung solcher Entscheidungen durch die Beschwerdekammer nicht auf rechtliche Kriterien beschränkt (Pkt. 10 und 11, oben). Auch sonst im EPÜ oder in den Geschäftsverteilungsplänen der Beschwerdekammern findet sich keine einschlägige Zuständigkeitsbestimmung.
Damit besteht hinsichtlich der Frage, welche der beiden in Betracht kommenden Zuständigkeiten gegeben ist, eine planwidrige Unvollständigkeit der Vorschriften und somit eine Regelungslücke im Rechtssinn. Im Hinblick auf die dargestellten sachlichen und verfahrensökonomischen Zielsetzungen und Rechtsgrundsätze, welche der Regelung der Zuständigkeit der Beschwerdekammern, insbesondere auch der Zuständigkeitsverteilung zwischen Technischen Beschwerdekammern und Juristischer Beschwerdekammer, zugrunde liegen, ist diese Regelungslücke unschwer und eindeutig gemäß der nachstehenden Entscheidungsformel zu schließen.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
Die der Großen Beschwerdekammer vorgelegte Frage wird wie folgt beantwortet:
Für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Nichtrückzahlung von Recherchengebühren gemäß Regel 64 (2) EPÜ, die nicht zusammen mit einer Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents oder die Zurückweisung einer europäischen Patentanmeldung erlassen worden ist, ist eine Technische Beschwerdekammer zuständig.
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