Tuesday, 17 January 2017

T 820/14 - Not wrong but not right either


During the search in the international phase of this application, the searcher raised a non-unity objection; identifying fourteen different groups of inventions among the application's 23 claims. To support the non-unity, it is explained that the claims have different technical objects with reference to the ISO/IEC Standard 15408. 
The applicant does not agree and does not pay additional search fees. Finally, a second auxiliary request filed during oral proceedings is not admitted by the Examining division, under R. 137(3) EPC.  The Examining division supports the decision not to allow the second auxiliary request into the proceedings by no less than 5 grounds--some of which are related to the lack of unity problems. 
The board considers that some of these five grounds are wrong, but also concludes that some are correctly within the discretion of the first division. The board acknowledges that in a case like this, G 7/93 seems to say that the board should not put its own views in the place of the first instance's. However, it concludes that in this case it should still do so. (Decision is in German).
Entscheidungsgründe
(...)
Die Nichtzulassungsentscheidung der Prüfungsabteilung
4. Die Prüfungsabteilung gibt in ihrer Entscheidung (Gründe, Punkt 10) fünf Gründe dafür an, den 2. Hilfsantrag unter Anwendung der Regel 137(3) EPÜ nicht zuzulassen. Zuerst stellt die Prüfungsabteilung richtig fest, dass er erst in der mündlichen Verhandlung und damit gemessen an Regel 116(1) EPÜ (entsprechend der eigentlich einschlägigen Regel 71a EPÜ 1973) verspätet vorgelegt worden ist. Darüber hinaus befindet die Prüfungsabteilung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags
(2) nicht recherchiert worden sei, da er auf dem laut Internationalem Recherchebericht nicht recherchierten Anspruch 10 beruhe,
(3) nicht einheitlich mit dem recherchierten Gegenstand sei,
(4) auch mit dem von Anspruch 1 des zu diesem Zeitpunkt anhängigen 1. Hilfsantrag nicht einheitlich und damit nicht konvergent sei, und schließlich
(5) als naheliegende Lösung einer nicht-technischen Aufgabe gelten müsse.
Die Kammer interpretiert die Entscheidung dahingehend, dass die Prüfungsabteilung jeden einzelnen der Gründe (2)-(5) in Verbindung mit der eingangs festgestellten Verspätung als hinreichend für eine Nichtzulassung des Antrags angesehen hat.
5. Was Punkt (2) angeht, so stimmt die Kammer der Beschwerdeführerin darin zu (vgl. Beschwerdebegründung, Seite 6, 1. Absatz), dass das an einer Datenkommunikationsschnittstelle anfallende Datenübertragungsvolumen eine legitime und vorhersehbare Konkretisierung der im ursprünglichen Anspruch 1 genannten Betriebsmittel darstellt und somit bei angemessener Berücksichtigung der Beschreibung (etwa von Seite 14, Zeilen 7-23) als solche hätte recherchiert werden müssen, Artikel 92 EPÜ (siehe auch die Prüfungsrichtlinien B-III, 3.5).
5.1 Der Umstand, dass die neuen Merkmale tatsächlich nicht recherchiert worden sind, hätte kein Zulassungshindernis sein dürfen, sondern allenfalls zu einer Zusatz­recherche führen müssen (vgl. T 789/07, Leitsatz 3).
5.2 Die Tatsache, dass die neuen Merkmale in den ursprüng­lichen Ansprüchen nur in einem Anspruch auftauchten, den die Prüfungsabteilung als eine separate und mit der recherchierten Erfindung nicht einheitliche Erfindung angesehen habe, steht dieser Folgerung nicht entgegen.
6. Was Grund (3) angeht, so merkt die Kammer zunächst an, dass die Entscheidung den Einheit­lichkeitseinwand in der Entscheidung nicht im Detail ausführt (vgl. Gründe, Punkt 10.1, (2) und vor allem (3)).
6.1 Die Feststellung unter Punkt (3), dass die ursprünglich recher­chierte Erfindung und die im 2. Hilfsantrag beanspruch­te "sich auf die Verfolgbarkeit von unterschiedlichen Objekten" bezögen, erscheint der Kammer als zur Fest­stellung mangelnder Einheitlichkeit unzureichend, weil Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags die erfassten Verwen­dungs­daten nur konkretisiert.
6.2 Insoweit als die Entscheidung auf den Internationalen Recherchenbericht verweist, muss zunächst festgestellt werden, dass dieser zwar 14 Erfindungen benennt (bei nur 13 Verfahrens- und 10 Anordnungsansprüchen), aber keine vollständige Begründung des behaupteten Einheitlichkeitsmangels enthält. Eine Begründung ist im Beiblatt zum schriftlichen Bescheid der internationalen Recherche­behörde und im ersten Prüfungsbescheid enthalten. Die Kammer hält jedoch auch diese aus verschiedenen Gründen für unzureichend.
6.2.1 Die Prüfungsabteilung führt an, welche Aufgaben ihrer Ansicht nach durch die gebildeten Anspruchsgruppen gelöst würden, stellt fest, dass deren Gegenstände "daher" und "a-priori keinen Beitrag zur Lösung eines einzelnen gemeinsamen technischen Problems oder voneinander abhängigen Problemen" leisteten, und folgert daraus, dass zwischen ihnen "kein technischer Zusammenhang [bestehe], der in einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt" (vgl. Bescheid vom 17. Mai 2010, Punkte 2.5-2.11). Sie stellt jedoch weder ausdrücklich fest, welche Merkmale der auf­ge­führten Erfindungen sie jeweils als deren besondere technische Merkmale ansieht, noch warum sich diese nicht gleichen oder entsprechen würden (vgl. Regel 30 EPÜ 1973, entsprechend Regel 44 EPÜ). Allein mit der Nennung der Aufgaben lässt sich jedoch nach Ansicht der Kammer die Schlussfolgerung der Prüfungsabteilung nicht begründen.
6.2.2 Aufgrund der Feststellung der Prüfungsabteilung über den Umfang möglicher Zusatzrecherchen (Bescheid vom 17. Mai 2010, Punkt 2.12) vermutet die Kammer, dass die Prüfungsabteilung der Ansicht ist, jede Kombination aus Objekt, Bedrohung und Schutzmassnahme (oder asset/threat/countermeasure) definiere eine eigene technische Aufgabe, und zwei Aufgaben, die sich in auch nur einem der drei Parameter unterschieden, seien grundsätzlich nicht (im Sinne des Einheitlichkeitserfordernisses) miteinander verbunden. Diese Annahme stützt sich offenbar auf den ISO/IEC Standard 15408. Die Kammer hält für möglich, dass die Analyse von Erfindungen auf dem Gebiet der Computersicherheit mittels "threat modelling" strukturell hilfreich sein kann, muss aber feststellen, dass der genannte Standard für das Europäische Patenterteilungsverfahren keine Rechtsquelle darstellt und die Prüfungsabteilung nicht ihrer Begründungspflicht hinsichtlich der Regel 30 EPÜ 1973 enthebt.
6.2.3 Beispielsweise stellt die Prüfungsabteilung fest (vgl. Bescheid vom 17. Mai 2010, Punkt 2.6), dass die 1., 2. und 4. Gruppe zwar den gleichen Schutzaspekt aber unterschiedliche Schutzmassnahmen beträfen: Als solche werden der Verwendungsdatensatz, der Anbieterdatensatz und der Benutzerdatensatz bezeichnet. Wieso diese drei Datensätze nicht ein gemeinsames technisches Problem lösen sollten, ist für die Kammer nicht ersichtlich. Auch wenn die drei Datensätze als die jeweiligen "besonderen technischen Merkmale" der drei Anspruchsgruppen angesehen würden (was insofern zweifelhaft erscheint, als sie in der Entscheidung selbst als nur "geringfügig" bezeichnet werden; vgl. Gründe, Punkt 8.4), bleibt unklar, wieso sich diese nicht Sinne von Regel 30 EPÜ 1973 "entsprechen" sollten. Beispielsweise betreffen sowohl der Verwendungsdatensatz als auch der Anbieterdatensatz die gleiche Aufgabe, nämlich die abrechnungsrelevante Verknüpfung der gespeicherten Daten herzustellen.
6.3 Insoweit bleiben Zweifel, ob sich die Ermessensentscheidung der Prüfungsabteilung mit Hinblick auf Grund (3) auf die richtigen Kriterien stützt.
7. Was Gründe (4) und (5) angeht, so erkennt die Kammer an, dass sowohl mangelnde Konvergenz als auch ein prima facie festgestellter Mangel, beispielsweise an erfinderischer Tätigkeit, allgemein als anerkannte Kriterien gelten können, nach denen die Prüfungsabteilung ihre Zustimmung unter Regel 137(3) EPÜ verweigern kann.
7.1 Des Weiteren besteht die unter (4) behauptete Divergenz zwischen dem 1. und 2. Hilfs­antrag zumindest formal, da den unabhängigen An­sprüchen des 2. Hilfsantrags die Beschränkung des Sicherheitsmoduls auf einen "portablen oder fest eingebauten Datenträger" des 1. Hilfsantrags fehlt.
7.2 Und dem unter (5) genannten Grund stimmt die Kammer zu, wie aus der vorliegenden Entscheidung in der Sache hervorgeht.
8. Zusammenfassend kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Prüfungsabteilung ihr Ermessen unter Regel 137(3) EPÜ hinsichtlich der selbstständigen Gründe (4) und (5) nach den richtigen Kriterien und in richtiger Weise ausgeübt hat.
Das Ermessen der Kammer
9. Es stellt sich daher die Frage, ob der mit der Beschwerde neu vorgelegte 2. Hilfsantrag zugelassen werden darf und soll.
9.1 Artikel 12(4) VOBK nimmt Bezug auf die "Befugnis der Kammer, Tatsachen, Beweismittel oder Anträge nicht zuzulassen, die [...] dort nicht zugelassen worden sind". Es steht demnach im Ermessen der Kammer, im erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassenes Vorbringen nicht zuzulassen. Eine Verpflichtung der Kammer zur Nichtzulassung lässt sich daraus hingegen nicht ableiten.
9.2 Für den Fall von Änderungen leitet sich das in Artikel 12(4) VOBK genannte Ermessen aus Artikel 123(1) EPÜ ab, demnach die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent nach Maßgabe der Ausführungsordnung geändert werden kann, eine solche Änderung aber nur einmal zugelassen werden muss.
9.3 In der einschlägigen Entscheidung G 7/93 (ABl. EPO 1994, 775; Gründe, Punkt 2.6) stellt die Grosse Beschwerdekammer das Folgende fest:
"Wenn eine Prüfungsabteilung in einem konkreten Einzelfall in Ausübung ihres Ermessens nach Regel 86 (3) EPÜ [1973, entsprechend Regel 137(3) EPÜ] gegen den Anmelder entschieden hat und dieser die Art und Weise der Ermessensausübung mit einer Beschwerde anficht, ist es nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die Sachlage des Falls nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in derselben Weise ausgeübt hätte." und
"In Fällen wie demjenigen, der bei der vorlegenden Kammer anhängig ist, sollte sich eine Beschwerdekammer nur dann über die Art und Weise, in der die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat, hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluß gelangt, daß die erste Instanz ihr Ermessen nicht nach Maßgabe der unter Nummer 2.5 dargelegten richtigen Kriterien oder in unangemessener Weise ausgeübt und damit den ihr eingeräumten Ermessensspielraum überschritten hat."
9.4 Obwohl der Fall, der bei der vorlegenden Kammer anhängig war, einen speziellen Umstand betraf, nämlich die Nichtzulassung von Änderungen nach der Mitteilung nach Regel 51(6) EPÜ 1973 durch die Prüfungsabteilung, werden die in der G 7/93 formulierten Prinzipien auch auf die Überprüfung anderer Ermessensentscheidungen der ersten Instanz durch die Beschwerdekammern bezogen (vgl. etwa T 109/08, Gründe, Punkt 4; T 28/10, Gründe, Punkt 2.1; J 13/12, Gründe, Punkte 3.3.1 und 3.3.2; T 782/13, Gründe, Punkte 1, 1.7-1.9; T 1467/11, Gründe, Punkt 3.2).
9.5 Dementsprechend sollte eine Beschwerdekammer, wenn die erste Instanz ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat, diese Entscheidung in der Regel nicht aufheben, um das eigene Ermessen an die Stelle des Ermessens der ersten Instanz zu setzen - ungeachtet der Frage, ob die Kammer schließlich das nicht zugelassene Vorbringen zulässt, die Nichtzulassungsentscheidung aus anderen Gründen bestätigt, oder der ersten Instanz durch Zurückverweisung Gelegenheit gibt, ihr Ermessen erneut auszuüben. Eine Verpflichtung der Kammer, eine korrekte Ermessensentscheidung der ersten Instanz aufrecht zu erhalten, kann aus der G 7/93 jedoch ebenfalls nicht abgeleitet werden, unter anderem weil sie nur eine Sollvorgabe formuliert ("... sollte die Kammer").
10. Zusammenfassend ist die hier zur Entscheidung berufene Kammer der Ansicht, dass sie über ein eigenes Ermessen verfügt, einen im erstinstanz­lichen Verfahren nicht zugelassenen Antrag im Beschwerdeverfahren zuzulassen, das im Grundsatz unabhängig davon ist, wie die erste Instanz ihr Ermessen ausgeübt hat. In dieser Hinsicht sieht sich diese Kammer im Einklang mit der Entscheidung T 971/11 (Gründe, Punkt 1.3).
11. Die Kammer merkt an, dass eine solche Kompetenzbeschränkung der überprüfenden Kammer auch nicht wünschenswert sein kann. Denn sie würde unter anderem bedeuten, dass eine Prüfungsabteilung allein mit ihrer Entscheidung, einen Anspruchssatz wegen eines prima facie festgestellten Mangels nicht zuzulassen, anstatt ihn zuzulassen und wegen desselben Mangels in der Sache zurückzuweisen, verhindern könnte, dass die Beschwerdekammer die materielle Annahme der Nichtzulassungsentscheidung auf den "zweiten Blick" überprüft und gegebenenfalls anders bewertet.
Zulassung des 2. Hilfsantrags im Beschwerdeverfahren
12. Wie oben ausgeführt, hält die Kammer die Gründe der Prüfungsabteilung für die Nichtzulassung teilweise für rechtsfehlerhaft. Aber auch soweit ein Ermessensfehler nicht vorliegt, hält die Kammer die Nichtzulassung nicht für angemessen. Was Grund (4) angeht, so hält die Kammer die im 2. Hilfsantrag gegenüber dem vormaligen 1. Hilfsantrag fehlende Beschränkung des Sicherheitsmoduls auf einen "portablen oder fest eingebauten Datenträger" für eine nur geringfügige Konkretisierung des beanspruchten "Sicher­heitsmoduls". Und was Grund (5) angeht, kann die Kammer nicht erkennen, warum es aus Gründen der Verfahrensökonomie vorteilhaft gewesen sei, den 2. Hilfsantrag wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht zuzulassen, anstatt ihn zuzulassen und ihn wegen ebendieses Mangels zurückzuweisen.
13. Daher übt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, dass sie den 2. Hilfsantrag zulässt.
This decision T 0820/14 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2016:T082014.20161129. The file wrapper can be found here. Photo by bernswaelz via Pixabay under a CC0 license (no changes made).

1 comment :

  1. Economy of the procedure seen under a different angle: why bother for finding lots of reasons for not admitting a request, when by admitting it, it can easily and readily be dismissed under inventive step.
    A very pragmatic view! But not without charm.
    An appeal would still have followed, but much more easy to deal with. Here also economy of procedure would have been given.

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