Tuesday, 2 May 2017

J 12/16 - Same patent transferred twice to different parties

Finding the right transfer

The EPO was confronted in this case with a patent that was transferred twice. After sending out the intention to grant, the EPO received a first transfer on 01.06.2015 from the applicant to a second party. About a week later, on 10.06.2015 the EPO received a second transfer of the same patent but to a different, third party. 

Unfortunately, for the second party, there is a problem with his transfer (the fee wasn't timely paid). Although the third party sent its transfer later, the formal requirements were satisfied sooner. According to Rule 22 EPC a transfer request is not deemed to have been filed until the fee has been paid, and so it is the second transfer request that is executed.  

Of course the second party is not happy with this, the more so that his contract with the applicant was signed much sooner, on 5.6.2014. The second contract with the third party was signed only the day before it was registered, i.e., on 09.06.2015. The second party appeals the rejection of his transfer, but in the meantime the patent has been granted in the name of the third party. 

The appeal board does not side with the unlucky second party; for transfers it is first come first serve. Since the third party satisfied the requirements sooner, his request wins. Nonetheless, the board is not happy with the way the case has been dealt with. Because the patent granted, the EPO lost its competency regarding transfers. This made the appeal pointless. 

The board offers the following catch phrase (my translation)

During the time period for filing an appeal against the simultaneous rejection of request of a transfer and of a stay of proceedings, and because of the suspensive effect of a still-to-be-filed appeal, the register should not be changed in a way that could affect the course of a subsequent appeal procedure.



Entscheidungsgründe
1. Nach Regel 22(1) EPÜ wird der Rechtsübergang einer europäischen Patentanmeldung auf Antrag eines Beteiligten in das Europäische Patentregister eingetragen, wenn der Rechtsübergang durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen wird, wobei der Antrag erst als gestellt gilt, wenn eine Verwaltungsgebühr entrichtet worden ist, Regel 22(2)S.1 EPÜ.
1.1 Die Rechtsabteilung hat die angegriffene Entscheidung zu Recht damit begründet, dass der Umschreibungsantrag der Beschwerdeführerin zeitlich zwar vor dem entsprechenden Antrag der Dritten gestellt worden war, die formalen Voraussetzungen für eine Umschreibung nach Regel 22 EPÜ zugunsten der Beschwerdeführerin aber erst mit der Zahlung der erforderlichen Verwaltungsgebühr am 22. Juni 2015 vollständig vorgelegen hatten.
Die Voraussetzungen für die Umschreibung betreffend den Antrag der Dritten waren jedoch unstreitig bereits zuvor, nämlich am 10. Juni 2015, vollständig erfüllt. Folglich ist die Rechtsübertragung zugunsten der Dritten nach Regel 22(3) EPÜ an diesem Tage gegenüber dem EPA wirksam geworden, weswegen ihre Eintragung in das Register vorzunehmen war. Die Rechtsabteilung hat auch zutreffend darauf abgestellt, dass materiell-rechtliche Umstände wie die Frage nach der rechtlichen Wirksamkeit der Übertragungsverträge von ihr nicht zu überprüfen waren. Dies obliegt allein den nationalen Gerichten im Rahmen der entsprechenden Vindikationsklagen, Artikel 61(1) und Regel 14 EPÜ.
1.2. Soweit die Beschwerdeführerin demgegenüber meint, die Rechtsabteilung habe den Nachweis des Rechtsübergangs zugunsten der Dritten wegen der beiden widersprüchlichen Patentübertragungsverträge nicht als erfüllt ansehen dürfen, ist dem entgegenzuhalten, dass die Voraussetzungen der Umschreibung nach Regel 22 EPÜ rein formaler Natur sind. Auch dann, wenn zwei widerstreitende Anträge auf Umschreibung vorliegen, kommt es nicht darauf an, welcher der vorliegenden Übertragungsverträge materiellrechtlich wirksam ist. Nach alledem hat die Rechtsabteilung zutreffend entschieden.
2. Allerdings kann vorliegend über den Beschwerdegegenstand nicht mehr entschieden werden. Nach Regel 85 EPÜ in Verbindung mit Regel 22 EPÜ ist das EPA für Rechtsumschreibungen betreffend Patentanmeldungen und erteilte Patente (nur) während des Laufs der neunmonatigen Einspruchsfrist oder bis zur Beendigung eines etwa anhängigen Einspruchsverfahrens zuständig. Da im vorliegenden Fall kein Einspruch eingelegt und die Einspruchsfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist, hat sich die Hauptsache, die auf Eintragung in das Register gerichtet war, erledigt. Anträge auf Umschreibung sind nunmehr an die nationalen Patentämter der Mitgliedsstaaten zu richten, für die das Patent jeweils Schutz beansprucht.
3. Über den Antrag der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensfehlers aus Billigkeitsgründen nach R. 103(1)(a) EPÜ zu erstatten, ist gleichwohl zu entscheiden. Nach dieser Vorschrift ist die Beschwerdegebühr in voller Höhe zu erstatten, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Nach der Erledigung der Hauptsache kann nach dem Sinn der Vorschrift für die Erstattung der Beschwerdegebühr nur maßgeblich sein, ob die Beschwerdekammer der Beschwerde stattgegeben hätte (und die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht).
3.1 Nach der bereits mit dem Ladungszusatz geäußerten Auffassung der Kammer, zu der die Beschwerdeführerin inhaltlich keine Stellung genommen hat und an der die Kammer auch zum jetzigen Zeitpunkt festhält, wie oben unter Punkt 1. dargestellt, wäre der Beschwerde nicht stattzugeben gewesen, so dass dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr schon aus diesem Grund nicht zu entsprechen ist.
3.2 Abgesehen davon hat die Beschwerdeführerin auch keinen wesentlichen Verfahrensmangel dargelegt. Sie wendet sich allein gegen die aus ihrer Sicht unzutreffende rechtliche Würdigung des Sachverhalts im Rahmen der Regel 22 EPÜ durch die Rechtsabteilung. Darin folgt ihr die Kammer jedoch nicht, siehe oben Punkt 1. Zum anderen stellte eine fehlerhafte Beurteilung von Sachfragen ohnehin keinen Mangel "im Verfahren" dar (st. Rspr. der Beschwerdekammern, siehe Entscheidungen T 690/06, Punkt 12 der Gründe, J 29/95, Punkt 10 der Gründe; J 8/13, Punkt 2.4 der Gründe), der die Erstattung der Beschwerdegebühr auslösen könnte.
4. Der vorliegende Fall weist allerdings die Besonderheit auf, dass die Prüfungsabteilung während des Laufs der Beschwerdefrist gegen die Zurückweisung des Umschreibungsantrags durch die Rechtsabteilung die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents bewirkt hat. Diese Vorgehensweise kann erhebliche Probleme nach sich ziehen, da mit dieser Bekanntmachung der Lauf der Einspruchsfrist gegen das erteilte Patent ausgelöst wird, Artikel 99 (1) EPÜ. Das kann, wie der vorliegende Fall zeigt, wiederum zur vorzeitigen Erledigung des Beschwerdegegenstands während des laufenden Beschwerdeverfahrens führen, obwohl die Beschwerde an sich aufschiebende Wirkung hat. Da während des Laufs der Beschwerdefrist theoretisch jederzeit mit der Einlegung einer Beschwerde und damit mit dem Eintritt der aufschiebenden Wirkung nach Artikel 106(1) letzter Satz EPÜ gerechnet werden muss (vgl. auch Entscheidung J 28/94, Punkt 5 der Gründe), sollten solche Bekanntmachungen nicht bewirkt werden. Wollte man dies anders sehen, würde nach Auffassung der Kammer die aufschiebende Wirkung der Beschwerde unterlaufen werden. Das ist aber in jedem Fall zu vermeiden.
5. Dies führt vorliegend allerdings ebenfalls nicht zu der Erstattung der Beschwerdegebühr. Zum einen hätte die Beschwerde gegen die Entscheidung der Rechtsabteilung auf jeden Fall eingereicht werden müssen, so dass keine Kausalität zwischen der zwischenzeitlichen Bekanntmachung der Erteilung und der Anfechtung der Entscheidung der Rechtsabteilung besteht. Zum anderen hat die zwischenzeitliche Bekanntmachung durch die Prüfungsabteilung auch deswegen keine Auswirkungen gehabt, weil die Kammer, wie oben bereits ausgeführt, inhaltlich der angefochtenen Entscheidung der Rechtsabteilung betreffend die Zurückweisung des Umschreibungsantrags folgt und zudem die Zurückweisung des Aussetzungsantrags letztlich von der Beschwerdeführerin nicht ebenfalls mit der Beschwerde angegriffen worden ist.
6. Soweit die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 24. Februar 2017 zudem die Auffassung vertreten hat, der Umschreibungsantrag vom 22. Februar 2017 der Dritten im Mediationsverfahren vor dem Landgericht München I zugunsten der Beschwerdeführerin bestätige im Nachhinein, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Stellung ihres Umschreibungsantrags bereits materiell-rechtlich legitimierte Inhaberin der Anmeldung war, stellt sie wiederum auf materiell-rechtliche Gesichtspunkte ab, die für die Entscheidung in diesem Fall unerheblich sind.
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die Beschwerde ist gegenstandslos.
2. Die Beschwerdegebühr wird nicht erstattet.


This decision J 0012/16 (no pdf available) has European Case Law Identifier ECLI:EP:BA:2017:J001216.20170425. The file wrapper can be found herePhoto by fritsdejong obtained via Pixabay under CC0  (no changes made).

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