Tuesday, 10 April 2018

J 10/15 - No jurisdiction for Board of Appeal for decisions of receving section during International phase

Where are those missing figures?
The applicant in this case filed a PCT application through the EPO by having a messenger handing in the application at an EPO office in Munich. About two weeks later, the applicant receives a communication that the figures are missing. 
The applicant does not agree, and wants the receiving section to decide that the figures were present. Subsidiary, a request for incorporation by reference under rule 20.6 jo 4.18 PCT is made. The later request is granted, but the former is not. The applicant appeals the case at the EPO.
Unfortunately for the applicant, the Board of Appeal EPO decides that they are not competent to decide the case. The following head note is provided:
Während der internationalen Phase einer PCT Anmeldung ist eine Beschwerdekammer unzuständig, um eine Entscheidung des EPA als Anmeldeamt zu überprüfen.
which translates to:
During the international phase of a PCT application, a Board of Appeal has no jurisdiction to review a decision of the EPO as receiving Office.



Entscheidungsgründe
Zuständigkeit der Beschwerdekammer
1. Nach Artikel 21 (1) EPÜ sind die Beschwerdekammern für die Prüfung von Beschwerden gegen Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prüfungsabteilungen, der Einspruchsabteilungen und der Rechstabteilung zuständig.
Durch diese Bestimmung wird die Zuständigkeit der Beschwerdekammern erschöpfend auf die Prüfung von Beschwerden gegen die Entscheidungen der oben genannten Organe für die Durchführung der im Europäischen Patentübereinkommen vorgesehenen Verfahren beschränkt.
Grundsätzlich kann sich ein Gericht, bzw. ein Richter, nicht nach Bedarf neue Zuständigkeiten schaffen, nur der Gesetzgeber kann in einem solchen Zusammenhang tätig werden (vgl. G1/97, Nr. 3 b) der Entscheidungsgründe, ABl 2000, 322).
2. Aus dem dargestellten Sachverhalt sowie aus der vorhandenen Akte geht hervor, dass die angefochtene Entscheidung während der internationalen Phase der Patentanmeldung gefällt wurde, d.h. die Entscheidung wurde vom EPA, nicht als solches, sondern als internationale Behörde nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) getroffen.
Mit Ausnahme des darin geregelten Widerspruchsverfahrens sieht der PCT, als internationales Übereinkommen, keine weiteren Rechtsmittelverfahren vor.
Auch nach ständiger Rechtsprechung sind die Beschwerdekammern grundsätzlich nicht zuständig, um die vom EPA als internationale Behörde getroffenen Entscheidungen zu überprüfen (J 14/98, Nr. 2.1 der Entscheidungsgründe; J 20/89, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, ABl. 1991, 375; J 15/91, Nr. 2 der Entscheidungsgründe).
3. Artikel 150 (2) EPÜ bestimmt:
"Internationale Anmeldungen nach dem PCT können Gegenstand von Verfahren vor dem Europäischen Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der PCT, seine Ausführungsordnung und ergänzend dieses Übereinkommen anzuwenden. Bei mangelnder Übereinstimmung gehen die Vorschriften des PCT oder seiner Ausführungsordnung vor."
Daraus ergibt sich grundsätzlich nur, dass das EPA im Rahmen des PCT für internationale Anmeldungen tätig wird. Aus dieser Bestimmung lässt sich jedoch nicht ableiten, dass ergänzend zum PCT ein im EPÜ vorgesehenes Rechtsmittel schon in der internationalen Phase der Anmeldung anzuwenden ist, wenn es vom Gesetzgeber im PCT nicht vorgesehen wurde (s. J 15/91, Nr.3 der Entscheidungsgründe, S.9, Abs.2).
4. Die Kammer kann der Argumentation der Beschwerdeführerin nicht folgen, wonach der Artikel 125 EPÜ in analoger Weise anzuwenden sei und aus den in den Vertragsstaaten geltenden Verfahrensgrundsätzen abzuleiten sei, dass das im EPÜ vorgesehene Rechtsmittel der Beschwerde Anwendung findet, wenn das EPA als Anmeldeamt im Sinne des PCT tätig wurde. Die Beschwerdeführerin bezog sich diesbezüglich insbesondere auf das deutsche Recht und den Grundsatz, dass jede Entscheidung eines hoheitlichen Organs gerichtlich überprüfbar sein müsse.
Aus der Entscheidung G 1/97 der Großen Beschwerdekammer ergibt sich, dass sich der Artikel 125 EPÜ "nicht auf das Fehlen von Verfahren, sondern sich nur auf das Fehlen von Vorschriften über das Verfahren bezieht" (G 1/97, Nr. 3 a) der Entscheidungsgründe, ABl. 2000, 322).
Es ist jedoch eindeutig, dass die Vertragstaaten des PCT, die Möglichkeit der Einlegung einer Beschwerde in der internationalen Phase nicht vorgesehen haben, bzw. ein solches Rechtsmittel aus verfahrensökonomischen Gründen für nicht dienlich erachteten (s. dazu J 20/89, Nr. 3 der Entscheidungsgründe; J 15/91, Nr. 2 der Entscheidungsgründe, S. 7, Abs.2).
Eine ergänzende bzw. analoge Anwendung des Artikel 125 EPÜ, wie von der Beschwerdeführerin gefordert, bietet somit keine rechtliche Grundlage für die Schaffung eines besonderen Rechtsmittels gegen Entscheidungen, die vom EPA als Anmeldeamt nach dem PCT getroffen wurden (vgl. zur Frage der analogen Anwendung des Artikels 125 EPÜ: G 1/97, Punkt 3 b) der Entscheidungsgründe).
5. Aus diesen Gründen ist die Kammer zum Ergebnis gekommen, dass ihre Zuständigkeit im vorliegenden Fall nicht gegeben ist.
(...)
Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die Beschwerdekammer ist zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht zuständig.
2. Der Antrag auf Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer wird zurückgewiesen.
This decision J 0010/15  (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2018:J001015.20180130. The file wrapper can be found here. Photo by Monsterkoi obtained via Pixabay under CC0 license.

4 comments :

  1. Well, then who is competent? If the BoA is not, I wonder who could review a RO Action. Peraphs the RO itself?

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  2. I fear nobody is competent. The upshot is that a decision in the international phase is not appealable.

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  3. With a petition for review and/or request to excuse (PCT Art. 24 & 25), some degree of review by the national Office is possible if the decision from the rO led to a loss of the international application. But not immediately sure whether that could have helped in the case at hand.
    Anyhow, the national Office can review quite a lot in the national phase (as long as it is not pureiy formal requirements which were met during the international phase)?

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  4. Also the ISA and IPEA may review it:

    See Guidelines for Search and Examination at the EPO as PCT Authority, B-III 2.3.3 and C-III,2 to what extent they are competent to do so, and what the consequences are for the ISR, WO-ISA and IPER.

    (http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/e/b_iii_2_3_3.htm;
    http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/e/c_iii_2.htm€

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