Tuesday, 6 September 2016

T 738/13 Right to be heard


In this appeal from examination, the Board has to decide if the Examining Division has violated the applicant’s right to be heard by not motivating its decision well.
The applicant had requested supplementing the Examining Division by a legally qualified examiner. This was refused and motivated only by citing the relevant section of the Guidelines. The Board sympathizes with the applicant but finds in this case the brief motivation acceptable.
The Board does agree that the lack of inventive step decision is not adequately reasoned. The applicant had submitted a thorough problem-solution approach reasoning. The division is silent in its decision on this reasoning. The Board considers submitting the case back, but first spots a new clarity issue. The Boards takes this upon its own shoulders. The applicant manages to overcome the Art.84 objection. The Board then submits the case back for further examination.


Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) hat Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung eingelegt, mit der die Europäische Patentanmeldung Nr. 05 779 353.1 zurückgewiesen wurde.

II. Die Prüfungsabteilung begründete ihre Entscheidung damit, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik in Verbindung mit D2, D6 oder D9 nicht erfinderisch sei. Sie wies darüber hinaus Änderungen an Anspruch 1 eines dritten Hilfsantrags zurück mit der Begründung, dass die hinzugefügten Merkmale einem abhängigen Anspruch entnommen waren, der auf Grund eines Einheitlichkeitseinwands nicht recherchiert wurde, so dass die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer G 2/92 in Verbindung mit Regel 64 (1) EPÜ eine solche Änderung ausschließe. Einen hilfsweise gestellten Antrag der Anmelderin, die Prüfungsabteilung durch einen rechtskundigen Prüfer zu ergänzen, hat sie mit Verweis auf die Richtlinien zur Prüfung C-VIII, 7 abgelehnt.

III. Mit der Beschwerdebegründung verfolgte die Beschwerdeführerin ihre der Entscheidung zugrundeliegenden Anträge weiter. Sie bemängelte zudem, dass die Entscheidung in mehreren Punkten rechtsfehlerhaft sei. Einerseits sei das rechtliche Gehör hinsichtlich im Verfahren vorgetragener und in der Entscheidung unberücksichtigt gebliebener Argumente zur erfinderischen Tätigkeit u.a. beim Hauptantrag verletzt und die Entscheidung, die Prüfungsabteilung nicht zu erweitern, nicht begründet. Andererseits stütze sich die Zurückweisung des dritten Hilfsantrags auf eine falsche rechtliche Grundlage, da die zitierte G 2/92 mit Einführung der Regel 86 (4) EPÜ 1973 (entsprechend Regel 137 (5) EPÜ) überholt sei. In diesem Zusammenhang beantragte die Beschwerdeführerin auch die Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer.

IV. Die Beschwerdeführerin wurde zur mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer geladen. In einer Mitteilung zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung teilte die Kammer der Beschwerdeführerin unter anderem mit, dass der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ nicht zu erfüllen schien. Hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin behaupteten Mängel an der Entscheidung der Prüfungsabteilung sah die Kammer vorläufig keinen Grund zur sofortigen Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung.

V. Mit Schreiben vom 31. Mai 2016 reichte die Beschwerdeführerin Hilfsanträge 1 bis 4 ein.

VI. Die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am 1. Juli 2016. Die Beschwerdeführerin reichte einen geänderten Anspruchssatz als Hauptantrag ein.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage des Hauptantrags, eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2016, oder auf Grundlage des Hilfsantrags 1, ebenso eingereicht in der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2016, oder auf der Grundlage der Hilfsanträge 2 bis 5, eingereicht mit Schreiben vom 31. Mai 2016 zu erteilen. Sie beantragte weiter die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz.

VIII. Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Armaturenbrett (1) oder Innenverkleidung (131) für ein Kraftfahrzeug oder Fahrzeug (120) mit einem Träger (37) und einem über dem Träger (37) angeordneten gewebten Überzug (20), wobei der gewebte Überzug (20) Kettfäden (45) und Schussfäden (46) sowie Bindungspunkte (47) bezüglich der Kettfäden (45) und Schussfäden (46) umfasst, und wobei die Dichte der Bindungspunkte (47) derart unabhängig von der Oberflächengeometrie des Trägers (37) ist, dass

der Träger (37) einen Bereich (40) mit einer planen Oberfläche, auf dem ein Teil des gewebten Überzugs (20) angeordnet ist, und einen Bereich (42, 43) mit einer konvexen Oberfläche aufweist, auf dem ein Teil des gewebten Überzugs (20) angeordnet ist, wobei die Dichte der Bindungspunkte (47) des gewebten Überzugs (20) oberhalb des Bereichs (40) des Trägers (37) mit der planen Oberfläche gleich der Dichte der Bindungspunkte (47) des gewebten Überzugs (20) oberhalb des Bereichs (42, 43) des Trägers (37) mit der konvexen Oberfläche ist, oder

der Träger (37) einen Bereich (40) mit einer planen Oberfläche, auf dem ein Teil des gewebten Überzugs (20) angeordnet ist, und einen Bereich (41) mit einer konkaven Oberfläche aufweist, auf dem ein Teil des gewebten Überzugs (20) angeordnet ist, wobei die Dichte der Bindungspunkte (47) des gewebten Überzugs (20) oberhalb des Bereichs (40) des Trägers (37) mit der planen Oberfläche gleich der Dichte der Bindungspunkte (47) des gewebten Überzugs (20) oberhalb des Bereichs (41) des Trägers (37) mit der konkaven Oberfläche ist."

Entscheidungsgründe

1. Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) bestimmt, dass die Kammer die Angelegenheit an die erste Instanz zurückverweist, wenn das Verfahren vor der ersten Instanz wesentliche Mängel aufweist, es sei denn, dass besondere Gründe gegen die Zurückverweisung sprechen.

2. Die Beschwerdeführerin hat unter anderem bemängelt, dass die Prüfungsabteilung ihre Ermessensentscheidung, die Abteilung nicht um einen rechtskundigen Prüfer zu ergänzen, nicht begründet hat.

2.1 Nach Artikel 18 (2) EPÜ wird die Prüfungsabteilung durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt, wenn die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung dies für erforderlich hält. Der Prüfungsabteilung wird also bei der Entscheidung über die Ergänzung ein Ermessen eingeräumt, welches sie im Fall einer Ablehnung in der Tat zu begründen hat.

2.2 Die Kammer kann allerdings im vorliegenden Fall keinen Fehler bei der Ausübung des Ermessen und der Begründung in der Entscheidung erkennen. Die Prüfungsabteilung hat ihre Ablehnung zwar äußerst knapp mit Verweis auf die entsprechenden Stelle der Prüfungsrichtlinien, C-III 7, Ausgabe Juni 2012, begründet. Diese Begründung kann aber unter den zugrundeliegenden Umständen als ausreichend angesehen werden.

2.2.1 Die Anmelderin hat den Antrag auf Ergänzung der Prüfungsabteilung in ihrem Schreiben vom 6. September 2012 gestellt. Darin heißt es auf Seite 4:

"Hilfsantrag 3 ist daher zulässig. Sofern die Prüfungsabteilung weiterhin die Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 verneinen sollte, wird hilfsweise beantragt die Prüfungsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer zu erweitern".

Eine Begründung dieses Antrags findet sich dort nicht.

Des weiteren ist dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung zu entnehmen, dass die mündliche Verhandlung um 9:03 Uhr eröffnet wurde. Nach Feststellung der Anträge und Überprüfung der Vollmacht des Vertreters wurde von der Anmelderin der Antrag auf Ergänzung der Prüfungsabteilung erneut gestellt. Darauf wurde laut unbestrittenem Protokoll die Verhandlung von 9:03 Uhr bis 9:08 Uhr unterbrochen. Danach verkündete die Prüfungsabteilung ihre Entscheidung, dass sie eine Ergänzung nicht für erforderlich halte. Obwohl dem Protokoll explizit nicht zu entnehmen ist, ob die Anmelderin mündlich eine Begründung für ihren Antrag vorgetragen hat, kann die Kammer zumindest auf Grundlage der angegebenen Zeitspanne im Protokoll davon ausgehen, dass kein neues substantielles Vorbringen hierzu erfolgt sein kann. Dies wurde von der Beschwerdeführerin im übrigen auch nicht behauptet.

2.2.2 Unter diesen Voraussetzungen ist es für die Kammer nicht nachvollziehbar, dass es einer ausführlicheren Begründung der Ablehnung des Antrags in der Entscheidung bedurft hätte. Der Entscheidung liegt offenbar die Auffassung zugrunde, dass die Prüfungsabteilung sich zur Beantwortung der aufgeworfenen Rechtsfrage ohne Erweiterung der Abteilung befähigt sah. Eine weitergehende Begründung erscheint auch nicht erforderlich, da einer Prüfungsabteilung die Befähigung der Beantwortung entsprechender verfahrensrechtlicher Fragen grundsätzlich nicht abgesprochen werden kann. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass ihre Mitglieder die erforderlichen Kenntnisse besitzen, um solche Fragen zu beantworten. Aus dem Umstand, dass die Abteilung die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin offenbar nicht teilte, folgt jedoch nicht, dass eine Erweiterung der Abteilung hätte stattfinden müssen.

2.3 Die Beschwerdeführerin hat dem widersprechend vorgetragen, dass sich die weitere Begründungspflicht implizit aus ihrem Vorbringen im Schreiben vom 6. September 2012 ergebe.

2.3.1 Unter Punkt I des Schreibens hat die Beschwerdeführerin zur Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 vorgetragen. Darin hat sie sich detailliert mit der Rechtsgrundlage für die mögliche Entscheidung der Prüfungsabteilung, diesen Hilfsantrag nicht zuzulassen, auseinandergesetzt und begründet, warum diese ihrer Meinung nach falsch ist (siehe Punkte II und III oben). Sie hat außerdem argumentiert, warum der der Auffassung der Prüfungsabteilung zugrundeliegende Einheitlichkeitseinwand nicht greife, um dann abschließend obigen Antrag zu formulieren.

2.3.2 Nach Meinung der Beschwerdeführerin sei daher die Entscheidung über die bei der Zulässigkeit des Hilfsantrags 3 anzuwendenden Rechtsgrundlage, d.h. ob die Stellungnahme der Großen Beschwerdekammer in G 2/92 seit Einführung der Regel 86 (4) EPÜ 1973, bzw. 137 (5) EPÜ überholt sei, eine komplizierte Rechtsfrage, die die Ergänzung gerechtfertigt hätte.

2.3.3 Die Kammer kann dieses Argument nicht akzeptieren. Die im Vorlauf zu dem schriftlichen Antrag auf Ergänzung der Prüfungsabteilung gemachten Ausführungen stellen die rechtliche Argumentation der Beschwerdeführerin im Prüfungsverfahren dar. Sie sind aber keine Begründung, auch nicht implizit, für den am Ende des Abschnitts ohne weitere Bezugnahme auf den vorausgehenden Vortrag gestellten Antrag.

3. Allerdings weist die angefochtene Entscheidung Mängel unter anderem dahingehend auf, dass Argumente der Beschwerdeführerin, die sie im Prüfungsverfahren in Antwort auf einen Einwand unter Artikel 56 EPÜ bezüglich der ursprünglich eingereichten Ansprüche (entsprechend dem Hauptantrag der angefochtenen Entscheidung) vorgetragen wurden, in der Begründung der Entscheidung nicht berücksichtigt wurden.

3.1 Insbesondere hatte die beschwerdeführende Anmelderin in ihrem Schreiben vom 6. September 2012 unter Punkt III, letzter Absatz der Seite 5, in Antwort auf den Einwand im Bescheid im Anhang zur Ladung zur mündlichen Verhandlung vor der Prüfungsabteilung dargelegt, dass das aus D1 bekannte Gewebe ein aktives Gewebe mit Fäden aus Formgedächtnis-Metalllegierungen sei, die es ermöglichen sollten, die Geometrie des aktiven Gewebes zu variieren. Der Einsatz von Geweben nach D2 bis D7 (D7 entsprechend D9 in der angefochtenen Entscheidung) würde die in D1 beschriebene Vorrichtung unbrauchbar machen, da diese dann gerade nicht mehr in der Lage sei, ihre Geometrie zu ändern. Somit wäre der Fachmann von einer Kombination von D1 mit D2 bis D7 (D9) abgehalten.

3.2 Die angefochtene Entscheidung der Prüfungsabteilung enthält zwar einen ausführlich begründeten Aufgabe-Lösung-Ansatz zum Hauptantrag. Das oben wiedergegebene Argument findet in der Entscheidung aber keine Entgegnung. Es ist der Akte des Prüfungsverfahrens auch nicht zu entnehmen, dass dieses Argument fallengelassen wurde. Das Argument wurde ganz im Gegenteil auch in der Beschwerdebegründung aufrechterhalten. Die Prüfungsabteilung hat der Sache allerdings nicht abgeholfen (Artikel 109 EPÜ), so dass die Kammer davon ausgehen muss, dass sie das Argument nicht überzeugt hat. Die Gründe hierfür sind weder für die Beschwerdeführerin noch für die Kammer sofort erkennbar. Somit wurde das rechtliche Gehör (Artikel 113 (1) EPÜ) der Beschwerdeführerin verletzt, was in der Regel eine sofortige Zurückverweisung der Sache an die erste Instanz rechtfertigt.

3.3 Die Kammer war allerdings der vorläufigen Auffassung, dass die mit der Beschwerde anfänglich verfolgten ursprünglich eingereichten Ansprüche des Hauptantrags wenigstens prima facie dem Erfordernis der Klarheit (Artikel 84 EPÜ) nicht genügten. Eine sofortige Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung, hätte dazu geführt, dass die Sache mit einer voraussichtlich vollständig begründeten Entscheidung zur erfinderischen Tätigkeit aber mit dem gleichen Mangel an Klarheit nach einiger Zeit wieder zur Kammer zurückgekommen wäre. Deswegen hat sich die Kammer entschieden, das Erfordernis des Artikels 84 EPÜ hinsichtlich des in ihrer Mitteilung zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erhobenen Einwands sofort zu prüfen.

3.4 Obwohl die Entscheidung der Prüfungsabteilung auch in anderen Punkten ähnliche Mängel aufzuweisen scheint (z.B. hinsichtlich der behaupteten fehlenden Begründung zur mangelnden Einheitlichkeit, die der Ablehnung des Hilfsantrags 3 zugrunde zu legen wäre, bzw. keine Stellungnahme zum von der Beschwerdeführerin behaupteten Vorliegen eines engen technischen Zusammenhangs zwischen den Merkmalen der Ansprüche, die von der Prüfungsabteilung als uneinheitlich angesehen wurden, vgl. Übergang der Seiten 3 und 4 im Schreiben vom 6. September 2012), hat die Kammer das ihr in Artikel 11 VOBK gegebene Ermessen in der mündlichen Verhandlung dahingehend ausgeübt, unter Berücksichtigung der oben dargelegten besonderen Umstände, die Angelegenheit nicht sofort an die erste Instanz zurückzuverweisen.

4. Der von der Kammer erhobene Einwand unter Artikel 84 EPÜ hat dazu geführt, dass die Beschwerdeführerin die Ansprüche ihres Hauptantrags substanziell geändert hat. Sie hat gemäß Anspruch 1 des nunmehr geltenden Hauptantrags die Formulierung im ursprünglichen Anspruch 1 "im Wesentlichen unabhängig" durch "derart unabhängig" ersetzt und die Merkmale der ursprünglichen abhängigen Ansprüche 2 und 3 hinzugefügt. Außerdem wurde der ursprüngliche unabhängige Verfahrensanspruch 16 ersatzlos gestrichen. Die Kammer sieht damit den von ihr erhobenen Einwand unter Artikel 84 EPÜ ausgeräumt.

5. Durch die Änderungen hat sich einerseits der Gegenstand der Beschwerde substanziell geändert. Andererseits müssten die oben unter Punkt 3.1 genannten unberücksichtigt gebliebenen Argumente der Beschwerdeführerin bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zum ersten Mal von der Kammer beurteilt werden, ohne dass die Prüfungsabteilung hierzu eine Entscheidung getroffen hat.

6. Die Kammer hat deshalb entschieden, die Ansprüche nicht weiter auf die Erfüllung der Erfordernisse des EPÜ, insbesondere auch auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, zu prüfen. In diesem Zusammenhang bemerkt die Kammer, dass die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ nur insoweit geprüft worden sind, wie sie den von der Kammer erhobenen Einwand hinsichtlich der ursprünglichen Ansprüche 1 und 16 betreffen. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen (Artikel 111 (1) EPÜ).

7. Eine Entscheidung über den Gegenstand der weiteren Hilfsanträge der Beschwerdeführerin ist daher nicht erforderlich. Ebenso ist eine Entscheidung über den mit der Beschwerdebegründung gestellten Antrag auf Vorlage einer Frage an die Große Beschwerdekammer nicht mehr erforderlich, da dieser Antrag nicht aufrechterhalten wurde und sich der Antrag auf Vorlage zudem auf den Hilfsantrag 5 bezog, über den im gegenständlichen Verfahren jedoch nicht zu entscheiden war.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

This decision T 738/13 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2016:T073813.20160701. The file wrapper can be found here. Photo “Reason 5 Upgrade Package" by yoppi obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made)


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