Tuesday, June 09, 2015 R 16/13 - Surprise!

This is a Petition for review against a decision of a board of appeal in an opposition case. Although such petitions are rarely successful, here the patent proprietor convinced the Enlarged Board of Appeal that its right to be heard was violated.

Claim 1 of the main request, refused by the Board of Appeal, concerned micronised crystalline tiotropium bromide characterized by the following parameters: particle size, specific surface area value, specific heat of solution and water content.

Early in the procedure the applicant had filed document D11A with comparative test results. In its decision the board of appeal considered this document to be insufficient to prove the advantages of the claimed substance because the parameters used in the claim were not specified in document D11A. 

In its decision the board of appeal considered document D25 to represent the closest state of the art and reformulated the objective technical problem to produce a different micronised crystalline tiotropium bromide. This task was found not inventive. 
 
The decisive reason [maßgebliche Grund] that D11A does not give complete parameter values, was never an issue in the entire procedure preceding the decision. Accordingly Enlarged board sets aside the appeal decision.

In the meantime, the board of appeal has issued a new summons for oral proceedings in appeal case T 379/10.


 Entscheidungsgründe

Zulässigkeit des Antrags

1. Der Überprüfungsantrag ist rechtzeitig unter Einzahlung der vorgeschriebenen Gebühr eingelegt worden (Artikel 112a (4) Satz 2 EPÜ). Er erfüllt auch alle übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen nach Artikel 112a in Verbindung mit Regel 107 EPÜ. Die erforderliche Rüge eines schwerwiegenden Verfahrensmangels nach Regel 106 EPÜ hat die Antragstellerin während des Verfahrens nicht vorbringen können. Denn sie stützt ihren Antrag darauf, dass sie von der Versagung des rechtlichen Gehörs erst mit der Zustellung der schriftlichen Begründung der angegriffenen Entscheidung Kenntnis erlangt hat (Regel 106 EPÜ in fine).

Begründetheit des Antrags

2. Zur Beantwortung der Frage, ob der Patentinhaberin in dem Verfahren vor der Beschwerdekammer das rechtliche Gehör nach Art. 112a (2) c, 113 (1) EPÜ in schwerwiegender Weise versagt worden ist, bedarf es einer sorgfältigen Bewertung des Ablaufs des Einspruchs- und des Einspruchsbeschwerdeverfahrens im Hinblick auf die Einführung und Erörterung des Dokuments D11A auf der Grundlage der Akten, einschließlich der inhaltlich unbestrittenen zu den Akten gereichten Skizzierung des Ablaufs der mündlichen Verhandlung durch den Vertreter der Patentinhaberin.

2.1 Unter Punkt 4.5 der angegriffenen Entscheidung geht es darum, ob die im Patent definierte Aufgabe durch den beanspruchten Gegenstand gelöst und der Nachweis dafür durch D11A erbracht wird. Die Beschwerdekammer hat das verneint. Sie hat unter Punkt 4.5.1 die in D11A dokumentierten Vergleichsversuche analysiert und ist zu der oben unter I.2 zitierten Schlussfolgerung gekommen, dass die Erfindung die angegebene Aufgabe nicht löse.

2.2 Der dafür maßgebliche Grund, D11A gebe die Parameterwerte des mit dem Stand der Technik verglichenen Produkts unvollständig wieder, so dass die dort dokumentierten Vergleichsversuche zur Stützung der geltend gemachten verbesserten Stabilität und zur Bejahung einer erfinderischen Tätigkeit nicht ausreichten, wurde jedoch nach den Feststellungen der Großen Beschwerdekammer in dem gesamten, der Entscheidung vorausgegangenen Verfahren nicht angesprochen. Er ist weder von den Parteien vorgetragen worden, noch hat ihn die Kammer von sich aus zur Sprache gebracht, noch ist er in der mündlichen Verhandlung erörtert worden. Dies hat die Einsprechende im vorliegenden Verfahren nicht geleugnet, sondern sogar implizit durch ihren Vortrag bestätigt (vgl. S. 3, Punkt 15 ihrer Eingabe vom 17.6.2014).

3. Wie von der Einsprechenden zutreffend vorgetragen, hat die Große Beschwerdekammer in Verfahren nach Artikel 112a EPÜ seit ihrer ersten Überprüfungsentscheidung geurteilt, dass zur Wahrung des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ die Parteien nicht im Vorhinein über alle denkbaren Entscheidungsgründe informiert werden müssten (seit R 0001/08 vom 15. Juli 2008). Daher obliegt einer Beschwerdekammer nicht die Verpflichtung, in der mündlichen Verhandlung alle in der späteren Entscheidung angestellten Erwägungen anzusprechen und mit den Parteien zu diskutieren, solange deren Erheblichkeit im Verfahren zumindest deutlich geworden ist und die Kenntnis von ihrer Bedeutung bei einer technisch und patentrechtlich vorgebildeten Partei vorausgesetzt werden kann.

3.1 Daran hat die Große Beschwerdekammer in ständiger Rechtsprechung (siehe die zahlreichen Nachweise in Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Aufl. 2013, IV.E.9°(iv), S. 1220 letzter Absatz) festgehalten, wenngleich die einschlägigen Formulierungen dazu in den Entscheidungen mitunter voneinander abweichen. So ist von "jedem möglichen Argument" die Rede (R 0007/12 vom 6. Dezember 2013 Nr. 13 der Gründe), von "Gründen, die der Entscheidung zugrunde liegen" (R 0018/09 vom 27. September 2010 Nr. 15 der Gründe), von den "entscheidenden Gründen" (R 0016/10 vom 20. Dezember 2010 Nr. 2.2.4 der Gründe) und von "allen absehbaren Gründen", die den Parteien im Lichte von Artikel 113 (1) EPÜ nicht vor der Verkündung einer Entscheidungen haben mitgeteilt werden müssen.

3.2 Dieser Grundsatz beansprucht nicht allein Geltung für die Gründe einer Entscheidung, sondern auch – wie hier - für die Interpretation einer Passage zum Stand der Technik, selbst wenn sie nur einen Teil der Entscheidungsgründe betrifft, für diese aber von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (R 0019/11 vom 2. Oktober 2012 Nr. 2.2 der Gründe; R 0015/12 vom 20. Dezember 2012 Nr. 5a der Gründe).

3.3 Demnach ist das Recht, gehört zu werden, gewahrt, wenn eine Partei die Gelegenheit erhalten hat, sich zu den entscheidungserheblichen Gesichtspunkten des Falles und den relevanten Passagen zum Stand der Technik zu äußern, wenngleich die Kammer aus der Erörterung der vorgebrachten Gründe letztlich ihre eigenen Schlüsse ziehen können muss (R 0015/12 vom 11. März 2013 Nr. 5a der Gründe). Dies bedeutet, dass die Kammer ihre Entscheidung nur auf Gründe stützen darf, die im Beschwerdeverfahren angesprochen worden sind und deshalb die Parteien nicht überrascht haben konnten (R 0015/09 vom 5. Juli 2010 Nr. 4.6 der Gründe; R 0021/10 vom 16. März 2011 Nr. 2.3 der Gründe; R 0003/13 vom 30. Januar 2014 Nr. 2.2 und 2.6 der Gründe).

4. Das Verbot von Überraschungsentscheidungen mag keine Schwierigkeiten bereiten, wenn in inter partes Verfahren jede Partei ihre Argumentation uneingeschränkt vorträgt und die Beschwerdekammer sich am Ende der Verhandlung aus dem wechselseitigen Vorbringen ihre eigene Meinung bildet.

4.1 Der vorliegende Sachverhalt wirft jedoch die Frage auf, ob es mit Artikel 113 (1) EPÜ im Einklang steht, wenn, wie nach dem unter I.3 zusammengefassten Verfahrensablauf, eine Beschwerdekammer ihre Entscheidung auf Gründe stützt, die von keiner der Parteien in das Verfahren eingeführt und auch von der Kammer selbst nicht zur Diskussion gestellt worden sind, obwohl die von der Sichtweise der Kammer benachteiligte Partei eine erkennbar gegenteilige Auffassung vertritt.

4.2 Bereits die Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung hat sich entgegen der Auffassung der Patentinhaberin zum nächstliegenden Stand der Technik auf die Einspruchsschrift vom 8.5.2008 gestützt und die erfinderische Tätigkeit ausgehend von D2 in Verbindung mit D4 und D7 im Ergebnis verneint.

4.3 Dagegen hat sich die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren insofern erfolgreich gewehrt, als die Kammer in ihrer Entscheidung zu dem Schluss gekommen ist, dass D2 "kein Mikronisat von kristallinem Tiotropiumbromid oder dessen Hydraten unmittelbar und eindeutig, sei es explizit oder implizit, offenbart" (vgl. Punkt 4.2.2, letzter Absatz). Stattdessen hat sie D25 als nächstliegenden Stand der Technik angesehen, weil diese Druckschrift als einziges der zur Auswahl stehenden Dokumente ein kristallines Mikronisat von Tiotropiumbromid offenbare (vgl. Punkt 4.2.4).
Allerdings hat die Kammer der wiederholt vorgebrachten Argumentation der Patentinhaberin keine Beachtung geschenkt, nach der ausgehend von D24 das bereits im Prüfungsverfahren eingereichte Dokument D11A die verbesserte Lagerstabilität der Erfindung belege.

5. In einem gegen eine Widerrufsentscheidung gerichteten Einspruchs-beschwerdeverfahren obliegt es der Beschwerdekammer zu prüfen, ob die Widerrufsgründe stichhaltig sind oder ob dem Antrag und den dazu vorgebrachten Gründen folgend die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent wie beantragt aufrechtzuerhalten ist.

5.1 Das ist hier nicht geschehen. Vielmehr hat die Beschwerdekammer in ihrem Ladungszusatz von sich aus die Vergleichsversuche in dem Dokument D11A, das von der Patentinhaberin bereits im Prüfungsverfahren und ein weiteres Mal mit der Beschwerdebegründung zum Beleg der erfinderischen Tätigkeit vorgelegt worden ist, kommentarlos erwähnt und die Dokumente D24 und D25 in das Verfahren eingeführt. Die Begründung der Entscheidung, weshalb Anspruch 1 des Hauptantrags die erfinderische Tätigkeit fehle, leitet sich auch nicht unmittelbar aus einem Angriff der Einsprechenden ab. Dies lässt nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer den Schluss zu, dass die maßgeblichen Gründe der angegriffenen Entscheidung weitgehend auf eigenen Erwägungen der Beschwerdekammer im Sinne von Artikel 114 (1) EPÜ beruhen.

5.2 Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Wenn die Beschwerdekammer jedoch entscheidungserhebliche Überlegungen anstellt, die bisher im Verfahren von keiner Seite angesprochen worden sind, hätte sie diese den Parteien im Ladungszusatz oder spätestens in der mündlichen Verhandlung zur Kenntnis bringen müssen. Etwas anderes gilt allenfalls, wenn die Kammer berechtigterweise hätte annehmen dürfen, die Patentinhaberin und die Einsprechende bzw. ihre Vertreter würden ohne Zweifel aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung mit Vergleichsversuchen in Patentangelegenheiten von sich aus die fragliche Argumentation der Kammer erkennen und in ihren Parteivortrag einbeziehen können.

5.3 Davon kann hier nicht ausgegangen werden. Denn die Patentinhaberin hat ersichtlich während des gesamten Verfahrens die Auffassung vertreten, die in D11A dokumentierten Vergleichsversuche der mit dem Stand der Technik verglichenen Proben seien dort stets als erfindungsgemäßes kristallines Mikronisat von Tiotropiumbromid bezeichnet worden bzw. als durch Mikronisierung von kristallinem Tiotropiumbromid-Monohydrat, wie es die Erfindung vorsehe. Diese Proben seien folglich eindeutig wie im Streitpatent beschrieben hergestellt worden und wiesen damit zwingend auf die Parameterwerte in Anspruch 1 hin.

5.4 Eine Erörterung der gegenteiligen Auffassung der Kammer, auf der ihre Entscheidung beruht, lässt sich dem Ablauf des Verfahrens an keiner Stelle entnehmen. Hinzu kommt, dass das von der Patentinhaberin vertretene Verständnis der D11A im Verfahren weder von der Einsprechenden noch von der Kammer jemals in Frage gestellt worden ist. Dies musste bei der Patentinhaberin die Vorstellung hervorrufen, an ihrer Interpretation der D11A bestünden keine Zweifel. Deshalb hat sich ihr keine Möglichkeit eröffnet, die Auffassung der Kammer, in D11A seien die Parameter des mit dem Stand der Technik verglichenen, erfindungsgemäßen Mikronisats nicht vollständig angegeben bzw. die drei letzten in Anspruch 1 aufgelisteten Parameter fehlten vollständig, zu erkennen und sich dazu zu äußern.

5.5 Diese Einschätzung lässt sich schon deshalb nicht von der Hand weisen, weil die Beschaffenheit der Proben bzw. die Aussagekraft der in D11A dokumentierten Vergleichsversuche vor der mündlichen Verhandlung niemals in Zweifel gezogen worden sind, zumal sie bereits im Erteilungsverfahren zum Beweis eines überraschenden Effekts der Erfindung ausdrücklich hervorgehoben worden sind.
Schließlich konnte der Beschwerdekammer nicht entgangen sein, dass die Pateninhaberin über die Gründe im Unklaren war, die die Kammer veranlasst haben, das beanspruchte kristalline Mikronisat von Tiotropiumbromid für nicht erfinderisch zu halten. Unmittelbar nachdem der Vorsitzende im Anschluss an eine Beratungspause den Parteien mitgeteilt hatte, nach Auffassung der Kammer beruhe - ausgehend von der Druckschrift D25 als nächstkommendem Stand der Technik - der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, hat die Patentinhaberin wiederholt, aber vergeblich um eine Begründung dieser Entscheidung gebeten.

6. Anspruch 1 in seiner erteilten Fassung ist somit die Schutzfähigkeit aus Erwägungen abgesprochen worden, die die Beschwerdekammer ex officio zur Begründung ihrer Entscheidung herangezogen hat, ohne den Parteien, namentlich der durch sie benachteiligten Patentinhaberin, Gelegenheit gegeben zu haben, zu diesen Gründen Stellung zu nehmen und unter Umständen entsprechende neue Anträge einzureichen. Da es der Patentinhaberin nach dem Verfahrensablauf ersichtlich auch nicht möglich war, aus eigenem Fachwissen sich die Argumentation der Kammer zu erschließen, hätte diese von sich aus ihre Sicht der Vergleichsversuche spätestens in der mündlichen Verhandlung zur Sprache bringen müssen. Das hat sie nicht getan, so dass sie der Patentinhaberin mit Folgen für den Ausgang des Verfahrens und damit in schwerwiegender Weise das rechtliche Gehör abgeschnitten hat (Artikel 112a (2) c), 113 (1) EPÜ). Denn das Patent ist durch diesen Verfahrensfehler bedingt nur eingeschränkt aufrechterhalten worden. Folglich ist nach Ziffer 1 und 2 des Entscheidungstenors zu erkennen.

7. Hingegen kann dem Antrag, die Mitglieder, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, bei der Neuverhandlung der Beschwerde durch andere Mitglieder zu ersetzen, nicht stattgegeben werden. Denn die Patentinhaberin hat ihn zu keinem Zeitpunkt des Überprüfungsverfahrens substantiiert begründet.

Entscheidungsformel
Aus diesen Gründen wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer 3.3.01 wird angeordnet.
3. Die Gebühr für den Antrag auf Überprüfung wird zurückgezahlt.
4. Der Antrag, die Mitglieder der Beschwerdekammer, die an der aufgehobenen Entscheidung mitgewirkt haben, wird zurückgewiesen.

This decision R 16/13 (pdf) has European Case Law Identifier:  ECLI:EP:BA:2014:R001613.20141208. The file wrapper can be found here. Photo "a lame surprise and not enough peanuts". by frankieleon obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).