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G 1/18 - Appeal deemed not to be filed or inadmissible in case of delayed fee payment?


The (former) President of the EPO has referred a point of law concerning the interpretation of Article 108 EPC to the Enlarged Board of Appeal: Lorsque la formation d'un recours et/ou la taxe de paiement ont lieu après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ? (Provisional translation of the question into English (source): If notice of appeal is filed and/or the appeal fee is paid after expiry of the two month time limit under Article 108 EPC, is the appeal inadmissible or is it deemed not to have been filed, and must the appeal fee be reimbursed?Provisional translation of the question into German (source)Wenn erst nach Ablauf der in Artikel 108 EPÃœ vorgesehenen Frist von zwei Monaten Beschwerde eingelegt und/oder die Beschwerdegebühr entrichtet wird, ist die Beschwerde dann unzulässig oder gilt sie als nicht eingelegt, und muss die Beschwerdegebühr zurückgezahlt werden?). The question concerns the same issue as earlier referrals G 1/14 and G 2/14, which did however not lead to an answer due to the referral being considered inadmissible or because the underlying case ceased to be in existence. 
T 1325/15, issued shortly after G 1/14 and G 2/14 proceedings were ended, could have been seen by some to answer the question, but at least one other Board did not follow it - a final decision/opinion by the EBA will settle the issue. Note that T 1325/15 wrote in r.35. "Both referral decisions concentrated on the meaning of Art.108, second sentence, which reads "Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid". In numerous decisions the BoAs had interpreted this provision as meaning that an appeal did not come into existence, i.e. the notice of appeal was deemed not to have been filed, if the appeal fee was not paid within the two-month time limit of Art. 108, first sentence. In a smaller number of deviating decisions, the boards of appeal dismissed the appeal as inadmissible where the notice of appeal was filed and the appeal fee paid after expiry of the time limit." Also, in r.41. "Art.108, first sentence, requires that notice of appeal be filed within two months of notification of the decision. If no notice of appeal is filed, then no appeal comes into existence. Although the position that R.101(1) means that a late-filed notice of appeal brings into existence an inadmissible appeal may be not unreasonable, in view of the general rule that no distinction is to be made between the late filing and the non-filing of a document, the Board considers that no appeal exists where a notice of appeal was not (deemed to be) filed in due time." and "r.42. The Board notes that its approach, although it has not always consistently been applied in the jurisprudence of the boards of appeal, is also in line with the reasoning in earlier decisions which have argued that an appeal is deemed not to have been filed where the appeal fee was paid in time but the notice of appeal was filed only after expiry of the two-month period of Art.108(1) (see in particular decisions J 19/90, r.1.2.2 and 4; T 445/98, r.1.2, 5, 6 and 7; and T 778/00, section V of the facts and submissions and point 6 of the reasons)." 
It may also be worthwhile to consider the observation made in T 2017/12, r.3.1.1 (the decision that led to the referral G 2/14):“The leading decision is J 21/80. In this case the appeal fee had been paid late. The board held that, "En raison de l'inexistence d'un recours valable, le montant de la taxe de recours payée tardivement doit être restitué.' There is no further reasoning. The order, originally in French, contains the following statement: 'Le recours contre la décision de la Section de dépôt du 12 mai 1980 est considéré comme non formé." The English translation of this, "The appeal against the Decision ... is inadmissible", is incorrect, whereas the German translation is accurate: "Die Beschwerde ... gilt als nicht eingelegt."” 

Saisine de la Grande Chambre de recours au titre de l’Article 112(1)(b) CBE


Saisine de la Grande Chambre de recours
- Interprétation de larticle 108 CBE -

A.                  Question de droit soumise
Lorsque la formation dun recours et/ou la taxe de paiement ont lieu après lexpiration du délai de deux mois prévu à l’article 108 CBE, le recours est-il irrecevable ou réputé non formé, et la taxe de recours doit-elle être remboursée ?
1.     Il est rappelé dans ce contexte que la présente question de droit avait déjà
été soumise à la Grande Chambre de recours (GCR) en 2014 dans les
affaires G 1/14 1 et G 2/14. La GCR na pas répondu à la question, dans
l’affaire G 2/14 car la demande de brevet avait été abandonnée, dans
laffaire G 1/14 car la saisine était irrecevable.
2.      Les observations du Président de lOffice dans lesdites affaires avaient fermement plaidé en faveur du maintien de linterprétation donnée par cette jurisprudence majoritaire, de même que les observations2 (Amicus Curiae) soumises par trois tiers: FICPI, Onno Griebling et Cabinet Bardehle Pagenberg.
B.                  Dispositions légales pertinentes
3.     Conformément à l’article 108, 1ère phrase CBE, le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. La 2ème phrase stipule que le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours.
4.      La règle 101(1) CBE prévoit notamment que si le recours nest pas conforme aux articles 106-108 CBE, la Chambre de recours le rejette comme irrecevable.
Dispositions de la CBE avant un libellé semblable à l’article 108 CBE
5.      Il sagit de :
-  larticle 94(1) 2ème phrase CBE- Requête en examen,
-  larticle 99(1) 2ème phrase CBE - Opposition,
-  la règle 89(2) dernière phrase CBE - Intervention du contrefacteur
présumé,
-  larticle 105bis(1), dernière phrase CBE- Requête en limitation ou en
révocation,
-  larticle 112bis(4) dernière phrase CBE - Requête en révision par la
Grande Chambre de recours.


C.                 Recevabilité de la saisine
C.l       Exigences selon l’article 112(1)b) CBE
6.         Conformément à l’article 112(1)b) CBE, le Président de l’Office peut soumettre une question de droit à la GCR (i) dans le but d’assurer une application uniforme du droit ou (ii) lorsque deux Chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

7.         Le Président de l’Office considère que les conditions de l’article 112(1)b) CBE sont remplies pour les raisons indiquées ci-dessous.
C.   ll      Analyse des décisions divergentes des Chambres de recours
C.II.1  Décision T 1897/173 (Jurisprudence minoritaire)
8.             La décision T 1897/17 rendue par la Chambre 3.4.01 en date du 14 février 2018 considère quun acte de recours déposé après l’expiration du délai de deux mois est irrecevable. Il est réputé formé et a, partant, une
existence juridique; la taxe de recours ne saurait par conséquent être
remboursée.
9.             A l’appui de son argumentation dans la décision sous revue, la Chambre
3.4.01 considère que la formulation de la règle 101(1) CBE est très claire: si un recours ne remplit pas les exigences des articles 106-108 CBE, la chambre le rejette comme irrecevable. Selon la Chambre, la fiction juridique contenue dans la deuxième phrase de larticle 108 - que lacte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours - ne peut être comprise que comme fixant une condition supplémentaire (implicite) de recevabilité de l’acte de recours, à savoir le paiement de la
taxe de recours.
10.      La Chambre soutient également que les conséquences procédurales attachées à cette fiction ne figurent pas à l’article 108 mais sont exclusivement régies par la règle 101(1): irrecevabilité du recours.
11.      La Chambre rappelle les arguments développés dans les deux décisions des saisines de 2014 (T 2017/124 et T 1553/135) et les arguments invoqués par les deux chambres, en particulier le fait que, conformément aux principes établis par la Convention de Vienne sur le droit des traités,
la CBE devait être interprétée de bonne foi conformément au sens ordinaire à donner aux termes de la CBE dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Elle rappelle également les travaux préparatoires  (IV/6.514/61-D).

12.     La Chambre critique les arguments et conclusions développés dans les
décisions ultérieures T 1325/156 et T 2406/167 (voir ci-après).

13.      La Chambre se réfère également à la décision R 4/158 du 16 septembre 2016 de la GCR qui avait conclu qu’une requête en révision selon la troisième phrase de l’article 112bis(4) CBE était réputée ne pas avoir été formée si la taxe correspondante avait été payée après l’échéance du
délai. La GCR avait également conclu que les articles 108 deuxième
phrase et 112bis(4), 3eme phrase ayant essentiellement la même formulation devaient être interprétés de la même manière. Cette ligne d’argumentation avait d’ailleurs été suivie dans la décision T 2406/16.
14.      La Chambre considère que cette ligne d’argumentation ne donne aucune raison convaincante pour remettre en question la conclusion selon laquelle un acte de recours est réputé avoir été formé le jour du paiement (tardif) de la taxe de recours avec pour conséquence que le recours, qui n’a d’existence juridique que le jour du paiement (tardif), sera rejeté comme
irrecevable.
15.     La Chambre admet que la formulation de l’article 108 2ème phrase est également utilisée dans d’autres dispositions de la CBE (Article 112bis(4) dernière phrase et 99(1) CBE). La différence fondamentale entre ces trois dispositions et d’autres dispositions de la CBE est que dans ces trois
dispositions, des règles spécifiques de procédure sont attachées, à savoir les règles 101(1), 77(1) et 108(1) CBE. Ces règles confirment et complètent la formulation claire de l’article 108 2ème phrase, article 99 et 112bis(4) CBE, à savoir l’irrecevabilité dun recours, dune opposition ou d’une requête en révision si les conditions de recevabilité, qui dans la CBE inclut le paiement d’une taxe dans le délai, ne sont pas remplies. Le rejet d’un remède juridique considéré comme irrecevable est une exigence pour garantir la sécurité du droit.
16.     La Chambre conclut que l’hypothèse selon laquelle le recours est réputé ne pas avoir été formé ne repose sur aucune base. Il doit donc être rejeté car irrecevable.
17.     En ce qui concerne le remboursement ou non de la taxe de recours, la Chambre rappelle qu’une taxe ne peut être remboursée que si elle est prévue ou si elle a été payée sans base juridique. Or, dans le cas présent, la taxe a été payée conformément aux articles 108 CBE et 2(1) No. 11 RRT dans le but de former un recours. Son paiement repose donc sur une base juridique, elle ne saurait donc être remboursée.
18.     Les conclusions de la décision T 1897/17 s’opposent à une jurisprudence dominante des Chambres de recours depuis près de 40 ans ainsi qu’à une pratique cohérente et harmonisée de l’Office, ancrée dans les Directives. Cette jurisprudence majoritaire considère clairement, à linstar des décisions T 1325/15, T 1946/159, T 2406/16 et T 0198/1610 qui seront détaillées ci-après, que si la formation d’un recours et/ou la taxe de paiement ont lieu après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 108 CBE, le recours est réputé non formé et la taxe de recours doit être remboursée.
C.II.2                     Décision 1325/15 (Jurisprudence majoritaire)
19.      La décision 1325/15 rendue parla Chambre 3.5.07 en date 7 juin 2016
revient sur les décisions à la base des saisines de 2014 et considère que
la situation dans la décision présente est semblable.
20.      La Chambre explique que dans un grand nombre de décisions, les chambres de recours ont interprété la deuxième phrase de l’article 108 CBE comme signifiant qu’un recours était inexistant donc que l’acte de recours était réputé ne pas avoir été formé s’il était déposé après l’expiration du délai de deux mois et/ou si la taxe de recours était payée
après ce délai. Elle évoque également quelques décisions divergentes où
les Chambres avaient considéré que le recours était valablement formé
mais irrecevable.
21.     La Chambre réaffirme clairement que les principes de sécurité juridique et d’application uniforme du droit requièrent de la part d’une Chambre de recours, qui a à décider d’une question de droit, de prendre en considération comment il a été répondu à cette question dans d’autres décisions.
22.      A cet égard la Chambre est davis que lorsqu’une jurisprudence est constante et est considérée depuis des années comme une solution satisfaisante et prédictible, il doit exister une raison impérieuse pour justifier et donner la préférence à une interprétation différente.
23.     Or, dans la décision sous revue, la Chambre ne voit aucune raison impérieuse de dévier de l’approche bien établie de considérer un recours déposé hors délai comme nayant pas été formé.
24.      Cette approche est en ligne avec une interprétation de la CBE en accord avec les principes d’interprétation codifiés par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Conformément à ces principes, le point de départ de l’interprétation d’une disposition est sa formulation.
25.     La Chambre indique à cet égard que plusieurs dispositions de la CBE prévoient qu’un certain document doit être déposé à temps ou dans un certain délai. En règle générale, le dépôt tardif d’un document est traité de la même manière que s’il n’avait pas Ã©té déposé.
26.      L’article 108 1ere phrase CBE, requiert que l’acte de recours soit formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. La Chambre en conclut donc que si l’acte de recours n’est pas formé dans ce délai, il n’a aucune existence juridique.
27.      Cette approche est outre en accord avec l’argumentation contenue dans
une jurisprudence clairement majoritaire des chambres de recours.
28.     En conséquence, la Chambre considère que dans le cas d’espèce, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours doit être remboursée.
C.II.3                    Décision T 2406/16 (Jurisprudence majoritaire)

29.      Dans la décision T 2406/16 rendue par la Chambre de recours 3.3.05 du 21 septembre 2016, la taxe de recours avait été payée après l’expiration du délai de deux mois. La Chambre a suivi les conclusions de la décision T 1325/15 du 7 juin 2016. Elle a fait référence également à la décision
R 4/15 du 16 septembre 2016 de la GCR qui avait conclu qu’une requête en révision selon la troisième phrase de l’article 112bis(4) CBE était réputée ne pas avoir été formée si la taxe correspondante avait été payée après l’échéance du délai. La GCR avait également conclu que les articles
108 deuxième phrase et 112bis(4) troisième phrase ayant essentiellement
la même formulation devaient interprétés de la même manière.
30.    La Chambre a rappelé enfin la décision finale prise dans la décision de saisine T 1553/1311 le 23 novembre 2016 qui suit précisément les conclusions de la décision R 4/15.
31.      Au regard de cette jurisprudence, la Chambre conclut, dans l’affaire sous revue, que le recours est réputé ne pas avoir été formé, que la taxe de recours avait donc été payée indûment et qu’elle devait être remboursée.
32.     Il convient enfin de citer deux autres décisions ayant adopté cette même
approche, les décisions T 1946/15 et T 0198/16.
33.      Au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires de recevabilité de la saisine conformément à l’article 112(1)b) CBE sont donc remplies.

D.          Importance de la question de droit soumise à la GCR
34.     La question qu’il est proposé de soumettre est d’importance car la réponse qui lui sera apportée aura un impact certain sur la pratique des départements de première instance de l’Office (e. a divisions d’examen, divisions d’opposition); en effet plusieurs dispositions de la CBE présentent un libellé semblable à celui de l’article 108 CBE et la pratique en vigueur prévoit des conséquences juridiques claires en cas de dépôt tardif d’une requête ou du paiement tardif d’une taxe accompagnant cette requête, conséquences qui se traduisent en règle générale par le remboursement de la taxe correspondante, la requête étant considérée comme non formée.
35.      Dans une première partie (D.l), nous présenterons une analyse détaillée de l’article 108 CBE. Dans une deuxième partie (D.ll), nous énumérerons les dispositions de la CBE dont le libellé est semblable à celui de l’article 108 CBE et citerons quelques décisions des chambres de recours concernant les dispositions en question. Dans une troisième partie (D.lll),
nous nous intéresserons à la réglementation en vigueur au sein de
l’EUIPO relative au sujet traité dans ce document.
36.     Dans notre conclusion (D.IV), nous examinerons les conséquences de la réponse de la GCR dans l’hypothèse où elle déciderait qu’un acte de recours est irrecevable, qu’il soit formé après le délai prescrit ou que la taxe de recours ait été payée tardivement et qu’en conséquence, dans les deux cas de figure, la taxe de recours ne peut pas être remboursée.
D.l       Interprétation de larticle 108, 1ere et 2ème phrase CBE
37.     Interpréter une règle de droit, c’est en déterminer le sens. Différentes méthodes d’interprétation ont été élaborées par la doctrine et la jurisprudence. Les méthodes les plus usitées sont la méthode littérale, la méthode historique, la méthode systématique et la méthode téléologique12. Leurs principes en sont repris dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités aux articles 31 et 32 (ci-après Convention de Vienne). Bien que l’Organisation européenne des brevets ne soit pas partie à la Convention de Vienne, les principes régissant l’application des articles 31 et 32 de ladite Convention doivent être appliqués à l’interprétation de la CBE. Dans la décision G 2/0813, la Grande Chambre
a constaté quil ressort de la lecture conjointe des article 31 et 32 de la Convention de Vienne que les dispositions dun traité, en l’occurrence la CBE, doivent dans un premier temps être interprétées suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité. Le juge ne saurait donc s’écarter des dispositions claires de la loi, ce principe étant lié à la bonne foi.

38.     Par ailleurs il peut être déduit de l’article 32 de la Convention de Vienne que les travaux préparatoires sont avant tout à prendre en considération pour confirmer un sens ou pour déterminer un sens lorsque la première interprétation suivant le sens ordinaire conduirait à une ambiguïté ou à un résultat absurde14.
D.I.1   Linterprétation littérale
39.     Comme son nom l’indique, linterprétation littérale s’attache à la lettre de la règle de droit. Elle dégage donc du texte de cette règle sa signification. La façon la plus évidente de comprendre une règle de droit est de déchiffrer et de définir les mots qui la composent.
40.      Daprès larticle 108 1ere et 2ème phrase CBE, le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l’OEB, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n’est
réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours. La règle 99(1)
CBE énumère les éléments que doit contenir l’acte de recours et la règle 101(1) CBE explique que si le recours n’est pas conforme, notamment à l’article 108 CBE ou à la règle 99 (1) b) et c) CBE, le recours est rejeté pour irrecevabilité à moins qu’il n’ait été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 108 CBE.
41.     De l’interprétation littérale de larticle 108 CBE, l’on peut déduire que l’acte de recours, qui doit pouvoir être identifié en tant que tel (règle 99 CBE), doit être formé dans un délai de deux mois après signification de la décision. La sanction juridique de l’inobservation du délai pour former le recours figure à la règle 101(1) CBE: le recours est rejeté comme irrecevable. Cependant, la condition sine qua non pour que le recours soit considéré comme formé est le paiement de la taxe de recours. A contrario, si la taxe de recours n’est pas payée ou est payée tardivement, le recours n’est pas réputé formé, il est donc inexistant juridiquement.
42.     L’article 108 CBE contient donc à la fois la condition préalable à la formation du recours qui est le paiement de la taxe de recours et la conséquence juridique qui sen suit si cette condition n’est pas remplie, à savoir le recours est réputé non formé. La conséquence juridique du non- paiement de la taxe étant déjà contenue dans l’article 108 CBE, point n’est besoin de recourir à une réglementation supplémentaire dans le règlement d’exécution, en l’occurrence la règle 101 CBE.
43.      Cela étant, la question du remboursement de la taxe de recours qui se pose inévitablement en pareil cas n’est pas tranchée par l’article 108 CBE pas plus d’ailleurs que par la règle 101(1) CBE. Cependant, conformément aux principes généraux du droit (article 125 CBE), il apparaît évident que dès lors que le recours est inexistant du fait du paiement tardif de la taxe
de recours, le remboursement de cette dernière simpose.
44.      Par ailleurs, cette approche est conforme à la pratique de l’Office en ce qui concerne l’application de dispositions au libellé semblable à l’article 108 CBE (voir ci-après partie D.ll). C’est également la conclusion à laquelle est parvenue une majorité de décisions des chambres de recours relayée par la doctrine.
> Doctrine
45.      Dans lanalyse qu’il fait de l’article 108 CBE15, Bühler considère « que l’article 108 2eme phrase CBE signifie qu’un acte de recours sans paiement de la taxe de recours n’est rien d’autre qu’une feuille de papier sans aucun effet juridique ». Si la taxe de recours n’est pas payée à temps, le recours n’est pas considéré comme irrecevable comme dans d’autres cas d’irrégularités, mais il est réputé ne pas exister juridiquement. En conséquence, une taxe de recours payée après l’expiration du délai sera remboursée par l’OEB, sans qu’une requête ne soit nécessaire : en effet, le dépôt de l’acte de recours n’était pas valable et donc la taxe de recours a été perçue sans motif juridique».
46.      Pour Moufang16, le paiement de la taxe de recours n’est pas une condition de recevabilité de l’acte de recours, mais, en vertu de la fiction contenue à l’article 108 2ème phrase CBE, une condition préalable à l’existence du
recours. Aussi longtemps que la taxe de recours n’est pas payée, le
recours n’existe pas, même si l’acte de recours et le mémoire ont été déposés. Moufang ajoute qu’un remboursement de la taxe de recours a lieu lorsque la taxe a été payée sans base légale; par exemple, lorsque l’acte de recours n’a pas été déposé ou lorsque la taxe de recours a été
payée après l’expiration du délai de deux mois. Dans ce dernier cas, le
recours est considéré comme ne pas avoir été formé; un recours réputé ne pas avoir été formé n’a pas d’existence et donc n’est pas soumis au paiement d’une taxe. En conséquence, la taxe de recours doit être
remboursée.
47.    Moufang observe ensuite que si la taxe de recours est payée dans le délai de deux mois, mais que l’acte de recours est formé après ce délai, la 2eme phase de l’article 108 CBE n’est alors pas applicable. Le dépôt tardif de l’acte de recours n’est pas compris dans la 1ère phrase de l’article 108 CBE et donc le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à la règle 101(1) CBE. Dans ce cas, la taxe de recours ne peut pas être remboursée, car un recours irrecevable n’est pas exempt de taxe.
48.      Moufang considère qu’il n’est pas satisfaisant qu’une taxe de recours payée tardivement pour un acte de recours formé dans le délai puisse être remboursée alors qu’une taxe payée dans le délai pour un acte de recours formé hors délai n’est pas remboursée, car le recours est alors considéré comme irrecevable. Moufang plaide pour un remboursement de la taxe de recours également dans ce cas, au nom du principe de l’égalité de traitement de situations de procédure analogues.
D.I.2   Interprétation historique
49.     La méthode historique se fonde sur la genèse des règles de droit, en particulier des travaux préparatoires. Elle déduit leur sens de l’intention du législateur.
Travaux préparatoires
50.      Larticle 108 CBE était déjà présent dans le premier projet de CBE en 196117. Il convient toutefois de préciser que les dispositions et la procédure envisagées initialement étaient différentes de celles adoptées par la suite. En particulier, le projet darticle définissait explicitement un recours pour lequel la taxe de recours navait pas été payée à temps comme réputé ne pas avoir été formé. Cette définition nexiste pas dans la
formulation finalement adoptée.
51.     La fiction quun recours est réputé non formé en cas de paiement tardif de la taxe de recours a bien été soulevée. Ainsi, lors de la réunion du groupe de travail à Bruxelles en septembre 1961, le groupe de travail note que:

« Le paragraphe 2 de larticle 93 traite du versement de la taxe de recours qui est nécessaire pour réduire le nombre des recours arbitraires. La constatation quun recours est considéré comme non avenu faute de paiement de la taxe de recours dans les délais prévus devra être signifiée au requérant par une décision qui pourra elle-même faire l’objet dun recours. Il ne semble pas nécessaire dénoncer ce principe dans la Convention elle-même. Il y aura lieu de décider par la suite s’il convient de prévoir une disposition à cet effet dans le règlement dexécution de la Convention. »
52.      Un peu plus loin, lors de la discussion sur l’article 97 - Décision sur le recours, le président du groupe expose que les trois premiers alinéas de l’article règlent les cinq façons possibles pour la chambre de recours de se prononcer sur le recours; en particulier, la chambre peut constater que la requête est irrecevable par suite du non-paiement de la taxe de recours.18
53.      Dans les Remarques concernant le premier avant-projet de convention
relatif à un droit européen des brevets19 qui concernent les dispositions relatives aux frais de procédure et donc aussi la procédure de recours, il est intéressant de relever au point 3, lettre b) la remarque suivante:

« Dune manière générale, il peut être retenu que lOffice européen des brevets nagira pas avant que la taxe prescrite pour l’acte ou les frais entraînés par l’acte ne lui aient été payés. »
54.      Ceci signifie très clairement que le paiement de la taxe prescrite est la condition sine qua non de lexistence juridique de l’acte qu’elle accompagne et quen conséquence l’Office nentreprend aucune action tant que la taxe nest pas payée.
55.      Néanmoins l’on ne trouve trace nulle part dans les Travaux préparatoires
dune discussion sur le remboursement de la taxe de recours en cas de
paiement tardif de la taxe de recours. Par contre, il faut noter que les
conséquences juridiques qui s’ensuivraient si les motifs du recours nétaient pas exposés dans les délais ont été clairement discutées et ont abouti, lors de la Conférence diplomatique de Munich en 1973, à la position commune suivante: le recours devrait être déclaré irrecevable et la taxe de recours ne devrait pas être remboursée20.
D.I.3                  Interprétation systématique
56.     Tirant son nom du mot système, la méthode systématique considère les
règles de droit en liaison les unes avec les autres.
57.     En l’occurrence, il convient d’examiner à cet effet les dispositions de la CBE régissant dautres cas dans lesquels une requête nest réputée formée/présentée que si la taxe qui l’accompagne a été acquittée dans le délai prescrit. Il s’agit notamment des dispositions suivantes: article 94 (requête en examen), article 99 (opposition), article 105bis (requête en limitation/révocation), article 112bis (requête en révision parla Grande Chambre de recours), règle 89 (intervention du contrefacteur présumé), règle 136 (requête en restitutio).
58.      Comme nous le verrons plus en détails dans la seconde partie (D.ll), la pratique de lOffice qui est généralement fondée sur les Directives et sur la jurisprudence soutient linterprétation selon laquelle le paiement d’une taxe est formateur de lacte ou de la requête qu’elle accompagne et qu’elle doit donc être remboursée en cas d’acquittement tardif.

D.I.4                  Interprétation téléologique
59.     Téléologique désigne ce qui se rapporte à un but. C’est donc d’après le but de la règle de droit que la méthode téléologique en détermine le sens. La méthode téléologique s’applique notamment en fonction de la pratique, c’est-à-dire de la manière dont la règle a été mise en pratique, appliquée.
60.     Une jurisprudence constante et majoritaire des chambres de recours a, depuis 1978 et jusqu’en 2018, considéré qu’une taxe de recours payée après l’expiration du délai prescrit avait pour conséquence de rendre l’acte de recours inexistant puisque réputé non formé et devait donc être remboursée. Les chambres de recours ont également suivi cette approche dans des affaires de paiement tardif de la taxe d’opposition, de restitutio
ou dautres taxes figurant dans des dispositions au libellé analogue à l’article 108 CBE. Cette approche constitue également la pratique de lOffice et figure dans les Directives relatives à l’examen.
61.      Certes, une autre approche, minoritaire, des chambres de recours est constatée, approche selon laquelle une taxe de recours payée tardivement rendrait le recours irrecevable et ne pourrait donc pas être remboursée.

62.      Cependant, lon observe dans le même temps que grâce à la modification de la règle 103 CBE, la possibilité d’un remboursement de la taxe de recours en cas de retrait du recours a été élargie21.
63.      En effet, entrée en vigueur le 1er avril 2014, la règle 103 CBE prévoit le
remboursement à 50% de la taxe de recours en cas de retrait du recours à un stade ultérieur de la procédure. Dans l’exposé des motifs de la proposition de modification de la règle 103 CBE22, il est souligné au point
11 quétant donné que la chambre de recours aura déjà commencé à examiner le recours retiré ultérieurement et aura, le cas échéant, émis une notification, le remboursement de la moitié de la taxe paraît approprié. Il est également ajouté qu’un remboursement à 50% devrait être suffisant
pour inciter fortement les parties à réfléchir à la question de savoir si elles doivent poursuivre ou non la procédure.
64.     Le remboursement à 50% sapplique lorsque le retrait du recours intervient après le dépôt du mémoire de recours ou après l’expiration du délai de quatre mois prévu pour le dépôt dudit mémoire (article 108 CBE).

65.      Ainsi, un requérant qui n’observe pas le délai de quatre mois prescrit par larticle 108 CBE peut être confronté à deux conséquences juridiques différentes selon quil retire ou non son recours après ce délai. Dans le premier cas de figure, la taxe de recours lui est remboursée à 50%, mais dans le second cas, elle ne lui est pas remboursée car son recours est considéré comme irrecevable.

66.     Lon ne saurait encourager dune part les requérants à retirer leur recours même après l’expiration du délai de quatre mois, c’est-à-dire à un moment où le recours est déjà considéré comme irrecevable, en leur remboursant la moitié de la taxe, et d’autre part exclure tout remboursement de la taxe si le requérant nobserve pas le délai de quatre mois mais ne retire pas son recours. L’Office constate à cet égard une certaine incohérence ainsi quune inégalité de traitement qui ne manquera pas dêtre renforcée si une approche future en cas de paiement tardif de la taxe de recours devait
impliquer l’irrecevabilité du recours et partant le non remboursement de la
taxe.

D.ll      Dispositions de la CBE présentant un libellé semblable à l’article
108 CBE

67.     Dans cette deuxième partie, nous souhaitons présenter les différentes dispositions de la CBE et de son règlement dexécution qui présentent un libellé semblable à larticle 108 CBE, à la lumière, le cas échéant, de la jurisprudence et des Directives. Le dénominateur commun de ces dispositions est que la taxe qui accompagne la requête est constitutive de ladite requête; en dautres termes, la taxe rend la requête existante juridiquement. Son acquittement tardif a pour conséquence que la requête
est réputée ne pas avoir été présentée ou formée. En règle générale, la
taxe est remboursée.
D.II.1  Article 94(1) 2ème phrase CBE- Requête en examen
68.     Conformément à la 2ème phrase de larticle 94(1) CBE, la requête en examen nest réputée présentée qu’après le paiement de la taxe d’examen. Si le demandeur ne présente pas la requête en examen
accompagnée du paiement de la taxe dexamen dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.
69.      Sil décide, après réception du rapport de recherche européenne, de ne pas poursuivre la procédure relative à la demande et ne donne pas suite à l’invitation visée à larticle 70(2) CBE, la demande est réputée retirée, conformément à la règle 70(3) CBE, et la taxe d’examen est remboursée
dans son intégralité (article 11a) RRT)23.
70.     Les chambres de recours ont également eu à traiter de la question du paiement tardif de la taxe dexamen ; il s’agit en règle générale de cas où la requête en examen et le paiement de la taxe correspondante ont été effectués après le délai prescrit. Le remboursement de la taxe dexamen a été ordonné. On peut citer à cet égard les décisions J 04/83 et J 13/98.

D.II.2  Article 99(1) 2ème phrase CBE- Opposition
71.     Conformément à la 2ème phrase de larticle 99 CBE, lopposition nest réputée formée quaprès le paiement de la taxe d’opposition. Si la taxe dopposition na pas été versée dans le délai dopposition, l’opposant est informé que, conformément à l’article 119 CBE, l’opposition est réputée ne pas avoir été formée et quune décision peut être requise sur la base de la
règle 112(2) CBE. Si aucune requête de cet ordre nest présentée, dans le
délai légalement prescrit de deux mois à compter de la signification de cette notification, et quaucune autre opposition valable n’ait été formée, il est mis fin à la procédure et les parties en sont informées. Les taxes
dopposition qui ont Ã©té acquittées sont remboursées24.
72.      Plusieurs décisions des chambres de recours ont été rendues en la
matière. Parmi elles, il convient de citer la décision T 161/9625. La chambre a conclu que le délai de paiement de la taxe dopposition n’ayant pas été respecté, l’opposition était réputée non formée et la taxe
dopposition devait être remboursée. Il est par ailleurs intéressant de
relever le raisonnement suivi par la chambre dans le considérant 12 de ladite décision; en effet, la chambre a clairement affirmé quune opposition non formée n’existait pas. Une opposition inexistante ne saurait donc être irrecevable, comme l’avait estimé la division dopposition. En conséquence, la chambre a annulé la décision entreprise de rejeter
lopposition pour irrecevabilité. En outre, elle a ordonné le remboursement
du montant acquitté au titre de l’opposition car ce montant avait été payé
pour une opposition inexistante.
73.     Dans la décision T 152/8526, la chambre a considéré que le paiement de la taxe dopposition dans le délai de neuf mois fixé par l’article 99(1) CBE était une condition sine qua non de la formation de lopposition. En conséquence, si la taxe d’opposition est acquittée après le délai, lopposition est réputée non formée et la taxe doit donc être remboursée, car elle a été payée sans base légale. Par contre, si une opposition réputée valablement formée est ensuite rejetée pour irrecevabilité, la taxe dopposition nest dans ce cas pas remboursée2'.
D.II.3  Règle 89(2) dernière phrase CBE- Intervention du contrefacteur présumé
74.     Conformément à la règle 89 CBE, le contrefacteur présumé peut produire une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite ou à laquelle il a introduit l'action visant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Conformément au paragraphe 2, dernière phrase de ladite règle, la déclaration d'intervention ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition, dont le montant est fixé par le règlement relatif aux taxes afférent à la CBE28.
75.     Si la taxe d’opposition est payée tardivement, la déclaration dintervention est sans effet et la taxe dopposition est remboursée. Par contre si la déclaration dintervention est formée après le délai de trois mois mais que
la taxe d'opposition a été payée dans le délai prescrit, l’intervention est considérée comme valablement formée mais néanmoins irrecevable. Dans ce cas l’intervenant sera invité à apporter des preuves sur la recevabilité de son intervention et si ces preuves ne sont pas convaincantes, lintervention sera rejetée définitivement pour irrecevabilité mais la taxe dopposition ne sera pas remboursée29.
76.      La jurisprudence des chambres de recours en matière de paiement tardif de la taxe d’opposition est également pertinente dans ce contexte de lintervention (voir ci-dessus, partie D.II.2). L’on peut citer en outre la décision T 188/97 aux termes de laquelle la chambre, dans le considérant 18 a déclaré que: An intervention when admissible is to be treated as an opposition hence the payment of an opposition fee is required. In analogy with an opposition which is declared inadmissible, this fee is only to be reimbursed if the opposition-intervention is deemed not to have been filed.'

D.II.4 Article 105bis (1) dernière phrase CBE- Requête en limitation ou en révocation

77.     Conformément à larticle 105bis dernière phrase CBE, la requête en limitation ou en révocation dun brevet nest réputée présentée quaprès le paiement de la taxe de limitation ou de révocation. S’il n’est pas satisfait à cette exigence, la requête est réputée ne pas avoir été présentée et la taxe est remboursée. Dans le cas contraire, la requête est considérée comme présentée et la procédure en limitation ou en révocation débute30. Cette disposition est donc conforme à l’approche habituelle prévue dans la CBE, à savoir que la validité de la requête en limitation/révocation est tributaire du paiement de la taxe correspondante31.
D.II.5 Article 112bis (4) dernière phrase CBE- Requête en révision par la Grande Chambre de recours

78.     Conformément à cette disposition, la requête en révision nest réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite. Dans ce contexte, il convient dévoquer la décision de la Grande Chambre de recours R 18/10 qui avait à traiter dune affaire dans laquelle la taxe de requête en révision navait pas été payée dans le délai prescrit. La Grande Chambre a rappelé que conformément à l’article 7(3) b) RRT, un paiement effectué durant le délai au cours duquel il aurait dû intervenir peut être considéré comme effectué si la preuve est apportée que la personne qui a effectué le paiement a acquitté une surtaxe de 10% de ladite taxe. Cependant, dans le cas d’espèce, aucune surtaxe n’avait été payée. La Grande Chambre en a donc conclu que la requête en révision était réputée ne pas avoir été formée conformément à l’article 112bis(4) CBE ensemble l’article 7(4) RRT qui prévoit que si la surtaxe requise nest pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme nayant pas été respecté.

79.     Il est intéressant de noter la précision qu’a souhaité apporter la Grande Chambre dans son dernier considérant 8 lorsquelle déclare « As the
petition for review is not inadmissible but is not deemed to have been filed.
the fee has to be reimbursed. »
D.II.6 Règle 136(1) dernière phrase CBE- Restitutio in integrum
80.      La requête en restitutio n’est réputée présentée quà la condition que la
taxe prescrite dont le montant est fixé par le RRT ait été acquittée 32.
81.     La jurisprudence des chambres de recours en la matière est souvent liée
au rétablissement du délai pour former un recours, comme nous l’avons
évoqué plus haut. L’on observe également dans ce contexte une
jurisprudence parfois divergente en ce qui concerne le remboursement de
la taxe de restitution lorsque cette dernière a été payée tardivement.
82.      Ainsi, dans un grand nombre d'affaires, parmi lesquelles les décisions
T 46/07 et T 1486/11 citées précédemment, la chambre a estimé que si la taxe de restitutio est acquittée après l’expiration du délai de deux mois, la requête en restitutio n’existe pas et la taxe doit être remboursée même sans requête en ce sens.
83.     Dans la décision J 26/95, la chambre de recours juridique a déclaré dans le considérant 7 que lorsque le paiement de la taxe de restitutio est effectué après lexpiration du délai applicable, il na plus pour effet de rendre cette requête valable. Dès lors, un paiement effectué après l’expiration du délai peut être remboursé.
84.     Néanmoins, dans la décision T 1026/06, la chambre de recours a considéré qu’une taxe n’est remboursable que si elle a été acquittée sans motif juridique ou que si des conditions particulières sont réunies sur le plan juridique pour le remboursement. De l’avis de la chambre, le fait que la requête en restitutio n’est réputée présentée qu’à la condition que la
taxe de restitutio ait été acquittée signifie que la taxe doit être payée pour que la requête soit valable; par conséquent la taxe de restitutio a été acquittée pour des motifs juridiques et aucune condition particulière ne justifiait le remboursement.

 D.II.7 Autres dispositions
85.11 convient de citer quelques autres dispositions au libellé semblable à
l’article 108 CBE. Il sagit de l’article 135(3) 2eme phrase CBE, aux termes
duquel la requête en transformation nest réputée présentée quaprès le paiement de la taxe de transformation, de la règle 22(2) 1ere phrase CBE en vertu de laquelle la requête en inscription de transferts n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe d’administration, de la
règle 88(3), 3eme phrase CBE aux termes de laquelle la requête en
fixation de frais nest réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite et enfin de la règle 123(3) CBE selon laquelle la requête pour la conservation de la preuve n’est réputée présentée qu’après le paiement
de la taxe prescrite.
86.     Par ailleurs, d’autres dispositions de la CBE contiennent cette même fiction juridique selon laquelle un acte est réputé non avenu, mais cette fois sans que ce soit le paiement dune taxe qui donne à l’acte en question son existence.
87.     Ainsi, une requête en limitation/révocation est réputée ne pas avoir été présentée si une procédure d’opposition est en instance à l’encontre du brevet à la date à laquelle la requête est présentée (règle 93(1) CBE). De même, au regard de l’article 14(4) CBE, si une pièce autre que les pièces composant la demande de brevet européen nest pas produite dans la langue prescrite ou si la traduction requise n’est pas produite dans les
délais, la pièce est réputée navoir pas été produite. Par voie de
conséquence, une requête en limitation/révocation qui nest pas déposée dans la langue prescrite selon larticle 14(4) CBE ou si la traduction requise nest pas produite dans les délais prévus à la règle 6(2) CBE, la
requête en limitation/révocation est réputée ne pas avoir présentée. Enfin,
conformément à la règle 152(6) CBE, si le pouvoir requis n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus.
88.     Au vu de ce qui précède, force est de constater que si l’opinion minoritaire devait être suivie par la grande Chambre, cela provoquerait nécessairement un déséquilibre et une incohérence considérables au niveau de la terminologie utilisée dans la CBE.
D.lll     Réglementation en vigueur au sein de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
89.      Il nous a paru intéressant de considérer la réglementation en vigueur au sein de l’EUIPO, tant cette législation est proche de la CBE pour le sujet traité dans ce document, à la différence que la réglementation communautaire sur les marques prévoit expressément la conséquence juridique du paiement tardif d’une taxe.
90.      Ainsi, un recours nest considéré comme formé qu’après le paiement de la
taxe de recours (article 68(1) du Règlement sur la marque de lUnion européenne33). Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours, l’article 23(3) ensemble larticle 33(a) du Règlement délégué34 prévoient explicitement que le recours est réputé non formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.
91.11 en va de même pour l’acte d’opposition. Conformément à l’article 5(1) du Règlement délégué, si la taxe dopposition n’est pas acquittée avant lexpiration du délai dopposition, l’acte dopposition est réputé ne pas avoir été déposé. Si la taxe d’opposition est acquittée après l’expiration du délai d’opposition, elle est remboursée à l’opposant.
D.IV    Conclusion
92.     La question soumise à la Grande Chambre est d’une importance fondamentale dun point de vue juridique et pratique car la réponse qui y sera apportée aura un impact significatif pour les utilisateurs et pour la pratique des départements de première instance de l’OEB. C’est pourquoi il est souhaitable que la Grande Chambre donne une orientation claire à toutes les parties intéressées concernant l’interprétation de l’article 108 CBE.
93.     Le système actuel repose depuis de longues années sur une jurisprudence majoritairement constante des chambres de recours et sur une pratique cohérente et harmonisée de lOffice, ancrée dans les Directives.
94.     Or ce système est régulièrement remis en question par une jurisprudence certes minoritaire mais dont l’impact affecte non seulement la sécurité juridique mais également la clarté de la communication de l’Office auprès des utilisateurs. Preuve en est, à titre d’exemple, l’incohérence contenue au point 11 du Communiqué de l’Office du 18 décembre 2017 relatif à la réduction de la taxe de recours pour un recours formé par une personne physique ou une entité visée à la règle 6(4) CBE35. En effet, aux termes de ce Communiqué, il est indiqué qu’en cas de déclaration erronée, fausse ou manquante avec paiement de la taxe, l’acte de recours peut être réputé ne pas avoir été déposé OU le recours peut être considéré comme irrecevable. Une telle affirmation est clairement de nature à provoquer la plus grande confusion auprès des utilisateurs.
95.     Dans l’hypothèse où la Grande Chambre devait suivre l’opinion minoritaire des chambres de recours, c’est-à-dire décider qu’un acte de recours est irrecevable, qu’il soit formé après le délai prescrit ou que la taxe de recours ait été payée tardivement et quen conséquence, dans les deux cas de figure, la taxe de recours ne peut pas être remboursée, c’est tout le système actuel qui sera remis en cause.
96.     Les conséquences qui sen suivront auront un « effet boule de neige »: en effet, elles se répercuteront au niveau de l’application des dispositions au libellé semblable à l’article 108 CBE et donc sur la pratique actuellement en vigueur au sein de lOffice. Des changements simposeront dans le règlement dexécution ainsi que dans les Directives et des adaptations des systèmes informatiques seront nécessaires.
97.     Mais ce sont avant tout les utilisateurs du système des brevets qui seront sévèrement et injustement touchés par un changement de pratique. Ils se verront ainsi privés du remboursement intégral de leur taxe de recours alors que si par exemple ils avaient retiré leur recours dans le délai autorisé par la nouvelle règle 103 CBE, la moitié de cette taxe leur aurait Ã©té remboursée (voir ci-dessus D.I.4, point 63). Bien plus, en cas de paiement tardif dune taxe « fondatrice » de la requête quelle accompagne, les utilisateurs se verront également refuser, par exemple, le remboursement de la taxe dopposition, de la taxe de restitutio et d’autres taxes contenues dans les dispositions au libellé semblable à larticle 108
CBE. Il est clair également quun tel changement aura un impact négatif
auprès du public.
98.      Enfin, remettre en cause le système existant serait par ailleurs également
en contradiction avec certains principes énoncés dans la décision
J 25/1036. Certes, cette décision ne concerne pas directement le sujet
traité ici mais il est intéressant de relever que la chambre de recours juridique considère au point 12 de ses motifs que « dans la mesure où la décision que l'Office est tenu de prendre, par l'intermédiaire de la division d'examen, a des conséquences sur ses propres intérêts financiers, il importe que le processus décisionnel soit transparent pour préserver la confiance du public envers l'OEB ».
99.     C’est pourquoi, nous plaisons fermement pour le maintien du système en vigueur selon lequel une taxe de recours payée tardivement doit être remboursée car la requête quelle accompagne est considérée comme
non formée. De même, lorsque l’acte de recours est formé après le délai
prescrit, la taxe de recours qui a été payée dans le délai doit également être remboursée.

Footnotes

1 G1/14, JO OEB 2016, 95
2 Amicus Curiae : FICPI, Onno Griebling et Cabinet Bardehle Pagenberg
3 T 1897/17
4 T 2017/12
5 T 1553/13 du 20.02.2014, JO OEB 2014, A84
6 T 1325/15
7 T 2406/16
8 R 4/15
9 T 1946/15
10 T 0198/16
11 T 1553/13 du 23.11.2016
12 A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol. 1 p. 122-142, Editions Ides et Calendes, Neuchâtel / Suisse, 1984.
13 G 2/08, JO OEB 2010, 456, point 4 des motifs ; voir également G 6/83, JO OEB 1985, 67, points 3 s. des motifs.
14 La Jurisprudence des Chambres de recours de lOEB, 8èma édition 2016, III.H.1, p. 800-807.
15 Bühler dans Singer/Stauder, Europàisches Patentübereinkommen, 7. Auflage 2016, Art 108, points 26-31, p. 985-
986.
16 Moufang dans Schulte, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar, 10. Auflage 2017, Art 108, points 12-13, p. 1418-1419
17 K. Haertel, Premier Avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets, Document IV/5569/61-F ad article 93, p.9. L’article 93(2) dernière phrase du premier projet présenté lors de la troisième session du groupe de travail « Brevets » à Bruxelles en septembre 1961 prévoit que: « Si la taxe de recours n’est pas acquittée dans ledit délai (deux mois), le recours est considéré comme non formé. » L’article 93 tel qu’adopté à l’issue de ladite réunion ne contient plus qu’un seul paragraphe et la dernière phrase de la disposition se lit ainsi : « Le recours n’est considéré comme formé qu’après le versement de la taxe de recours prescrite par le règlement relatif aux taxes pris en exécution de la présente Convention ».
18 Document IV/6514/61-F, p.6-7, Résultats de la troisième session du groupe de travail “Brevets”, Bruxelles, 25.09-
06.10.1961.
19 Document 1416/IV/62-F, p.2-6
20 Procès-verbaux de la Conférence diplomatique de Munich, document M/PR/l, ad article 107(108) points 447-465, p.55-56.
21 Décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2013 modifiant la règle 103 du règlement d'exécution de la CBE, JO OEB 2014, A3.
22 CA/90/13 Rév. 1 f.
23 Directives A VI-2.3-2.5
24 Directives D III-2 ; D IV-1.2.1; 1.4.1.
25 JO OEB 1999, 331.
26 JO OEB 1987, 191.
27 Voir également Podbielski dans Singer/Stauder, Europâisches Patentübereinkommen, 6. Auflage 2013, Art 99,
points 32 à 37, tandis que Bostedt, dans l'édition suivante (7. Auflage 2016, Art 99, points 37-42), aborde la
problématique de la question de droit soumise dans le cadre de cette proposition de saisine en faisant référence à G
1/14.
28 Directives D VII-6.
29 Voir également Fil d’Ariane ad Opposition/Intervention
30 Directives D X-2.1
31 Schafers dans Benkard EPÃœ, 2. Auflage 2012, Art 105bis, points 41-43.
32 Directive EVIII-3.1.3
33 Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union
européenne dans JO UE, n° L 154 du 16.6.2017, p.1-99.
34 Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 dans JO UE n° L 104 du 24.4.2018, p. 1-36
35 JO OEB 2018, A5.
36 JO OEB 2011, 624.

The referral can be found here(pdf). Photo "Shakespeare's Grave" by Brain Rosner obtained via Flickr under CC BY 2.0 license (no changes made).

Comments

  1. In my view, A. 108, 2nd sent. EPC is very clear in this regard because it sets up a legal fiction:

    "Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid."

    I think this clearly means that whether or not a notice of appeal has been filed within the two months time frame actually does not matter as long as no appeal fee has been paid within said time frame.

    The notice of appeal is only deemed to have been filed on the day on which the appeal fee has been paid to the EPO. If said day is after the two months time frame, the notice of appeal has not effectively been filed within the time frame. It follows from my view that, strictly speaking, there is no room for rejecting the appeal as inadmissible because an appeal procedure has de facto never become pending.

    For these reasons, in view of no effective appeal having been filed, the (late-paid) appeal fee has been paid without legal basis and is to be reimbursed.

    ReplyDelete
  2. Additional remark (from same author as above):

    I agree that R. 101(1) EPC might be a bit confusing because it prima facie seems to leave room for rejecting an appeal which does not comply with A. 108 EPC as inadmissible.

    However, maybe a very close look at R. 101(1) EPC can shed light on this issue:

    "If THE APPEAL does not comply with A. 106 to 108...the Board of Appeal shall reject is as inadmissible..."

    The very close look reveals that R. 101(1) EPC requires that there is an appeal (procedure). A. 108, 2nd sent. EPC rules there is no appeal in the above Situation, i.e. if the appeal fee is paid too late.

    To put it short, the requirement "the appeal" of Rule 101(1) EPC does not appear to be fulfilled in the case in question.

    It follows that there is no (existing) appeal which could be rejected as inadmissible.

    What do you think?



    ReplyDelete
  3. Article 108 EPC is clear. the appeal is deemed not filed. Therefore Rule 101 EPC does not apply.
    If you hesitate, you may also think about Art 164(2) EPC.

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  4. Article 108 EPC only describes the situation until the payment of the appeal fee. It does not describe the situation once payment has been fulfilled.

    ReplyDelete
    Replies
    1. I don't see your point. Or should I say I don't see the point of this referral G1/18.

      In T1897/17 the BoA wrongly decided to apply Rule 101(1) EPC despite a clear contradiction with Art 108 EPC. This is contrary to Art 164(2) EPC.

      As the fee was paid after the 2 months the appeal is deemed not filed (art 108). Since there is no appeal, Rule 101 EPC does not apply. Otherwise it would contradict Art 108 EPC, which is not permitted pursuant to Art 164(2)EPC.

      Delete
    2. "Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until the fee for appeal has been paid." This only says: as long as the fee has not been paid (situation 1), the notice shall not be deemed to have been filed. Art. 108 does not include any statement about the situation when the fee HAS been paid, let alone paid after 2 months (situation 2). So, should the appeal in that situation be considered filed, or not?

      Delete
    3. My two cents: "has been paid" in Article 108 EPC means valid payment. Valid payment requires pending proceedings under the EPC (GL A-X 10.1.1). Hence, the EPO generally refunds attempted payments in closed cases. After expiration of the 2 months appeal period, there are no pending proceedings anymore, and the appeal fee can no longer be validly paid.

      Delete
    4. Very good point. However, the Guidelines do not seem to be 100% correct in this regard.

      Article 99(1) 2nd sent. EPC stipulates that notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid.

      If one follows the GL, this would inevitably mean that no opposition could be validly filed because within the 9 month period for filing an opposition (A. 99(1), 1st sent. EPC), obviously no proceedings are pending. It is only the effective filing of the opposition (which neccesitates filing of the fee) which makes opposition proceedings pending.

      I think a better explanation is given by the interplay between A. 108, 1st sent. EPC and Ar. 108, 2nd sent. EPC:

      A. 108, 1st sent. EPC requires that notice of appeal shall be filed within two months of notification of the decision. This implies for 108, 2nd sent. EPC that the appeal fee MUST be paid within this time frame for the notice of appeal to become effectively filed.

      In my view, this also follows from logic. Payment of the fee after said time frame can never lead to a notice of appeal that has been (effectively) filed within said time frame because A. 108, 2nd sent. EPC determines that it is deemed not filed until the payment of the fee.

      Just image you wait the whole time frame for the payment but it does not arrive. Looking back to the time frame, it is clear that during the whole time frame, the notice of appeal "shall not deemed to have been filed", an appeal procedure has not effectively become started.

      Delete
    5. A similar situation concerns a request for re-establishment of rights in the case in which no renewal fee has been paid within 6 months after the due date. In this case, the request is available because the application is deemed to be withdrawn (R. 51(2), 2nd sent. EPC, A. 86(1), 3rd sent. EPC).

      Non payment of the fee provokes that the request shall not be deemed to have been filed (R. 136(1), 3rd sent. EPC).

      If it wasn´t possible to pay the fee during the non-pendency of the application, it would not be possible to effectively file the request for re-establishment of rights.

      Delete
    6. I hope someone is still reading here. DeltaPatents makes the point that an appeal fee payment after the appeal period is invalid, and the fee is hence deemed not paid (point 7 of the Deltapatents amicus curiae brief available on epo.org). DP is very brief about it; but submits that because the appeal fee is not paid, the notice of appeal is deemed to not have been filed (I assume under Article 108 s2). Which is my point as well.
      In reply to the comment of 03.09.2018, 13:30: the appeal fee as part of a RE request becomes due upon filing the request for RE. Similarly, A-X, 10.1.2 says that e.g. the filing fee is refunded if paid late without FP fee. Hence, the further processing request (i.e. of the payment of the FP fee) makes the omitted act as fee payment due.

      Delete
    7. Hi Peter,

      I think you refer to the passage "10.1.1
      Fee payments lacking a legal basis
      There are two conditions for a fee payment to be fully valid:

      (i) it must relate to pending proceedings; and
      (ii) it must be made in due time, i.e. the date of payment (see A‑X, 4) must be on or after the due date (see A‑X, 5.1.1).
      If a payment does not relate to a pending European patent application (e.g. it relates to a patent application already deemed to be withdrawn) or to pending proceedings, there is no legal basis for the payment." in GL A-X, 10.1.1?"

      I think the words "pending proceedings" has a different meaning than "pending application". Your reasoning relies on "pending application". Indeed, when an application is deemed to be withdrawn, the application is no longer pending. However, when further processing is requested, proceedings are starting - the payment of the filing fee and the FP fee dus relate to (newly) pending proceedings. Similarly for RE of missed appeal fee (but only for the proprietor, not for the opponent).
      So yes, this effectively makes the omitted payment due upon filing the RE or FP request.

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    8. Hi Roel, I mean 2 sentences in the GL. 1) 10.1.1 - "If a payment does not relate to a pending European patent application [...] or to pending proceedings, there is no legal basis for the payment" in combination with the statement that "for a fee payment to be fully valid: (i) it must relate to pending proceedings;". The more precise statement is in 10.1.2: "The payment of a fee after expiry of the applicable time limit is not valid and must be refunded, unless a valid request for further processing has been filed." Two comments on 10.1.2: A) I think the GL overlook RE here, i.e if there is a valid request for RE, then the fee paid after expiry of the period is not refunded. B) here the GL give no legal basis why the payment of the fee is invalid. One can take GL 10.1.2 as legal basis of its own, or try to derive it from the more general discussion in 10.1.1 about pending proceedings/applications. Perhaps 10.1.2 can be best taken of its own. E.g. an additional search fee paid late is invalid under 10.1.2 while the application and proceedings are pending (so no problem under 10.1.1).

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    9. I got that. What I tried to say is that starting FP or RE is actually staring new proceedings (while there isno pending application anymore), such that the "in relation to pending proceedings" is satisfied.

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  5. Dears,
    Could you be do kind to explain what is the difference between those two situation?
    What is the problem to be solved by EBO?
    Does it realny matters that appeal will be 'inadmissible' or 'deemed to be not filed'?
    Thank you in advance

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    1. It does, as the referral already indicates: "deemed not filed" means appeal fee refunded, whereas "inadmissible" means appeal fee kept by EPO.

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    2. There is also a further difference beside the monetary difference:

      If the appeal if found to have not (effectively) been filed, an appeal, and thus appeal proceedings, has never become pending. In appeals during application proceedings, pending appeal proceedings effectuates a pending patent application. A pending patent application allows validly filing a divisional application.

      Since the time it takes until rejection of the appeal as inadmissible is necessarily longer than the two month period for filing an appeal, you have more time available for validly filing a divisional application.

      You do not have this time if the appeal is deemed not filed because in this case, the time for filing a divisional ends with the two month time period for filing an appeal (G 1/09, headnote).

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  6. In T 2406/16, cited in the Case Law Supplement 2017 (OJ 2018/ Suppl 3) D.6.1, the Board "came to the conclusion that it now seemed to be settled case law of the boards of appeal that an appeal is deemed not to have been filed where the appeal fee is paid after the two-month time limit of Art. 108, first sentence, has expired."

    The full citation in the Case Law Supplement reads:
    "6.1 Distinction between an appeal deemed not to have been filed and an inadmissible appeal
    (CLB, IV.E.8.2.2)

    In ex parte case T 2406/16, the appellant received a communication from the board registrar indicating that the fee was missing, and its request for re-establishment of rights was eventually refused. The board conceded that the appeal fee had been paid together with the request for re-establishment and the wording of Art. 108, second sentence, EPC would suggest that the appeal was deemed to have been filed on that day, but, having analysed the case law, came to the conclusion that it now seemed to be settled case law of the boards of appeal that an appeal is deemed not to have been filed where the appeal fee is paid after the two-month time limit of Art. 108, first sentence, has expired. As a consequence, the appeal was deemed not to have been filed, so the appeal fee had been unduly paid and was to be reimbursed."

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