Tuesday, September 24, 2019 T 1359/14 (and T 1914/12) - Does the Board have discretion to admit late arguments based on facts already in the proceedings?

A reader pointed me to this decision, in French. In reason 2.1, the Board indicates that a Board has no discretion as to the admissibility of late arguments based on facts already in the proceedings. The Board referred to and followed pararaph 7.2.3 of T 1914/12, also in French, which substantially decided that the lack of "arguments" in Art. 114(2) EPC allowed to file new arguments late, contrary to what Art. 12 RBPA said/says. In view of the tightening of what will be allowed and not with the revised RPBA that enters into force on 01.01.2020, it wil be interested whether a future Board will come to the same conclusion.

In any case, it appears that there should be a referral as this decision follows T 1914/12 which however distinguished from T 1621/09, and seems is a fundamental point of law.

Legal background

Article 113 - Right to be heard and basis of decisions
The decisions of the European Patent Office may only be based on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments. 

Article 114- Examination by the European Patent Office of its own motion
(1) In proceedings before it, the European Patent Office shall examine the facts of its own motion; it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. 
(2) The European Patent Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned. 

Artikel 114- Ermittlung von Amts wegen
(1) In Verfahren vor dem Europäischen Patentamt ermittelt das Europäische Patentamt den Sachverhalt von Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt. 
(2) Das Europäische Patentamt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen. 

Article 114 - Examen d'office
(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. 
(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. 

Note to Art. 114: there is a difference in Art. 114(1) w.r.t. the presence (EN) or lack (DE, FR) of "evidence" in it. There is no diffrences in Art. 114(2) - the latter is the relevant article in this decision.

Art. 12(2)(4) RPBA 2007
(2) The statement of grounds of appeal and the reply shall contain a party's complete case. They shall set out clearly and concisely the reasons why it is requested that the decision under appeal be reversed, amended or upheld, and should specify expressly all the facts, arguments and evidence relied on. All documents referred to shall be [...].

(4) Without prejudice to the power of the Board to hold inadmissible facts, evidence or requests which could have been presented or were not admitted in the first instance proceedings, everything presented by the parties under (1) shall be taken into account by the Board if and to the extent it relates to the case under appeal and meets the requirements in (2). 

Art. 12(2),(3), (6) RPBA 2020
(2) In view of the primary object of the appeal proceedings to review the decision under appeal in a judicial manner, a partyꞌs appeal case shall be directed to the requests, facts, objections, arguments and evidence on which the decision under appeal was based.


(3) The statement of grounds of appeal and the reply shall contain a party's complete appeal case. Accordingly, they shall set out clearly and concisely the reasons why it is requested that the decision under appeal be reversed, amended or upheld, and should specify expressly all the requests, facts, objections, arguments and evidence relied on. All documents referred to shall be [...]

(4) Any part of a party's appeal case which does not meet the requirements in paragraph 2 is to be regarded as an amendment, unless the party demonstrates that this part was admissibly raised and maintained in the proceedings leading to the decision under appeal. Any such amendment may be admitted only at the discretion of the Board.

[...]

(5) The Board has discretion not to admit any part of a submission by a party which does not meet the requirements in paragraph 3.

(6) The Board shall not admit requests, facts, objections or evidence which were not admitted in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the decision not to admit them suffered from an error in the use of discretion or unless the circumstances of the appeal case justify their admittance.


The Board shall not admit requests, facts, objections or evidence which should have been submitted, or which were no longer maintained, in the proceedings leading to the decision under appeal, unless the circumstances of the appeal case justify their admittance.

Note to Art. 12 RPBA 2007 and RPBA 2020: as indicated in T 1914/12, there seems no basis in Art.114(2) for any discretion not to admit new arguments based on existing facts and evidence. 

Summary of Facts and Submissions

I. Le présent recours a été formé par l'opposante à l'encontre de la décision de la division d'opposition, postée le 30 avril 2014, rejetant l'opposition contre le brevet européen No. 1 630 961.

II. La division d'opposition avait conclu que le motif d'opposition visé à l'article 100a) en combinaison avec l'article 56 CBE ne s'opposait pas au maintien du brevet européen, eu égard aux documents: D1 - D3

[...]

VI. Les arguments de la requérante essentiels pour la présente décision peuvent être résumés comme suit:

Questions de procédure

Le fait que le document D1 divulgue la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle un signal de retour agit sur la sortie du circuit générateur ressort clairement de la page 2 du mémoire exposant les motifs du recours. En particulier, la figure 2 du document D1 (page 318) est reproduite dans le mémoire du recours et comprend les signes de référence de la revendication 1 (voir la figure reproduite ci-dessous).

FORMULE/TABLEAU/GRAPHIQUE

La combinaison des documents D1 et D3 par rapport à la revendication 1 a déjà été exposée dans le mémoire d'opposition du 16 août 2010, voir le troisième paragraphe à la page 6. Elle fait donc partie de la procédure.

[...]

VII. Les arguments de l'intimée essentiels pour la présente décision peuvent être résumés comme suit:

Questions de procédure

La question de savoir si le document D1 divulgue ou non la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle un signal de retour agit sur la sortie du circuit générateur est tardive et ne devrait donc pas être admise dans la procédure de recours. En particulier, la requérante n'a jamais contesté, ni pendant la procédure devant la division d'opposition, ni pendant la procédure de recours, que le document D1 divulguait la caractéristique en cause.

La combinaison des documents D1 et D3 n'a été utilisée que pour la revendication 10 indépendante, mais pas pour la revendication 1. En particulier, la combinaison n'a pas été exposée dans l'acte d'opposition. En outre, la combinaison en cause ne peut pas être considérée comme rendant l'objet de la revendication 1 de prime abord évidente. La nouvelle combinaison par rapport à la revendication 1 ne devrait donc pas être admise dans la procédure de recours, en particulier eu égard au principe de l'économie de la procédure.

[...]

Reasons for the Decision

1. Le recours est recevable.

2. Questions de procédure

2.1 Prise en compte dans la procédure de recours de la caractéristique suivante: "un signal de retour (71) agissant [...] sur la sortie (22) du circuit générateur (20)"

La Chambre considère que la question de savoir si le document D1 divulgue ou non la caractéristique de la revendication 1 selon laquelle un signal de retour agit sur la sortie du circuit générateur (il a été fait référence durant le recours à "la deuxième partie de la caractéristique i)"), est un argument et donc un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit qui a de fait déjà été présenté.

La Chambre ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité des arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure (voir point 7.2.3 de la décision T 1914/12).

La question doit dès lors être traitée dans le cadre de la procédure de recours et la question de savoir si l'argument est tardif ou non peut donc rester sans réponse.

2.2 Prise en compte dans la procédure de recours de la combinaison des documents D1 et D3 en ce qui concerne l'activité inventive de l'objet de la revendication 1

Selon l'article 12(4) RPCR, la Chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance.

La Chambre observe qu'une combinaison des documents D1 et D3 en ce qui concerne l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 a au moins été suggérée sur la page 6 du mémoire d'opposition ("Dieser Entgegenhaltung D3 sind außerdem Ausführungsformen einer Einrichtung zur Zustandserfassung der Kollektor-Emitter-Spannung ...").

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que les points discutés au sujet de la revendication 10 s'appliquent également, au moins en partie, à la revendication 1, la Chambre a décidé de ne pas exercer son pouvoir de ne pas admettre dans la procédure de recours la combinaison de D1 et D3 quant à l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

2.3 Motif d'opposition de l'absence de nouveauté concernant l'objet de la revendication 10

2.3.1 Au cours de la procédure orale devant la Chambre, la requérante a contesté la nouveauté de l'objet de la revendication 10. L'intimée a interprété l'objection comme un nouveau motif d'opposition, dont l'admission dans la procédure d'opposition a déjà été rejetée par la division d'opposition et qui n'est donc pas recevable dans la procédure de recours. L'intimée n'a d'ailleurs pas donné son consentement à l'introduction du nouveau motif d'opposition de l'absence de nouveauté concernant l'objet de la revendication 10.

2.3.2 La Chambre observe que l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 10 n'était pas fondée en première instance et constitue donc un nouveau motif d'opposition conformément à l'article 100a) en combinaison avec l'article 54 CBE. Conformément aux principes établis dans l'avis G 10/91 de la Grande Chambre de recours (voir en particulier point 18 des motifs de l'avis), la Chambre est parvenue à la conclusion qu'un tel motif d'opposition ne peut pas être admis dans la procédure de recours.

2.3.3 Cependant, en ce qui concerne la question de la nouveauté de l'objet de la revendication 10 par rapport au document D3, ce point est traité ci-dessous dans le cadre de l'appréciation de l'activité inventive de l'objet correspondant (voir également les principes énoncés dans la décision G 7/95, en particulier les points 7.1 et 7.2 de cette décision).

3. Revendication 1 - activité inventive (articles 100a) et 56 CBE)

[...]

4. Revendication 10 - activité inventive (articles 100a) et 56 CBE)

[...]

4.10 La Chambre est donc parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 10 implique une activité inventive selon l'article 56 CBE au vu du document D3 comme état de la technique le plus proche.

5. Conclusion

Étant donné que le motif d'opposition visé à l'article 100a) en combinaison avec l'article 56 CBE ne s'oppose pas au maintien du brevet tel que délivré et que la requérante n'a pas soulevé d'autres objections à l'encontre du brevet tel que délivré, le recours doit être rejeté.

Order

Par ces motifs, il est statué comme suit


Le recours est rejeté.

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The decision referred to T 1914/12, reason 7.2.3. Its headnote and reason 7 are duplicated below :

T 1914/12, Exergue :


Les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure (décision s'écartant de T 1621/09) (voir point 7 des motifs)

T 1914/12, reason 7:

7. Existence d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs

Avant d'aborder la question de savoir si la chambre dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'admission d'arguments qui ont été présentés tardivement, il convient de clarifier ce qu'on entend par « argument » et à bien distinguer un « argument » d'un « fait ».

7.1 Faits et arguments

Il semble utile de considérer à la fois le sens commun des termes « fait » et « argument » et le sens particulier qu'ils reçoivent dans le domaine du droit. Si ce dernier devrait prévaloir dans les textes de droit proprement dits, le sens commun peut influencer la manière dont les termes sont compris dans l'application pratique de ces textes.

7.1.1 Sens commun des termes

Selon le dictionnaire Larousse, le « fait » désigne « ce qui est reconnu comme certain, incontestable ». Ce sens semble aussi être celui des mots « Tatsache » (Duden : « wirklicher, gegebener Umstand; Faktum ») et « fact » (Oxford English Dictionary : « that which is known (or firmly believed) to be real or true; what has actually happened or is the case; truth attested by direct observation or authentic testimony; reality ».

Le mot « argument » couvre un champ sémantique assez large. Un argument au sens étroit peut se définir comme une proposition avancée dans le but de convaincre (cf. la définition de l'Oxford English Dictionary : « a statement or fact advanced for the purpose of influencing the mind; a reason »). D'autre part, le mot « argument » désigne souvent, dans un sens plus large, un ensemble de propositions formant un raisonnement ou une argumentation (cf. Oxford English Dictionary : « a connected series of statements or reasons intended to establish a position (and, hence, to refute the opposite); a process of reasoning; argumentation. ») Le mot allemand « Argument » correspond plutôt au sens étroit du mot français ; pour exprimer le sens plus large, on utiliserait plutôt le mot « Argumentation ».

7.1.2 Usage particulier dans le domaine du droit

Le dictionnaire Larousse définit le « fait » comme « tout événement susceptible de produire des effets de droit, d'avoir des conséquences juridiques ». Le Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo (https://www.dictionnaire-juridique.com/) y voit :

« une circonstance qui tombe sous l'un des cinq sens. Les faits de la causes [sic] sont les évènements qui ont joué un rôle dans la naissance et dans le développement du litige dont le tribunal est saisi. Il incombe aux parties d'énoncer et de prouver les circonstances qu'elles allèguent comme fondant leur prétention. Cette énonciation des circonstances est importante car elle forme le cadre du litige dont le juge ne peut sortir. »

De façon similaire, le Oxford English Dictionary définit « fact » dans son acception juridique comme « the sum of circumstances and incidents of a case, looked at apart from their legal bearing ».

Une catégorie particulière de faits sont les « faits procéduraux » ou faits relatifs à la procédure, qui comprennent les actes de procédure (y compris des parties et d'instances de degré inférieur) qui ont une portée sur la décision à prendre. Ce sont ces faits qui apparaissent dans la partie « exposé des faits et conclusions » (« facts and submissions ») des décisions des chambres de recours.

Quant au terme « argument », le Dictionnaire du droit privé déjà cité le définit comme suit :

« L'« argument » est la proposition que les parties à un procès font valoir à l'appui de la thèse qu'elles défendent. L'ensemble des arguments constitue l'argumentation. [...]

Très souvent les praticiens utilisent « argument » comme synonyme de « moyen ». Si l'on veut être précis, l'argument est une déclaration qui vient au soutien d'un moyen. L'argument s'énonce en le faisant débuter par « parce que ... » ou par toute autre expression qui fait état une [sic] raison de droit ou de fait susceptible d'étayer le moyen. Celui-ci constitue le motif de droit ou de fait dont le bien fondé doit justifier la décision du juge et auquel il doit répondre par un « attendu » (en anglais : « whereas »).

Alors que la Cour de Cassation annule tout jugement rendu en dernier ressort ou tout arrêt qui n'aurait pas répondu à un moyen soulevé par l'une des parties, en revanche elle énonce que le juge « n'a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ». » (C'est la chambre qui souligne.)

7.1.3 Usage dans la CBE et dans la jurisprudence

La CBE ne contient pas de définition des termes « fait » et « argument », mais l'article 114(1) CBE, uniquement dans sa version anglaise, distingue les faits des éléments de preuve et des arguments (« facts, evidence and arguments »). Pour le législateur, il s'agit donc de trois catégories distinctes.

La jurisprudence a cherché à cerner la signification de ces termes :

a) Définition de « fait »

La décision T 604/01 du 12 août 2004 (voir point 6.1 des motifs) définit les « faits » en suivant le Oxford English Dictionary (voir point 7.1.2 ci-dessus) et précise que la demande d'origine, le brevet tel que délivré et les revendications telles que modifiées sont des faits sur lesquels une objection au titre des articles 123(2) et (3) CBE est fondée.

La décision T 926/07 du 14 mai 2008 s'appuie sur le commentaire de Singer et Stauder (4**(e) édition, article 114, note en marge 44) pour définir les « faits » comme « des circonstances factuelles alléguées, qui doivent éventuellement être étayées par des preuves » (« ... behauptete Sachverhalte, die ggf. durch Beweismittel zu belegen sind ... », point 2.1.1 des motifs ; définition reprise dans la décision T 1553/07 du 8 juin 2010, point 12 des motifs, qui cite la 5**(e) édition du commentaire et sa note en marge 48).

La décision T 1448/09 du 18 février 2014 concerne un cas où la division d'examen avait fondé son constat d'absence d'activité inventive sur les connaissances générales de l'homme du métier. Dans ce contexte, la chambre a noté :

« Il ressort de la décision de la Grande Chambre dans l'affaire G 4/92 ... que si des arguments peuvent être présentés à tout moment, y compris en l'absence d'une partie au cours d'une procédure orale, il ne saurait en être de même de faits nouveaux sur lesquels une décision reposerait. Or, même si la référence aux connaissances générales relève de l'argumentation, l'existence de celles-ci relève des faits de la cause. ». (voir point 3.2 des motifs).

Bien entendu, de nouveaux jeux de revendications ne constituent pas des « faits » au sens de l'article 114 CBE (T 133/92 du 18 octobre 1994, point 7 des motifs, T 912/91 du 25 octobre 1994, point 10 des motifs, T 771/92 du 19 juillet 1995, point 7 des motifs, T 235/08 du 8 avril 2009, point 6.1 des motifs).

b) Définition du terme « argument »

Dans son avis G 4/92 du 29 octobre 1993, la Grande Chambre de Recours considère que de nouveaux arguments « constituent en principe un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés » (voir point 10 des motifs).

La décision T 1553/07 du 8 juin 2010, au point 12 des motifs, a précisé que des arguments ne sont pas nécessairement présentés au soutien de moyens de fait, mais peuvent aussi être dirigés contre de tels moyens (« In ihrer Stellungnahme G 4/92 ... ging die Große Beschwerdekammer davon aus, dass es sich bei neuen Argumenten nicht um ein neues Vorbringen als solches, sondern um eine Untermauerung von bereits vorgebrachten Tatsachen handelt .... Nach Auffassung der Kammer zählen zu den Argumenten auch Ausführungen, die sich gegen bereits vorgebrachte Tatsachen (einschließlich etwaiger Beweismittel) richten.»).

La décision T 92/92 du 21 septembre 1993 (point 2 des motifs) comprend le terme « argument » dans le contexte de l'article 114 CBE en sa version anglaise comme englobant « les propositions des parties concernant les conséquences qui résultent de l'application de la loi aux faits et éléments de preuve présentés à temps » (« ... the parties' submissions as to the consequences that result from applying the law to the facts and evidence submitted in due time ... » ; définition reprise dans la décision T 926/07 du 14 mai 2008, point 2.1.1 des motifs : « ... diejenigen Ausführungen, die sich bei Anwendung des Rechts auf die rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel ergeben ... »).

Une analyse (non-exhaustive) des décisions des chambres de recours permet de constater que le concept d'« argument » n'est pas toujours manié avec la précision nécessaire. Ainsi, il a été décidé qu'il engloberait:

- des décisions antérieures citées à l'appui d'arguments (T 861/93 du 29 avril 1994, point 12 des motifs ; cf. T 33/93 du 5 mai 1993, point 4 des motifs) : selon la présente chambre, il serait plus judicieux de considérer des décisions antérieures comme étant des faits ; en revanche, l'assertion que leur ratio decidendi est applicable dans un cas particulier semble constituer un argument ;

- la reformulation d'une objection de défaut de nouveauté en une objection de défaut d'activité inventive (T 191/98 du 4 mars 2003, point 5.4 des motifs, T 131/01 du 18 juillet 2002, point 4.1 des motifs) ;

- une objection au titre des articles 123(2) et (3) CBE (T 604/01 du 12 août 2004, point 6.1 des motifs) ou de l'article 100 b) CBE (T 671/08 du 18 septembre 2012, point 7.5 des motifs) : la présente chambre est de l'avis qu'il s'agit de nouveaux moyens plutôt que de nouveaux arguments ;

- une ligne d'argumentation concernant l'activité inventive (T 704/06 du 15 mars 2007, point 4 des motifs ; T 1621/09 du 22 septembre 2011, point 13 des motifs ; T 1098/11 du 22 décembre 2015, point 4.1 des motifs, étant observé que la chambre parle de « lignes d'attaque » plutôt que d'« arguments ») ;

- des raisons pourquoi un usage antérieur allégué ne doit pas être considéré comme étant établi (T 1553/07 du 8 juin 2010, point 12 des motifs) ;

- une référence aux connaissances générales de l'homme du métier (T 1448/09 du 18 février 2014, point 3.2 des motifs) ;

- l'existence d'un effet spécial permettant d'expliquer une caractéristique (R 10/10 du 17 décembre 2010, point 2.4 des motifs).

7.1.4 Conclusion

Le sens commun des mots et leur usage dans le contexte juridictionnel conduit à distinguer les termes « fait » et « argument ». Un « fait » peut être compris comme élément factuel (ou prétendument tel) ou une circonstance sur lequel une partie fonde ses prétentions, alors qu'un « argument » désignerait une proposition qu'une partie fonde sur un ou plusieurs faits et qui soutient le moyen qu'elle fait valoir.

A titre d'exemple, lorsqu'un brevet est opposé au titre de la nouveauté et que l'opposante argue du défaut de nouveauté de la revendication 1 sur le fondement de la divulgation du paragraphe [0017] du document D1, le moyen invoqué est le défaut de nouveauté (c'est-à-dire la prétention que l'objet de la revendication est compris dans l'état de la technique). Ce moyen s'appuie sur un ou plusieurs arguments (au sens large, l'argumentation), en l'occurrence l'argument que l'objet de la revendication est divulgué dans le paragraphe [0017] du document D1. Une traduction ou une copie de ce document est déposée comme (élément de) preuve. L'argumentation se fonde sur le fait que constitue le texte de ce paragraphe. Elle comprend, par exemple, l'argument (au sens étroit) que l'homme du métier, compte tenu de ses connaissances générales, comprendrait que la caractéristique X qui n'est pas divulguée de façon explicite dans le paragraphe [0017] y est divulguée de façon implicite.

Par ailleurs, la jurisprudence distingue parfois entre « argument » et « ligne d'arguments ». Cette distinction ne justifie pas pour autant une différence de traitement, dans la mesure où une ligne d'arguments est constituée par un enchaînement d'arguments et que la CBE n'offre pas de base légale pour fonder une différence de traitement entre un argument pris isolément et une pluralité d'arguments.

7.2 Recevabilité d'arguments tardifs

7.2.1 Dispositions légales

a) Dispositions de la CBE et de son Règlement d'exécution

Parmi les dispositions de la CBE qui sont pertinentes pour la question de la recevabilité d'arguments, à savoir les articles 113(1) et 114(1) et (2) CBE, seul l'article 114(1) CBE dans sa version anglaise fait référence aux « arguments ».

L'article 113(1) CBE, qui définit le droit d'être entendu des parties, se réfère aux « motifs » (DE : « Gründe » ; EN : « grounds or evidence ») sur lesquels une décision peut être fondée.

L'article 114(1), première partie de phrase, CBE affirme le principe de l'examen d'office des « faits » (DE : « Sachverhalt » ; EN : « facts »). Il est précisé, à l'article 114(1), seconde partie de phrase, CBE que cet examen n'est limité ni aux « moyens » invoqués ni aux « demandes » présentées par les parties. Si la version allemande est assez proche (« ... es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Anträge der Beteiligten beschränkt »), la version anglaise est plus précise en mentionnant des faits, des éléments de preuve et des arguments (« ... it shall not be restricted in this examination to the facts, evidence and arguments provided by the parties and the relief sought. »).

L'article 114(2) CBE confère aux instances de l'OEB un pouvoir discrétionnaire quant à l'admission de « faits » (DE : « Tatsachen » ; EN : « facts ») que les parties n'ont pas invoqués ou des « preuves » (DE : « Beweismittel » ; EN : « evidence ») qu'elles n'ont pas produites en temps utile. On notera que la version anglaise se limite ici aux seuls faits et éléments de preuve (« facts or evidence ») et ne reprend pas la référence aux arguments de l'article 114(1), seconde partie de phrase, CBE (« facts, evidence and arguments »).

Si l'on s'en tient à la version anglaise des paragraphes 1 et 2 de l'article 114 CBE, qui semble exprimer la volonté du législateur avec plus de précision, on constate :

- que les arguments doivent être distingués des faits et des éléments de preuve; et

- que le pouvoir discrétionnaire formulé au paragraphe 2 ne s'étend pas aux arguments tardifs.

D'autre part, la règle 76(2) CBE énonce les exigences auxquelles doit satisfaire l'acte d'opposition; dans son alinéa c), elle prévoit qu'il doit contenir une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que « les faits et les preuves » invoqués à l'appui de ces motifs.

De même, la règle 116(1) CBE considère une situation où l'Office a cité les parties à une procédure orale et précise que des « faits ou preuves » présentés après la date limite fixée par l'Office peuvent ne pas être pris en considération.

Dans les deux cas, les termes utilisés dans les trois langues officielles sont identiques à ceux de l'article 114(2) CBE dans sa version anglaise.

b) Dispositions du Règlement de procédure des chambres

L'article 13(1) du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), qui précise l'application de l'article 114(2) CBE dans les procédures devant les chambres de recours, dispose :

« L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie (DE : « Änderungen des Vorbringens eines Beteiligten » ; EN : « amendment to a party's case ») après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure. »

Cette disposition ne se réfère donc pas explicitement aux arguments, mais il y a une référence indirecte, dans la mesure où la modification concerne les moyens formant le fondement de la procédure au sens de l'article 12(2) RPBA :

« Le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie (DE : « den vollständigen Sachvortrag eines Beteiligten » ; EN : « a party's complete case »). Ils doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée, et doivent exposer expressément et de façon précise tous les faits, arguments et justifications (DE : « alle Tatsachen, Argumente und Beweismittel » ; EN : « all the facts, arguments and evidence ») qui sont invoqués. »

De nouveau, le lien entre les articles 12 et 13 est le plus explicite dans la version anglaise, dans la mesure où l'article 12(2) et l'article 13(1) se réfèrent dans les mêmes termes (« a party's ... case ») aux moyens invoqués par une partie.

La disposition correspondant à l'actuel article 13(1) RPCR a été introduite dans le RPCR - en tant qu'article 10ter (en allemand et anglais : 10 b) - par décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2002 entrée en vigueur le 1**(er) mai 2003 (cf. JO OEB 2003, 61 et 89).

Il n'est pas sans intérêt de noter que les travaux préparatoires concernant le règlement modifié montrent que la recevabilité de nouveaux arguments a été débattue par les instances chargés de l'élaboration du nouveau RPCR.

Une première ébauche du rapport d'un groupe de travail nommé « Procedure Working Party » explique en son point 2.2 la raison d'être du nouvel article, à savoir permettre à une chambre de refuser toute modification des moyens invoqués par une partie, « qu'il s'agisse de faits, éléments de preuve, arguments ou requêtes » (« a party's case as filed (whether relating to facts, evidence, arguments or requests) »).

Cette formulation se trouve également dans la « Proposition de modification du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) que l'instance prévue à la règle 10(1) CBE (le "Praesidium" des chambres de recours) a l'intention d'adopter » du 26 septembre 2002, soumise par le Praesidium des chambres de recours à l'attention du Comité « Droit des brevets » (CA/PL 11/02) :

« Article 10ter

Si l'admission des modifications des moyens d'une partie (et ce qu'il s'agisse des faits, des preuves, des arguments ou des requêtes) est laissée à l'appréciation de la chambre, comme tel est le cas actuellement, lorsque ces modifications sont produites après le moment limite défini aux articles 10bis(1 ) et 10ter(1), la chambre serait expressément habilitée par l'article 10ter à rejeter de telles modifications en raison de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure. En particulier, les modifications ne seront pas admises si elles conduisent au renvoi de la procédure orale. » (page 16, c'est la chambre qui souligne)

Le Comité « Droit des brevets » s'est réuni les 15 et 16 octobre 2002 ; le compte-rendu de cette réunion (document CA/PV 19) mentionne l'article 10ter uniquement en son point 105 :

« En réponse à une question de la délégation allemande, l'OEB confirme que l'article 10ter(1) RPCR exclut tout nouvel exposé des faits, mais non une modification de l'appréciation juridique. Une formulation ouverte a été adoptée afin de permettre une évolution du droit sur la base de la pratique jurisprudentielle. »

Le 12 novembre 2002, le Praesidium a adopté le règlement et a soumis le document CA/133/02 au Conseil d'administration pour approbation. Ce document reprend pour l'essentiel le document CA/PL 11/02 ; le texte concernant l'article 10ter RPCR comprend une différence notable, dans la mesure où la référence aux arguments a été supprimée :

« Si l'admission des modifications des moyens d'une partie (et ce qu'il s'agisse des faits, des preuves ou des requêtes) est laissée à l'appréciation de la chambre, comme tel est le cas actuellement, lorsque ces modifications sont produites après le moment limite défini aux articles 10bis(1) et 10ter(1), la chambre sera expressément habilitée par l'article 10ter à rejeter de telles modifications en raison de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure. En particulier, les modifications ne seront pas admises si elles conduisent au renvoi de la procédure orale. » (page 16)

Ce changement (suppression des mots « des arguments ») semble exprimer la volonté du Praesidium, après consultation du Comité « Droit des brevets », d'exclure les arguments du pouvoir discrétionnaire, entendu dans la jurisprudence au sens de libre pouvoir d'appréciation, conféré aux chambres de recours.

7.2.2 Jurisprudence

a) Jurisprudence avant 2011

Dans son avis G 4/92 du 29 octobre 1993, rendu en langue française, la Grande Chambre de Recours s'est prononcée sur la possibilité de fonder une décision à l'encontre d'une partie qui est volontairement absente à la procédure orale sur des faits, des moyens de preuve ou des arguments nouveaux présentés lors de la procédure orale. Au point 10 des motifs, la Grande Chambre prend position sur les arguments nouveaux :

« En ce qui concerne les nouveaux arguments, les conditions de l'article 113(1) CBE restent respectées même si une partie, en raison de son absence volontaire, n'a pas eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet lors de la procédure orale dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier les motifs sur lesquels se fonde la décision car ils constituent en principe non des moyens nouveaux mais un raisonnement invoqué au soutien des moyens de droit et de fait déjà présentés. »

Dans sa décision G 4/95 en date du 19 février 1996, la Grande Chambre de recours s'est penchée sur la possibilité d'admettre un exposé oral d'une personne accompagnant un mandataire agréé lors d'une procédure orale. La décision contient un obiter dictum concernant les arguments:

« D'une manière générale, la présentation d'arguments sur la base de faits et preuves antérieurement produits est permise à tous les stades de la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, à la discrétion de l'OEB. » (voir le point 4 b) des motifs)

Malheureusement, la Grande Chambre n'indique pas la base légale conférant ce pouvoir discrétionnaire.

On trouve dans la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 13 RPCR des décisions qui constatent que des « arguments » n'entrent pas dans la sphère de l'article 114(2) CBE, comme par exemple les décisions T 861/93 du 29 avril 1994, point 12 des motifs, T 92/92 du 21 septembre 1993 point 2 des motifs, T 131/01 du 18 juillet 2002, point 4.2 des motifs.

Même après la modification du RPCR par le législateur en 2003, plusieurs chambres ont maintenu la position selon laquelle des arguments sont exclus du pouvoir discrétionnaire selon l'article 114(2) CBE ; à titre d'exemple, on peut citer les décisions T 386/01 du 24 juillet 2003, point 2 des motifs, T 704/06 du 15 mars 2007, point 3 des motifs, T 926/07 du 14 mai 2008, point 2.1 des motifs, T 1553/07 du 8 juin 2010, point 11 des motifs, T 150/09 du 23 septembre 2010, point 2.1 des motifs.

b) Les décisions T 1069/08 et T 1621/09

Deux décisions rendues en septembre 2011 ont remis en question cette approche, en s'appuyant sur l'article 13(1) RPCR en combinaison avec l'article 12(2) RPCR.

Dans la décision T 1069/08 du 8 septembre 2011, au point 28.1 des motifs, une chambre a décidé qu'un argument nouveau concernant l'activité inventive présenté lors de la procédure orale devant la chambre constituait une modification des moyens invoqués au sens de l'article 12(2) RPCR et que son admission était laissé à l'appréciation de la chambre, en application de l'article 13(1) RPCR.

Dans la décision T 1621/09 du 22 septembre 2011, une autre chambre est parvenue à la conclusion qu'un nouvel argument présenté par une partie pendant une procédure de recours, et ayant pour effet de modifier les moyens invoqués, ne peut être introduit dans la procédure que par le biais d'une décision discrétionnaire de la chambre, en tant que modification des moyens invoqués au titre de l'article 13 RPCR. Selon la chambre, dans la mesure où l'avis de la Grande Chambre G 4/92 concerne la recevabilité de nouveaux arguments en général, il doit être considéré comme ayant été modifié par l'introduction du RPCR entré en vigueur le 1**(er) mai 2003 (voir point 37 des motifs).

Bien qu'elle évoque longuement les travaux préparatoires (voir points 25 à 35 des motifs), la chambre ne tire pas de conclusion de la suppression de la référence aux arguments dans le document consultatif CA/133/02, mais se fonde essentiellement sur le fait que l'article 12(2) RCPR englobe les faits, arguments et éléments de preuve (« facts, arguments and evidence ») dans « les moyens invoqués » (en anglais: « case ») (voir point 33 des motifs).

La chambre a également noté (voir les points 36 et 37 des motifs) qu'un certain nombre de décisions postérieures à l'entrée en vigueur du RPCR ont maintenu la position traditionnelle selon laquelle des arguments sont exclus du pouvoir discrétionnaire selon l'article 114(2) CBE, mais elle ne leur attache pas d'importance, dans la mesure où il s'agirait d'obiter dicta et/ou les décisions n'auraient pas discuté les dispositions du RPCR.

Par conséquent, la chambre a conclu qu'il n'y a rien dans la jurisprudence des chambres de recours ni dans les travaux préparatoires qui serait susceptible de s'opposer à sa thèse selon laquelle un nouvel argument présenté par une partie pendant une procédure de recours, et ayant pour effet de modifier les moyens invoqués, ne peut être introduit dans la procédure que par le biais d'une décision discrétionnaire de la chambre (voir point 37 des motifs).

c) Jurisprudence depuis 2012

Les décisions T 1069/08 et surtout T 1621/09 ont été suivies par plusieurs chambres. La chambre a recensé dix-sept décisions qui se fondent sur ces décisions pour reconnaître aux chambres, implicitement ou explicitement, un pouvoir discrétionnaire à l'égard d'arguments tardifs, à savoir les décisions T 2332/08 du 14 mars 2012 (point 5.4 des motifs), T 775/09 du 20 mars 2012 (point 11), T 433/11 du 24 mai 2012 (points 56 à 62), T 1799/09 du 20 septembre 2012 (point 6), T 1761/10 du 11 avril 2013 (point 5.3), T 1207/11 du 18 octobre 2013 (point 4.1), T 1732/10 du 19 décembre 2013 (point 3.3.1), T 614/10 du 13 mars 2014 (point 8.2.2), T 607/10 du 10 avril 2014 (point 6.1.3), T 658/11 du 7 mai 2014 (point 2.2), T 2308/11 du 1er juillet 2015 (point 26), T 2048/10 du 21 juillet 2015 (point 9), T 1508/14 du 5 novembre 2015 (point 5), T 1348/11 du 15 janvier 2016 (points 9 à 12), T 55/11 du 16 février 2016 (point 2.3), T 1201/14 du 9 février 2017 (point 3.2.4.2), et T 751/16 du 6 mars 2017 (point 5.2).

On peut noter que ces décisions adoptent les conclusions des décisions T 1069/08 et T 1621/09 sans aborder la validité du raisonnement qui les sous-tend.

Dans neuf de ces décisions, des arguments tardifs n'ont effectivement pas été admis.

Il existe aussi quelques décisions qui contestent la possibilité pour les chambres de ne pas admettre des arguments tardifs. Dans la décision T 671/08 du 18 septembre 2012, au point 7.5 des motifs, la chambre a jugé que la non-admission d'arguments tardifs constituerait une atteinte à l'esprit et la finalité de la CBE. La décision T 1794/12 du 16 janvier 2018 contient un obiter dictum selon lequel

« ... la chambre estime qu'il lui revient de considérer tous les arguments présentés par l'intimée, dès lors que ceux-ci concernent des faits et éléments de preuve déjà admis dans la procédure de recours. En effet, la chambre ne peut s'opposer à la recevabilité d'un moyen qu'elle aurait été obligée de prendre en compte d'office, même si cela présuppose qu'elle ait reconnu la pertinence du moyen en question. Or, les chambres de recours ont obligation de faire référence aux arguments pertinents pour la décision à rendre, qu'ils soient d'ordre juridique ou technique. » (voir point 1 des motifs)

La chambre s'est fondée sur la doctrine, et plus particulièrement sur le point 3.1 de l'article de B. Günzel, « Le traitement des moyens présentés tardivement dans les procédures devant les chambres de recours de l'Office européen des brevets » (JO OEB, Edition Spéciale 2/2007, page 30) :

« Tout d'abord, ne peut être rejeté pour présentation tardive qu'un moyen que l'instance chargée de statuer n'est de toute façon pas obligée, d'office, d'examiner et de prendre en considération. Ainsi, toute instance décisionnaire, y compris les chambres de recours, a pour obligation de faire référence aux arguments d'ordre juridique et technique qui sont pertinents pour rendre la décision. Par conséquent, en tous cas dans la mesure où ils s'appuient sur des faits de la procédure et à l'exception de l'exposé de nouveaux motifs d'opposition, il convient de prendre en considération des arguments de ce type à tout stade de la procédure, même en procédure de recours, et de ne pas les rejeter pour présentation tardive. ».

7.2.3 Conclusion de la chambre

La présente chambre n'est pas convaincue par le raisonnement qui sous-tend les décisions T 1069/08 et T 1621/09, qui se fondent exclusivement sur l'application de l'article 13(1) RPCR à partir du libellé de l'article 12(2) RPCR pour reconnaître aux chambres un pouvoir discrétionnaire relatif aux arguments tardifs. L'interprétation que ces décisions ont retenue ignore que l'article 114(2) CBE ne permet pas de justifier un tel pouvoir discrétionnaire, comme l'ancienne jurisprudence l'a maintes fois affirmé.

La CBE, et notamment son article 114, du moins dans sa version anglaise, pose une différence de traitement des faits et des arguments. L'article 114(2) CBE prévoit notamment et explicitement un pouvoir discrétionnaire quant aux faits invoqués tardivement, et non pour les arguments tardifs qui s'appuient sur des faits qui sont déjà dans la procédure. Même lors de l'élaboration du RPCR, le législateur semble avoir eu l'intention de maintenir cette distinction, comme cela ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 13 RPCR.

Selon la présente chambre, le RPCR, s'il peut préciser et interpréter les dispositions de la CBE, ne saurait conférer aux chambres de recours des pouvoirs que la CBE ne leur donne pas.

Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler les termes de l'article 23 RCPR, selon lequel

« le présent règlement de procédure s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention. » (c'est la chambre qui souligne)

La chambre conclut donc que les chambres de recours ne disposent pas d'un pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'arguments tardifs qui se fondent sur des faits qui sont déjà dans la procédure. Selon la chambre, la CBE dans sa forme actuelle n'offre pas aux chambres la possibilité d'ignorer de tels arguments.

7.3 Application à l'espèce

L'affirmation de la requérante concernant la nature de la colle utilisée, présentée pour la première fois par la requérante dans sa lettre en date du 15 octobre 2015, constitue un nouvel argument à l'appui de la thèse qu'elle défend, à savoir que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport aux document D51.

La prise en compte de cet argument conduit nécessairement à la prise en compte de l'argumentation de la requérante concernant l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

La chambre est arrivée à la conclusion qu'elle n'a pas de pouvoir discrétionnaire concernant l'admission de ces arguments. Il s'ensuit que la différence supplémentaire doit être prise en considération.



This decision T 1359/14 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2019:T135914.20190719 . The file wrapper can be found here. 
The earlier decision T 1914/12 (pdf) has European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2018:T191412.201806 . Its file wrapper can be found here. 
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