Monday, November 23, 2020 T 1631/17 - Not-explicit claim features cause exception to patentability

The invention relates to a  method of making dental prostheses using settable dental prosthetic material. The method is more efficient than existing methods since an impression is used of a human denture in which missing tooth substance is supplemented. 

Although not claimed, typically one would first provisionally repair the teeth and take an impression of the "finished" denture. In this way the desired external shape of the denture can be designed directly by the dentist on the patient and the production of the denture parts by the dental technician can be simplified considerably.

Even if not explicit, the Board considers that the claim still encompasses a surgical step, and so is excluded from patentability. 

The decision is in German. Below an machine translation of part of the decision is given, and below that a more extensive selection of the original German. 

MACHINE TRANSLATION

Summary of Facts and Submissions

V. The independent method claims have the following wording:

a) Main claim (granted version)

 "A method of making dental prostheses comprising placing settable dental prosthetic material into a first impression of a part of the human dentition, pressing a positive model made from a second impression into said material, and allowing the dental prosthetic material remaining after pressing to set to form the dental prosthesis(s), wherein as second impression the impression of a human denture is used which is prepared for the attachment of the tooth replacement(s), characterized in that as first impression the impression of a human denture is used in which missing tooth substance is supplemented. "

Reasons for the decision

1. explicit method steps

It is undisputed that the wording of claim 1 does not include an explicit method step which would be considered surgical within the meaning of Article 53(c) EPC.

2. implicit method steps

2.1 It is not necessary for a claim to explicitly include a surgical method step for it to be excluded from patentability. It is sufficient that the claimed method encompasses such a step (see G 1/07, grounds 4.1 - 4.3).

2.2 The invention relates to a method for producing dental prostheses. The aim of the invention is to create a method by which the manufacture of dental prostheses is considerably easier than with existing methods which correspond to the generic term of the present claim 1 (see the description of document WO98/35630 cited in the patent in dispute as the closest prior art). The method described there includes a first impression of the teeth in their original state, the preparation of the teeth and a second impression of the prepared teeth as well as the fabrication of the dental prosthesis using these two impressions.

According to paragraphs [0008] and [0026]-[0029] of the description, the method according to the invention starts with taking the first impression of a set of teeth in which the missing tooth structure has been provisionally filled in. This corresponds to the characterizing part of the claim and is performed before the preparation of the teeth.

The tooth substance is first (provisionally) supplemented, an impression is taken of this "finished" denture and only then the teeth are prepared for the second impression. In this way the desired external shape of the denture can be designed directly by the dentist on the patient and the production of the denture parts by the dental technician can be simplified considerably.

As a result, the completion of the missing tooth substance is an essential feature of the invention. In the present case especially because this step represents exactly the contribution which goes beyond the state of the art. This method step must therefore be read in the interpretation of the claim.

The claimed method therefore starts implicitly, i.e. not explicitly but inevitably, already with the addition of the missing tooth substance.

(...)

2.4 Naturally, the preparation of the teeth is carried out directly on the patient and represents a surgical method step, because it involves the invasive and considerable removal of body tissue. Furthermore, it has not been questioned that the preparation of the teeth is a surgical step.

2.5 Contrary to what the complainant claims, the method cannot therefore take place exclusively in the laboratory, in the absence of the patient. Without the taking of the impressions - which takes place on the patient - the laboratory method cannot be performed.

2.6 Consequently, the claimed method includes a surgical step and is therefore excluded from patentability under Article 53(c) EPC.

Sachverhalt und Anträge

(...)

V. Die unabhängigen Verfahrensansprüche haben folgenden Wortlaut:

a) Hauptantrag (erteilte Fassung)

 "Verfahren zum Herstellen von Zahnersatzteilen, bei dem in eine erste Abformung eines Teils des menschlichen Gebisses erhärtbares Zahnersatzmaterial eingegeben wird, in dieses Material ein aus einer zweiten Abformung hergestelltes Positivmodell hineingedrückt wird, und das nach dem Hineindrücken übrig gebliebene Zahnersatzmaterial zum Bilden des/der Zahnersatzteile erhärten gelassen wird, wobei als zweite Abformung die Abformung eines menschlichen Gebisses verwendet wird, das zur Anbringung des/der Zahnersatzteile präpariert ist, dadurch gekennzeichnet, dass als erste Abformung die Abformung eines menschlichen Gebisses verwendet wird, in dem fehlende Zahnsubstanz ergänzt ist."

(...)

Entscheidungsgründe

1. Explizite Verfahrensschritte

Es ist unbestritten, dass der Wortlaut von Anspruch 1 keinen expliziten Verfahrensschritt beinhaltet, der im Sinne von Artikel 53(c) EPÜ als chirurgisch anzusehen wäre.

2. Implizite Verfahrensschritte

2.1 Es ist nicht notwendig, dass ein Anspruch explizit einen chirurgischen Verfahrensschritt aufweist, damit er von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Hierfür genügt es, dass das beanspruchte Verfahren einen solchen Schritt umfasst (siehe G 1/07, Gründe 4.1 - 4.3).

Die Große Beschwerdekammer führte unter Punkt 4.3.1 folgendes aus:

"Nach Artikel 84 EPÜ in Verbindung mit Regel 43 EPÜ müssen die Patentansprüche den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Das heißt, der Anspruch sollte alle wesentlichen Merkmale ausdrücklich angeben, die zur Definition der Erfindung erforderlich sind. Außerdem muss der Anspruch klar sein (G 1/04, a. a. O., Nr. 6.2 der Entscheidungsgründe). Ob ein Schritt, der einen von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen chirurgischen Verfahrensschritt darstellt oder umfasst, durch eine positive Formulierung wie "vorher verabreicht" oder durch einfaches Weglassen aus dem Anspruch ausgeklammert werden kann, hängt nach Artikel 84 EPÜ davon ab, ob die beanspruchte Erfindung auch ohne diesen Schritt durch die übrigen Anspruchsmerkmale vollständig und umfassend beschrieben ist. Dies muss jeweils im Einzelfall entschieden werden."

Zwar stellt Art. 84 EPÜ keinen Einspruchsgrund dar, der einen Widerruf des Patents rechtfertigen könnte. Wenn aber wesentliche Merkmale der Erfindung im Anspruch fehlen, müssen diese bei der Interpretation des Anspruchs im Hinblick auf Artikel 53(c) EPÜ mitgelesen werden. Dabei ist es gleichbedeutend, ob das wesentliche Merkmal von Anfang an nicht im Anspruch enthalten war, oder ob es nachträglich gestrichen wurde.

Es ist deswegen zu klären, ob die beanspruchte Erfindung durch den Wortlaut des Anspruchs 1 vollständig und umfassend definiert wird oder nicht. Dafür ist unter anderem die Beschreibung zu Rate zu ziehen.

2.2 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen. Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zu schaffen, mit dem die Herstellung von Zahnersatzteilen wesentlich einfacher ist als bei existierenden Verfahren, die dem Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 entsprechen (siehe die Beschreibung des im Streitpatent als nächstliegender Stand der Technik zitierten Dokuments WO98/35630). Das dort beschriebene Verfahren beinhaltet ein erstes Abformen der Zähne im Originalzustand, das Präparieren der Zähne und ein zweites Abformen der präparierten Zähne sowie die Herstellung des Zahnersatzes mit Hilfe dieser beiden Abformungen.

Gemäß den Absätzen [0008] und [0026]-[0029] der Beschreibung beginnt das erfindungsgemäße Verfahren damit, dass die erste Abformung von einem Gebiss genommen wird, in dem zunächst provisorisch die fehlende Zahnsubstanz ergänzt wurde. Dies entspricht dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs und wird vor der Präparation der Zähne durchgeführt.

Die Zahnsubstanz wird also zuerst (provisorisch) ergänzt, dieses "fertige" Gebiss wird abgeformt und erst danach werden die Zähne für die zweite Abformung präpariert. Dadurch kann die gewünschte äußere Form des Zahnersatzes direkt vom Zahnarzt am Patienten gestaltet und die Herstellung der Zahnersatzteile durch den Zahntechniker wesentlich vereinfacht werden.

Daraus ergibt sich, dass das Ergänzen der fehlenden Zahnsubstanz ein wesentliches Merkmal der Erfindung darstellt. Im vorliegenden Fall insbesondere auch deshalb, weil dieser Schritt genau den Beitrag darstellt, der über den Stand der Technik hinausgeht. Dieser Verfahrensschritt muss daher bei der Auslegung des Anspruchs mitgelesen werden.

Das beanspruchte Verfahren beginnt daher implizit, d.h. nicht ausdrücklich aber zwangsläufig, bereits mit dem Ergänzen der fehlenden Zahnsubstanz.

2.3 Die Präparation der Zähne, die nach der ersten Abformung stattfindet (siehe Absatz [0027] der Beschreibung) liegt damit auch zeitlich und räumlich innerhalb des beanspruchten Verfahrens. Das beanspruchte Verfahren kann nicht durchgeführt werden ohne die unmittelbare Durchführung des Zwischenschrittes der Präparation der Zähne, weil sonst die zweite Abformung nicht erstellt werden könnte. Ohne diesen Verfahrensschritt wäre die Erfindung im Sinne der G 1/07 daher auch nicht vollständig und umfassend beschrieben. Er ist also ebenfalls implizit im beanspruchten Verfahren enthalten.

2.4 Naturgemäß wird die Präparation der Zähne direkt am Patienten durchgeführt und stellt einen chirurgischen Verfahrensschritt dar, weil dabei invasiv und in erheblichem Maße Körpergewebe entfernt wird. Außerdem ist nicht in Frage gestellt worden, dass die Präparation der Zähne einen chirurgischen Schritt darstellt.

2.5 Anders als von der Beschwerdeführerin vorgetragen, kann also das Verfahren nicht ausschließlich im Labor, in Abwesenheit des Patienten stattfinden. Ohne die Herstellung der Abformungen - die am Patienten stattfindet - kann das labortechnische Verfahren nicht durchgeführt werden.

2.6 Folglich umfasst das beanspruchte Verfahren einen chirurgischen Schritt und ist deswegen infolge von Artikel 53 (c) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

3. Zitierte Entscheidungen

Dies steht im Einklang mit den durch die Einspruchsabteilung herangezogenen Entscheidungen T 1005/98, T 923/08, T 429/12 und G 1/07, da im vorliegenden Fall ebenfalls, wenn auch implizit, ein chirurgischer Verfahrensschritt innerhalb des beanspruchten Verfahrens stattfindet.

4. Hilfsanträge

Die angeführten Gründe treffen in identischer Weise auf die Hilfsanträge 1-3 zu, weil die genauere Definition des für das Positivmodell benutzten Materials nicht relevant im Hinblick auf die Beurteilung gemäß Artikel 53(c) EPÜ ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

This decision T 1631/17 (pdf) has European Case Law Identifier:  ECLI:EP:BA:2020:T163117.20200731. The file wrapper can be found here. Photo by  OpenClipart-Vectors obtained via Pixabay under the Pixabay license (no changes made). Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)