Tuesday, April 13, 2021 T 488/18 - Withdrawn request for Oral Proceedings need not be made by orignal party for reimbursement

Who exactly should ask for the refund?

During this opposition an insolvency was started for the assests of the opponent. A preliminary insolvency administrator was appointed, who then became a party to the proceedings in opposition by way of a statutory change of party and took the place of the former opponent and respondent. An attempt was made to interrupt the proceedings under Rule 142(1)(b) EPC  or under Rule 84(2), first sentence, EPC but these were rejected. 

When the only request for oral proceedings was withdrawn from the now opponent, the question presented whether this suffices for a 25%  reimbursed of the appeal fee under Rule 103(4)(c) EPC. In a another Board decision (T 777/15), this was denied. The board provides a deep analysis for this point, and comes to the different conclusion that a reimbursement is possible. The following head note was provided:

There may also be a possibility of repayment of the appeal fee under Rule 103(4)(c) EPC if a request for oral proceedings has not been withdrawn by the appellant but by another party to the proceedings who has not filed an appeal (see points 8.3 - 8.9 of the grounds for the decision). (English MT translation by Deepl.)

Eine Rückzahlungsmöglichkeit der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (4) c) EPÜ kann es auch dann geben, wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung nicht vom Beschwerdeführer zurückgenommen wurde, sondern von einem anderen Verfahrensbeteiligten, der keine Beschwerde eingelegt hat (siehe Nrn. 8.3 - 8.9 der Entscheidungsgründe).

The decision is in German. Below is an MT translation of relavant parts. Below that the German original. 

(...)

 Reasons for decision (Machine Translation)

1. decision by written procedure

The complainant did not file a request for oral proceedings.

The request for oral proceedings made in the alternative in the response of the then respondent was withdrawn by the unambiguous written statement of July 9, 2020.

Since there was no longer a request for oral proceedings and the Board also did not consider oral proceedings to be relevant, the date for oral proceedings before the Board was cancelled. The present decision is issued by written procedure without oral proceedings in accordance with Article 12(8) UPC 2020, respecting the procedural rights of the parties under Articles 113 and 116 EPC. In particular, the principle of the right to be heard under Article 113(1) EPC is fully respected, since the parties have presented their arguments on the merits of the case and the board has based its decision on these arguments. The appeal is ready for decision on the basis of the contested decision to be reviewed and the written submissions of the parties.

2. position of the parties

2.1 Insolvency Administrator as a Party by virtue of his Office

In insolvency proceedings relating to the assets of the company G. Ohliger GmbH & Co. KG (Case No. 145 IN 481/18), which was the then opposing party and respondent in the present appeal proceedings, a preliminary insolvency administrator was initially appointed by order of the Wuppertal Local Court dated August 8, 2018 by name and ordered that dispositions by the debtor of items of its assets are now only effective with its consent (see Section 21 (2) of the German Insolvency Code (InsO)). This provisional insolvency administrator also consented to a renewed authorization of the previous professional representative of the then respondent, who had resigned his mandate, by signing the individual power of attorney filed with the EPO by letter dated October 24, 2018. By a further order of the Wuppertal Local Court dated November 1, 2018, which was submitted to the Board for the first time by letter dated October 30, 2020, insolvency proceedings were opened against the assets of the company G. Ohliger GmbH & Co. KG insolvency proceedings were opened and the preliminary insolvency administrator was appointed as insolvency administrator. Under German insolvency law, the appointed insolvency administrator is a party by virtue of the insolvency opening decision. The appointed insolvency administrator therefore became a party to the proceedings in the present proceedings by way of a statutory change of party and took the place of the former opponent and respondent. As a result, the appeal proceedings were opened with the insolvency administrator of the company G. Ohliger GmbH & Co. KG as a party by virtue of office and thus as a respondent to the appeal (see also T 1533/07, No. 2 of the reasons for the decision). The professional representative, who had been authorized by the individual power of attorney submitted by letter dated October 24, 2018 and also signed by the preliminary insolvency administrator, was not deprived of the mandate by the insolvency administrator as a party by virtue of office, but the professional representative himself resigned from the representation by letter dated September 21, 2020. It can therefore be assumed that the insolvency administrator, who was aware of the authorization of the professional representative, had no objections to a continuation of the representation on the part of the professional representative. The Board therefore sees no reason to question the professional representative's authority to represent the company until his resignation from the representation.

2.2 Request for transfer of party status as opponent

By letter dated September 23, 2019, it was submitted that the company poschmann kunststofftechnik GmbH & Co. KG had taken the place of the company G. Ohliger GmbH & Co. KG in these appeal proceedings, as it had in the meantime taken over all essential parts of the business operations of G. Ohliger GmbH & Co. KG and is now continuing the business.

According to the case law of the Boards of Appeal, party status as opponent may be transferred if a relevant part of the opponent's business has been transferred (G 2/04, OJ EPO 2005, 549), although the opposition may only be transferred or assigned to a third party as belonging to the opponent's business together with that part of that business to which the opposition relates (G 4/88, OJ EPO 1989, 480). A transfer of opponent status may also be requested in opposition appeal proceedings. However, a new opponent does not acquire party status as opponent and as party to the opposition appeal proceedings until appropriate evidence is provided (see, e.g., T 1137/97, No. 4 of the grounds for the decision).

Although the Board already referred to the required evidence for the requested transfer of the party position as opponent to poschmann kunststofftechnik GmbH & Co. KG, no corresponding evidence has been submitted to date. However, as long as the corresponding evidence of the transfer of rights has not been provided, the insolvency administrator of the company G. Ohliger GmbH & Co. KG, as a party by virtue of his office, remains the respondent in these appeal proceedings.

3) Application for interruption or continuation of the appeal proceedings due to the insolvency proceedings

The application for interruption of the appeal proceedings was not granted for the following reasons:

3.1 Interruption of the proceedings under Rule 142(1)(b) EPC is not possible in the present case, since the wording of this provision refers to the applicant or patentee, but not to the opponent. Thus, the requirements of Rule 142(1)(b) EPC are not met in the present case.

3.2 Similarly, an interruption of the proceedings by analogous application of Rule 84(2), first sentence, EPC could not be considered, since, for the following reasons, there is no case of loss of capacity of the former opponent referred to in this provision.

Opposition proceedings may be continued ex officio if the opponent dies or loses his legal capacity (Rule 84(2), first sentence, EPC). In the interest of expeditious proceedings, this rule allows the opposition proceedings to be continued even without the participation of the heirs or the legal representative of the opponent. The determination of the heirs and the acceptance of the inheritance or the appointment of a legal representative may, but need not, be awaited (cf. also Singer/Stauder, European Patent Convention, 8th edition, Article 101, paragraph 109 ff.).

In the present case, by order of August 8, 2018, the Local Court of Wuppertal appointed a temporary insolvency administrator by name in the insolvency proceedings relating to the assets of the then opponent and respondent to the appeal ("debtor"), which is a legal entity, and ordered that dispositions by the debtor of objects of its assets are only effective with its consent (see also Sec. 21 (2) InsO). According to the court order, this did not impose a general ban on administration and disposal on the insolvency debtor. Rather, disposals by the debtor of its present and future assets continue to be possible for the duration of the insolvency proceedings, but the consent of the preliminary insolvency administrator is required for them to be effective. The then respondent therefore retained the sole power of administration and disposal over its corporate assets, which also included the opposition position (see also G 4/88, supra).

Also with the opening of the insolvency proceedings on the assets of the company G. Ohliger GmbH & Co. KG in the further order of the Local Court of Wuppertal of November 1, 2018 and the appointment by name of the preliminary insolvency administrator as insolvency administrator, who consequently became a party by virtue of office, the former respondent did not lose its legal capacity. Under German insolvency law, the debtor does not lose its legal capacity even if it loses the power to administer and dispose of the insolvency estate (see Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10th edition, Introduction, paragraph 217).

3.3 For the reasons stated above, the board had no reason to interrupt the appeal proceedings. Therefore, the question of a continuation of the appeal proceedings is also irrelevant.

(...)

8. refund of 25% appeal fee - Rule 103(4)(c) EPC.

The recast Rule 103 EPC, which entered into force on 1 April 2020, applies to the present appeal since it was already pending on the date of entry into force (see Article 2 of Decision of the Administrative Council CA/D 14/19 of 12 December 2019 (OJ EPO 2020, A5)).

8.1 Rule 103(4)(c) EPC provides for reimbursement of the appeal fee at the rate of 25% if "any request for oral proceedings is withdrawn within one month of notification of a communication issued by the Board of Appeal in preparation for oral proceedings and no oral proceedings are held".

8.2 In the present case, the then respondent filed a request for oral proceedings in the alternative in its response. It withdrew this request within one month after the notification of the notice of the Board issued for the preparation of the oral hearing pursuant to Article 15 (1) of the 2020 UPC. As a result, the scheduled date for oral proceedings was cancelled. The Appellant did not file any request for oral proceedings during the entire appeal proceedings.

8.3 The question therefore arises whether there can be a possibility of repayment of the appeal fee under Rule 103(4)(c) EPC if a request for oral proceedings was not withdrawn by the appellant but by another party to the proceedings who did not file an appeal.

8.4 According to the established case law of the Enlarged Board of Appeal and the Boards of Appeal, although the European Patent Organisation is not a party to the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (hereinafter: Vienna Convention), the European Patent Convention (EPC) must be interpreted in accordance with the principles set out in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention (see G 1/18, OJ EPO 2020, A26, REASON FOR OPINION, No. III, first paragraph with numerous references to further case law). Article 31(1) of the Vienna Convention provides that a treaty "shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to its provisions in their context and in the light of its object and purpose." In application of Article 32 of the Vienna Convention, the preparatory works ("travaux préparatoires") and the circumstances of the conclusion of the EPC serve only as supplementary sources confirming the result of the interpretation, or they are consulted when no meaningful meaning can be determined by applying the general rule of interpretation (see, e.g., G 2/12, OJ EPO 2016, 27, No. V. (4) of the reasons for decision; G 1/18, supra, REASON FOR OPINION, No. III, last paragraph).

8.5 Literal interpretation of Rule 103(4)(c) EPC

According to the wording of Rule 103(4)(c) EPC, "any request for oral proceedings" (English version: "any request for oral proceedings" and French version: "une requête en procédure orale") must be withdrawn within the one-month period in order for there to be the possibility of a 25% refund of the appeal fee. However, it cannot be deduced from the wording of Rule 103(4)(c) EPC whose request for oral proceedings must be withdrawn in order for there to be this possibility of repayment. The wording "any request" ("une requête") only indicates that the withdrawal of a request for oral proceedings must be present for this repayment possibility. However, it cannot be concluded from this wording that it must be a request made by a specific party to the proceedings.

In unilateral appeal proceedings this is unproblematic, since there is only the appellant as the only party to the proceedings and consequently only this one party to the proceedings can file and later withdraw a request for oral proceedings under Article 116(1), first sentence, EPC.

The situation is different, however, in multilateral appeal proceedings. Here, under the first sentence of Article 116(1) EPC, any party to the proceedings may file a request for oral proceedings, irrespective of whether it has filed an appeal, and may subsequently withdraw it. However, it cannot be inferred from the wording of Rule 103(4)(c) EPC that in multi-party appeal proceedings it is relevant whether the withdrawn request for oral proceedings was filed by an appellant or by one of the other parties to the proceedings. In particular, it cannot be concluded from the use of the phrase "any request" ("une requête") that the question of repayment depends on whether the withdrawn request for oral proceedings was made by an appellant or by another party to the proceedings. Also the wording of the further requirement in Rule 103(4)(c) EPC

(" ... and no oral proceedings take place") does not provide any information in this respect, because whether oral proceedings take place in the appeal proceedings does not depend on the fact that a request for oral proceedings was (also) filed by the appellant.

In summary, the Board finds that Rule 103(4)(c) EPC, according to its wording, only requires that "any request" for oral proceedings be withdrawn. There is no indication in the wording of Rule 103(4)(c) EPC that the possibility of repayment is conditional on a request for oral proceedings having been withdrawn by the appellant. Therefore, on a literal interpretation of Rule 103(4)(c) EPC, the possibility of repayment of the 25% appeal fee to an appellant in multilateral appeal proceedings does not depend on whether the appellant has filed and withdrawn a request for oral proceedings. Therefore, on a literal interpretation of Rule 103(4)(c) EPC, this possibility of repayment exists even if the withdrawal of a request for oral proceedings was not declared by the appellant but by another party to the proceedings.

8.6 Systematic interpretation

According to the principles of the Vienna Convention, systematic interpretation is the second pillar in the interpretation of a legal provision and its terms (see G 2/12, supra, No. VII. 2. (1) of the reasons for decision with numerous references to other decisions/opinions of the Enlarged Board of Appeal; G 1/18, supra, REASON FOR OPINION, No. IV. 2., first paragraph). When applying this second method of interpretation, the meaning of the relevant wording must be determined in the context of the relevant provision itself. In addition, the provision must be interpreted taking into account "its position and function within a coherent group of related legal rules" (see e.g. G 2/12, supra, No. VII. 2. (1) of the grounds for the decision).

Rule 103 EPC is the only provision in the EPC concerning the refund of the appeal fee. Rule 103(1)(a) EPC deals with the possible refund of the appeal fee because of a substantial procedural defect if the appeal is allowed or allowed, and therefore deals with a very different legal situation from Rule 103(4)(c) EPC. Otherwise, Rule 103 EPC provides for full or partial refund of the appeal fee if "the appeal" (English version: "the appeal" and French version: "le recours") is withdrawn under certain conditions (Rule 103(1)(b), (2), (3)(a)-(c) and (4)(a) and (b) EPC). Here the wording does not focus on the fact that "any" appeal is withdrawn, but "the appeal" must be withdrawn for there to be the possibility of repayment. Therefore, there is a direct connection between a particular appeal being withdrawn and the appeal fee paid for that appeal. Moreover, this fact concerns only the appellant, since only the appellant can withdraw the appeal, and not the other parties to the proceedings who have not filed an appeal. Moreover, this possibility of repayment depends solely on the fact that the withdrawal of the appeal is made under certain temporal conditions at certain stages of the appeal proceedings. However, there is no further condition comparable to the requirement in Rule 103(4)(c) EPC that no oral proceedings take place. Reimbursement of the appeal fee to the appellant who has withdrawn his appeal is made in multi-party appeal proceedings even if further appeals against the same decision are (and remain) pending and the appeal proceedings are continued, in which case the appellant who has withdrawn his appeal remains a party to the proceedings. Thus, the refund of the appeal fee upon withdrawal of the appeal does not depend on the appeal proceedings being terminated without a final decision. It can therefore be determined immediately upon withdrawal of the appeal whether the requirements of one of the possibilities for refund of the appeal fee regulated for this purpose in Rule 103 EPC are fulfilled and not only, as in the case of Rule 103(4)(c) EPC, at the conclusion of the appeal proceedings.

A systematic interpretation of Rule 103 EPC as a whole shows that the legal situation envisaged by the legislator in Rule 103(4)(c) EPC for a repayment possibility of the appeal fee is not comparable with the other repayment possibilities regulated in Rule 103 EPC. Different formulations are used, so that the systematic interpretation of Rule 103 EPC does not conflict with the literal interpretation of Rule 103(4)(c) EPC given above.

8.7 Teleological interpretation

According to Article 31(1) of the Vienna Agreement, the interpretation of Rule 103(4)(c) EPC also depends on the object and purpose of this provision.

The repayment option under Rule 103(4)(c) EPC is, already according to its wording and the demarcation from the other cases of repayment of the appeal fee provided for in Rule 103 EPC, recognizably intended to create an incentive for such requests to be withdrawn in appeal cases in which a request for oral proceedings has been filed, so that ultimately a decision on the merits is given without oral proceedings having taken place.

On the one hand, the omission of oral proceedings leads to a relevant reduction in the workload of the Board of Appeal in the appeal case in question and, in some cases, also to an omission of interpretation costs. On the other hand, this Board of Appeal may be able to use the freed-up capacity to schedule oral proceedings in another appeal case. In addition, a hearing room freed up by the discontinuation of oral proceedings may also be used by another Board of Appeal for oral proceedings. In addition, the decision in the appeal case in question may possibly already be issued before the date set for the oral proceedings, i.e. the appeal proceedings can be brought to a conclusion more quickly and legal certainty can thus be created for the parties and the public at an earlier stage.

The obviously primary objective of Rule 103(4)(c) EPC set out above, i.e. the omission of oral proceedings, is always achieved in unilateral proceedings if the appellant does not maintain his request for oral proceedings, unless the Board of Appeal nevertheless considers it appropriate to hold oral proceedings under Article 116(1), first sentence, EPC.

In multilateral proceedings, it must be borne in mind that this objective is not always achieved if the appellant withdraws its request for oral proceedings. Apart from the question of the relevance of the oral proceedings from the Board's point of view, the omission of the oral proceedings then depends on whether the other parties to the proceedings have also filed a request for oral proceedings and, if so, whether they also withdraw their request or whether their request has been filed as an auxiliary request and no longer needs to be considered in the light of the final decision to be taken by the Board.

On the other hand, oral proceedings in multilateral proceedings may also be omitted if only one party to the proceedings who has not filed an appeal withdraws its request for oral proceedings. In this case, however, it also depends on whether the other parties to the proceedings, including the appellant, have also filed a request for oral proceedings and, if so, whether they also withdraw their request or whether their request has been filed as an auxiliary request and no longer needs to be considered in light of the final decision to be rendered by the Board.

Thus, in multilateral proceedings, the withdrawal of a request for oral proceedings, regardless of which party to the proceedings, may result in no oral proceedings being held. However, whether or not oral proceedings then take place in the event of such a withdrawal also depends on the previous or further conduct of the other parties to the proceedings. If, for example, an appellant has not filed a request for oral proceedings in the entire appeal proceedings, then this conduct will mean that oral proceedings are no longer required if the respondent withdraws its request for oral proceedings, unless the appellant then files a request for oral proceedings itself or the Board of Appeal nevertheless considers it appropriate to hold oral proceedings under Article 116(1), first sentence, EPC. The possibility of repayment of 25% of the appeal fee under Rule 103(4)(c) EPC should therefore be an incentive for the appellants either to withdraw their request for oral proceedings or to contribute by their conduct to the fact that no oral proceedings will be held if another party to the proceedings withdraws its request for oral proceedings. Therefore, if oral proceedings do not take place after a request for oral proceedings has been withdrawn in due time, thus achieving the aim and purpose of Rule 103(4)(c) EPC, the pro rata appeal fee should be refunded to the appellant even if it is not he but another party to the proceedings who has withdrawn.

8.8 Travaux préparatoires

This result of the interpretation of Rule 103(4)(c) EPC according to the principles established in Article 31(1) of the Vienna Convention is further supported by the materials which, according to Article 32 of the Vienna Convention, may be used as supplementary means of interpretation in support of a meaning arising under Article 31 of the Vienna Convention.

The reasons for the amendment proposal concerning Rule 103 EPC to provide for the pro rata reimbursement of the appeal fee also in the case of a withdrawal of a request for oral proceedings are given in the explanatory notes to this amendment proposal (see document CA/80/19 of October 4, 2019).

No. 52 of this CA document reads, "In particular, it is proposed to introduce some additional possibilities of partial repayment in case of withdrawal of the appeal and to extend the repayment also to the withdrawal of the request for oral hearing. This should have a positive impact on the procedural efficiency and workload of the Boards of Appeal and thus on their cost recovery. [...] "

The rationale for this new possibility of partial reimbursement of the appeal fee in the event of withdrawal of the request for oral proceedings can be found in Section VII.B (a) (iv) of document CA/80/19, entitled "Withdrawal of the request for oral proceedings (reimbursement: 25%)".

No. 82 reads, "If a request for oral proceedings is withdrawn in time before the oral proceedings, the Board of Appeal concerned may be able to use the freed-up capacity to schedule oral proceedings in another appeal case. Moreover, interpreters could then be cancelled in time to reduce [sic] or entirely avoid interpretation costs."

From this it can be seen that the timely withdrawal of a request for oral proceedings can have a positive effect on procedural efficiency, the workload of the Boards of Appeal and the financial burden on the European Patent Office.

It then goes on to say:

"The most appropriate time at which the appellant - as well as the other parties to the appeal proceedings - should be incentivized to notify their intention to withdraw the request for oral proceedings would be upon service of the notice under amended Article 15(1) UPC. A period of one month should be sufficient for a party to the proceedings to decide whether or not to withdraw its request for oral proceedings." (No. 84; emphasis added by the Board)

and

"Therefore, it is proposed that the appeal fee be refunded at the rate of 25% if, despite a previous request for oral proceedings, the decision is ultimately rendered without an oral hearing having taken place. This will be the case if the Board does not consider oral proceedings to be relevant and, in unilateral proceedings, the applicant/appellant withdraws its request for oral proceedings or, in multilateral proceedings, all parties withdraw their requests for oral proceedings." (No. 85; emphasis added by the Board).

These two paragraphs, in addition to addressing the issue of the best possible time in the appeal proceedings to withdraw a request for oral proceedings, also address the incentive by which the appellant, as well as the other parties to the proceedings, should be induced to do so. And this incentive is seen in the repayment of the appeal fee in the amount of 25%. However, this repayment is to be made only if the decision is ultimately rendered without oral proceedings. The Board concludes from this reasoning that the incentive to withdraw the previous request for oral proceedings is also intended to apply to the respondent, even if this incentive consists in a repayment of the appeal fee in the amount of 25% to the appellant.

No. 85 addresses the case when in multilateral proceedings all parties withdraw their requests for oral proceedings. No. 86 addresses other scenarios in multilateral proceedings and states, "If in multilateral proceedings only one party withdraws its request for oral proceedings and the oral proceedings are held anyway, no refund should be made. While the Board may have to spend less time and effort in such a case because it can be assumed that the party who has withdrawn its request will rely solely on its written submissions, this reduced workload does not seem sufficient to justify a partial refund of the appeal fee." (emphasis added by the Board)

These explanations confirm the interpretation by the Board as set out above that there may be the possibility of repayment under Rule 103(4)(c) EPC in multilateral proceedings if a party to the proceedings - and not necessarily the appellant - withdraws its request for oral proceedings, provided that there is a lapse of oral proceedings, which is apparently also regarded in these explanations as the primary objective of Rule 103(4)(c) EPC.

8.9 In view of the Board's interpretation of Rule 103(4)(c) EPC as set out above, there may be a possibility of repayment of the appeal fee under Rule 103(4)(c) EPC even if a request for oral proceedings has not been withdrawn by the appellant but by another party to the proceedings who has not filed an appeal. Therefore, the withdrawal of the request for oral proceedings declared by the respondent in the present case satisfies the requirement of withdrawal of "any request for oral proceedings" under Rule 103(4)(c) EPC.

8. 10 In decision T 777/15 with comparable facts, the possibility of reimbursement of the appeal fee to one of the appellants under Rule 103(4)(c) EPC was denied on the following grounds: The Board interprets Rule 103(4)(c) EPC as providing an incentive for a party who had initially requested oral proceedings before the Board to reconsider such a request at a later stage of the appeal proceedings and, in the event that the party abandons such a request, to provide a reward in the form of a partial refund of that party's appeal fee. Accordingly, Appellant Opponent 5, an appealing party that did not request oral argument in the proceedings before the Board, does not benefit from the withdrawal of the request for oral argument by another party. (See T 777/15, no. 4.1 of the reasons for the decision; translation by this Chamber).

However, the Board cannot agree with this narrow interpretation of Rule 103(4)(c) EPC for the reasons set out above (Nos. 8.4 - 8.8 above).

8.11 The one-month time limit under Rule 103(4)(c) EPC was also observed in the present case. The communication under Article 15(1) UPC 2020 of 16 June 2020 issued by the Board of Appeal in preparation for the oral proceedings is deemed to have been notified under Rule 126(2) EPC on the tenth day after posting, i.e. on 26 June 2020. The one-month period referred to in Rule 103(4)(c) EPC thus ended on Monday, 27 July 2020 (Rule 131(2), (4) and Rule 134(1) EPC). The request for oral proceedings submitted in the alternative in the response was withdrawn on 10 July 2020 and thus within one month from the date of notification of the communication issued by the Board of Appeal in preparation for oral proceedings.

8.12 Since no oral proceedings were held in the present case either, all requirements of Rule 103(4)(c) EPC for a refund of the appeal fee in the amount of 25% are fulfilled.

Decision formula

For these reasons it is decided:

(1) The contested decision is annulled.

(2) The matter is referred back to the first instance for further decision.

3. the appeal fee shall be refunded in the amount of 25%.

---

(Original German text)

(...)

Entscheidungsgründe

1. Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Die Beschwerdeführerin hat keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

Der in der Beschwerdeerwiderung der damaligen Beschwerdegegnerin hilfsweise gestellte Antrag auf mündliche Verhandlung wurde durch die eindeutige schriftliche Erklärung vom 9. Juli 2020 zurückgenommen.

Da kein Antrag auf mündliche Verhandlung mehr vorlag und die Kammer eine mündliche Verhandlung auch nicht für sachdienlich hielt, wurde der Termin zur mündlichen Verhandlung vor der Kammer aufgehoben. Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung gemäß Artikel 12 (8) VOBK 2020 unter Wahrung der Verfahrensrechte der Beteiligten nach Artikel 113 und 116 EPÜ. Insbesondere ist der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Artikel 113 (1) EPÜ uneingeschränkt beachtet, da die Beteiligten zur Sache vorgetragen haben und die Kammer diesen Vortrag ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat. Die Beschwerdesache ist auf der Grundlage der zu überprüfenden angefochtenen Entscheidung und des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten entscheidungsreif.

2. Beteiligtenstellung

2.1 Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes

In einem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG (Az. 145 IN 481/18), die die damalige Einsprechende und Beschwerdegegnerin im vorliegenden Beschwerdeverfahren war, wurde zunächst mit Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 8. August 2018 ein vorläufiger Insolvenzverwalter namentlich bestellt und angeordnet, dass Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens nur noch mit seiner Zustimmung wirksam sind (vgl. § 21 (2) der deutschen Insolvenzordnung (InsO)). Dieser vorläufige Insolvenzverwalter hat auch einer erneuten Bevollmächtigung des bisherigen zugelassenen Vertreters der damaligen Beschwerdegegnerin, der sein Mandat niedergelegt hatte, durch seine Unterschrift auf der mit Schreiben vom 24. Oktober 2018 beim EPA eingereichten Einzelvollmacht zugestimmt. Mit einem weiteren Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 1. November 2018, der der Kammer erstmalig mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 vorgelegt wurde, wurde über das Vermögen der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG das Insolvenzverfahren eröffnet und der vorläufige Insolvenzverwalter wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Nach deutschem Insolvenzrecht ist der bestellte Insolvenzverwalter infolge des Insolvenzeröffnungsbeschlusses Partei kraft Amtes. Der bestellte Insolvenzverwalter ist daher im Wege gesetzlichen Parteiwechsels Verfahrensbeteiligter im vorliegenden Verfahren geworden und an die Stelle der früheren Einsprechenden und Beschwerdegegnerin getreten. Damit war das Beschwerdeverfahren mit dem Insolvenzverwalter der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG als Partei kraft Amtes und damit als Beschwerdegegner fortzuführen (vgl. auch T 1533/07, Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Dem zugelassenen Vertreter, der mit der mit Schreiben vom 24. Oktober 2018 eingereichten und auch vom vorläufigen Insolvenzverwalter unterzeichneten Einzelvollmacht bevollmächtigt worden war, wurde das Mandat vom Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes nicht entzogen, sondern der zugelassene Vertreter hat selbst mit Schreiben vom 21. September 2020 die Vertretung niedergelegt. Es ist daher davon auszugehen, dass der Insolvenzverwalter, der Kenntnis von der Bevollmächtigung des zugelassenen Vertreters hatte, keine Einwände gegen eine Fortsetzung der Vertretung seitens des zugelassenen Vertreters hatte. Die Kammer sieht deshalb keinen Grund, die Vertretungsbefugnis des zugelassenen Vertreters bis zu seiner Niederlegung der Vertretung in Frage zu stellen.

2.2 Antrag auf Übertragung der Parteistellung als Einsprechender

Mit Schreiben vom 23. September 2019 wurde vorgetragen, dass die Firma poschmann kunststofftechnik GmbH & Co. KG in diesem Beschwerdeverfahren an die Stelle der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG getreten sei, da sie zwischenzeitlich alle wesentlichen Teile des Geschäftsbetriebs der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG übernommen habe und nun die Geschäfte fortführe.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann die Parteistellung als Einsprechender übertragen werden, wenn ein einschlägiger Teil des Geschäftsbetriebs des Einsprechenden übertragen wurde (G 2/04, ABl. EPA 2005, 549), wobei der Einspruch allerdings nur als zum Geschäftsbetrieb des Einsprechenden gehörend zusammen mit jenem Bereich dieses Geschäftsbetriebs an einen Dritten übertragen oder abgetreten werden kann, auf den sich der Einspruch bezieht (G 4/88, ABl. EPA 1989, 480). Eine Übertragung der Einsprechendenstellung kann auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren beantragt werden. Jedoch erlangt ein neuer Einsprechender die Parteistellung als Einsprechender und als Partei des Einspruchsbeschwerdeverfahrens erst dann, wenn entsprechende Nachweise vorgelegt werden (siehe z.B. T 1137/97, Nr. 4 der Entscheidungsgründe).

Obgleich die Kammer bereits in ihrer Mitteilung vom 29. November 2019 auf den erforderlichen Nachweis für die beantragte Übertragung der Beteiligtenstellung als Einsprechende auf die Firma poschmann kunststofftechnik GmbH & Co. KG hingewiesen hat, wurden bisher keine entsprechenden Beweismittel vorgelegt. Solange der entsprechende Nachweis des Rechtsübergangs jedoch nicht erbracht ist, bleibt der Insolvenzverwalter der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG als Partei kraft Amtes in diesem Beschwerdeverfahren der Beschwerdegegner.

3. Antrag auf Unterbrechung bzw. auf Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens wegen des Insolvenzverfahrens

Dem Antrag auf Unterbrechung des Beschwerdeverfahrens wurde aus folgenden Gründen nicht stattgegeben:

3.1 Eine Unterbrechung des Verfahrens gemäß Regel 142 (1) b) EPÜ ist im vorliegenden Fall nicht möglich, da sich der Wortlaut dieser Vorschrift auf den Anmelder oder Patentinhaber, jedoch nicht auf den Einsprechenden bezieht. Somit sind die Voraussetzungen der Regel 142 (1) b) EPÜ im vorliegenden Fall nicht erfüllt.

3.2 Ebenso wenig kam eine Unterbrechung des Verfahrens in analoger Anwendung der Regel 84 (2) Satz 1 EPÜ in Betracht, da aus den folgenden Gründen kein Fall des in dieser Vorschrift genannten Verlusts der Geschäftsfähigkeit der früheren Beschwerdegegnerin vorliegt.

Das Einspruchsverfahren kann von Amts wegen fortgesetzt werden, wenn der Einsprechende stirbt oder seine Geschäftsfähigkeit verliert (Regel 84 (2) Satz 1 EPÜ). Diese Regelung ermöglicht im Interesse eines zügigen Verfahrens die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens auch ohne die Beteiligung der Erben oder des gesetzlichen Vertreters des Einsprechenden. Die Ermittlung der Erben und die Annahme der Erbschaft bzw. die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters kann, muss aber nicht abgewartet werden (vgl. dazu auch Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 8. Auflage, Artikel 101, Rdnr. 109 ff.)

Im vorliegenden Fall hat das Amtsgericht Wuppertal mit Beschluss vom 8. August 2018 in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der damaligen Einsprechenden und Beschwerdegegnerin ("Schuldnerin"), die eine juristische Person ist, einen vorläufigen Insolvenzverwalter namentlich bestellt und angeordnet, dass Verfügungen der Schuldnerin über Gegenstände ihres Vermögens nur noch mit seiner Zustimmung wirksam sind (vgl. auch § 21 (2) InsO). Damit wurde der Insolvenzschuldnerin laut Gerichtsbeschluss kein allgemeines Verwaltungs- und Verfügungsverbot auferlegt. Vielmehr sind Verfügungen der Schuldnerin über ihr gegenwärtiges und zukünftiges Vermögen über die Dauer des Insolvenzverfahrens weiterhin möglich, jedoch bedarf es für ihre Wirksamkeit der Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters. Die damalige Beschwerdegegnerin hat daher die alleinige Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über ihr Unternehmensvermögen, zu dem auch die Einsprechendenstellung gehört (siehe auch G 4/88, supra), behalten.

Auch mit der Eröffnung des Insolvenzverfahren über das Vermögen der Firma G. Ohliger GmbH & Co. KG in dem weiteren Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 1. November 2018 und der namentlichen Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters zum Insolvenzverwalter, der infolgedessen Partei kraft Amtes wurde, hat die frühere Beschwerdegegnerin ihre Geschäftsfähigkeit nicht verloren. Nach deutschem Insolvenzrecht verliert die Schuldnerin selbst bei einem Verlust der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die Insolvenzmasse nicht ihre Rechts- und Geschäftsfähigkeit (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 10. Auflage, Einleitung, Rdnr. 217).

3.3 Aus den oben dargelegten Gründen bestand für die Kammer keine Veranlassung, das Beschwerdeverfahren zu unterbrechen. Somit ist auch die Frage einer Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens gegenstandslos.

4. Zulässigkeit der Beschwerde

4.1 In der Beschwerdeerwiderung wurde beantragt, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, da die Beschwerdebegründung nicht die Erfordernisse des Artikels 108 EPÜ in Verbindung mit Regel 99 (2) EPÜ erfülle.

Dazu wurde im Wesentlichen argumentiert, dass es der Beschwerdebegründung sowohl an jeglichen Ausführungen zur Schutzfähigkeit (Artikel 54 und 56 EPÜ) der neu geltend gemachten Ansprüche als auch zu den Einwänden gemäß Artikel 84 und 123 EPÜ fehle, weshalb die Beschwerde wegen fehlender Beschwerdebegründung im Sinne des Artikels 108 EPÜ in Verbindung mit Regel 99 (2) EPÜ nicht zulässig sei.

4.2 Die Beschwerdeführerin hat keine Argumente zur Zulässigkeit ihrer Beschwerde vorgebracht.

4.3 Die Beschwerde ist aus folgenden Gründen ausreichend begründet und erfüllt daher die Voraussetzungen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ in Verbindung mit der Regel 99 (2) EPÜ.

4.3.1 Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist eine Begründung im Sinne von Artikel 108 Satz 3 EPÜ als ausreichend anzusehen, wenn sie sich mit den tragenden Gründen der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzt und die Gründe angibt, warum die Entscheidung der ersten Instanz nicht Bestand haben kann (siehe z.B. T 220/83, ABl. EPA 1986, 249, Nr. 4 der Entscheidungsgründe). Die Prüfung der Anforderungen des Artikels 108 Satz 3 EPÜ und der Regel 99 (2) EPÜ hat auf der Grundlage des Inhalts sowohl der Beschwerdebegründung als auch der angefochtenen Entscheidung zu erfolgen (siehe z.B. T 213/85, ABl. EPA 1987, 482, Nr. 3 der Entscheidungsgründe). Ob eine Beschwerdebegründung im Einzelfall den Mindestanforderungen des Artikels 108 EPÜ entspricht, kann nur aus dem jeweiligen Zusammenhang heraus entschieden werden (siehe auch T 162/97, Nr. 1.1.2 der Entscheidungsgründe).

4.3.2 Die Einspruchsabteilung basierte ihre Entscheidung, das Patent gemäß Artikel 101 (3) b) EPÜ zu widerrufen, einzig auf der Feststellung, dass der Anspruch 1 aller damals vorliegenden Anträge die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ nicht erfülle, denn ihrer Ansicht nach sei das Merkmal "...und dass sowohl die Auftriebskörper (3) als auch der Faden oder Draht (6) vollständig innerhalb des Sondenrohrs (2) angeordnet sind" (im Folgenden als "Merkmal M8" bezeichnet) so nicht ursprünglich offenbart, da es weder Passagen noch Ausführungsbeispiele in der ursprünglichen Anmeldung gebe, wonach das Zugseil vollständig innerhalb des Sondenrohrs angeordnet sei.

4.3.3 In der Beschwerdebegründung wurde ausgeführt, dass das in der angefochtenen Entscheidung unter Artikel 123 (2) EPÜ beanstandete Merkmal im Anspruch 1 aller neu eingereichten Anträge gestrichen worden sei und der geänderte Anspruch gemäß aller neu eingereichten Anträge daher zulässig sei. Damit setzt sich die Beschwerdebegründung mit dem einzigen tragenden Grund der angefochtenen Entscheidung auseinander und stellt somit den für eine ausreichende Begründung erforderlichen Kausalzusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung her (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 9. Auflage 2019, V.A.2.6.3 b)). Nach gefestigter Rechtsprechung kann eine Beschwerdebegründung auch dann als ausreichend angesehen werden, wenn ein neuer Tatbestand vorgebracht wird, der der Entscheidung die rechtliche Grundlage entzieht, insbesondere durch die Einreichung neuer Anspruchssätze (siehe dazu auch Rechtsprechung der Beschwerdekammern, V.A.2.6.5 c)). Für die Zulässigkeit der vorliegenden Beschwerde ist es daher nicht unbedingt erforderlich, dass die Beschwerdeführerin die Entscheidung der Einspruchsabteilung in ihrer Beschwerdebegründung als fehlerhaft angegriffen hat. Wenn, wie vorliegend, geänderte Ansprüche eingereicht werden, so kann eine Beschwerde auch zulässig sein, wenn in der Beschwerdebegründung ausreichende Gründe angegeben werden, warum die Änderungen geeignet sind, die von der Einspruchsabteilung gerügten Mängel auszuräumen (siehe auch T 1668/14). Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung angegeben, dass der einzige von der Einspruchsabteilung gerügte Mangel der unzulässigen Erweiterung nach Artikel 123 (2) EPÜ durch die Streichung des betreffenden Merkmals in den Ansprüchen ihrer mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anträge ausgeräumt worden sei.

4.3.4 Da der Verstoß gegen Artikel 123 (2) EPÜ der einzige tragende Grund in der angefochtenen Entscheidung für den Widerruf des Patents ist, ist es im vorliegenden Fall für die Zulässigkeit der Beschwerde nicht erforderlich, dass die Beschwerdebegründung auch Ausführungen zur Klarheit, Neuheit und erfinderischen Tätigkeit enthält.

4.4 Da auch die übrigen Voraussetzungen des EPÜ für eine zulässige Beschwerde erfüllt sind, ist der Antrag des Beschwerdegegners, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen, nicht gewährbar.

(...)

8. Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25% - Regel 103 (4) c) EPÜ

Die am 1. April 2020 in Kraft getretene neu gefasste Regel 103 EPÜ gilt für die vorliegende Beschwerde, da sie am Tag des Inkrafttretens bereits anhängig war (siehe Artikel 2 des Beschlusses des Verwaltungsrats CA/D 14/19 vom 12. Dezember 2019 (ABl. EPA 2020, A5)).

8.1 Regel 103 (4) c) EPÜ sieht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % vor, wenn "ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung innerhalb eines Monats ab Zustellung einer von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung zurückgenommen wird und keine mündliche Verhandlung stattfindet".

8.2 Im vorliegenden Fall stellte die damalige Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeerwiderung hilfsweise einen Antrag auf mündliche Verhandlung. Diesen Antrag nahm sie innerhalb eines Monats nach der Zustellung der zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung der Kammer nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 zurück. Daraufhin wurde der anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung aufgehoben. Die Beschwerdeführerin hat während des gesamten Beschwerdeverfahrens keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt.

8.3 Es stellt sich daher die Frage, ob es eine Rückzahlungsmöglichkeit der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (4) c) EPÜ geben kann, wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung nicht vom Beschwerdeführer zurückgenommen wurde, sondern von einem anderen Verfahrensbeteiligten, der keine Beschwerde eingelegt hat.

8.4 Nach der ständigen Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern ist das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ), obwohl die Europäische Patentorganisation nicht Vertragspartei des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (nachfolgend: Wiener Übereinkommen) ist, gemäß den in den Artikeln 31 und 32 des Wiener Übereinkommens aufgestellten Grundsätzen auszulegen (siehe G 1/18, ABl. EPA 2020, A26, BEGRÜNDUNG DER STELLUNGNAHME, Nr. III, erster Absatz mit zahlreichen Verweisen auf weitere Rechtsprechung). Nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens ist ein Vertrag "nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen." In Anwendung des Artikels 32 des Wiener Übereinkommens dienen die vorbereitenden Arbeiten ("Travaux préparatoires") und die Umstände des Abschlusses des EPÜ lediglich als ergänzende Quellen, die das Ergebnis der Auslegung bestätigen, oder sie werden herangezogen, wenn bei Anwendung der allgemeinen Auslegungsregel keine sinnvolle Bedeutung zu bestimmen ist (siehe z.B. G 2/12, ABl. EPA 2016, 27, Nr. V. (4) der Entscheidungsgründe; G 1/18, supra, BEGRÜNDUNG DER STELLUNGNAHME, Nr. III, letzter Absatz).

8.5 Wörtliche Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ

Nach dem Wortlaut der Regel 103 (4) c) EPÜ muss "ein etwaiger Antrag auf mündliche Verhandlung" (englische Fassung: "any request for oral proceedings" und französische Fassung: "une requête en procédure orale") innerhalb der Einmonatsfrist zurückgenommen werden, damit es die Möglichkeit einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % geben kann. Aus dem Wortlaut der Regel 103 (4) c) EPÜ lässt sich jedoch nicht ableiten, wessen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen werden muss, damit es diese Rückzahlungsmöglichkeit geben kann. Der Formulierung "ein etwaiger Antrag" ("any request"; "une requête") ist nur zu entnehmen, dass die Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung für diese Rückzahlungsmöglichkeit vorliegen muss. Aus diesem Wortlaut kann jedoch nicht geschlossen werden, dass es sich dabei um einen Antrag handeln muss, der von einem bestimmten Verfahrensbeteiligten gestellt wurde.

Im einseitigen Beschwerdeverfahren ist dies unproblematisch, da es nur den Beschwerdeführer als einzigen Verfahrensbeteiligten gibt und infolgedessen auch nur dieser eine Verfahrensbeteiligte einen Antrag auf mündliche Verhandlung nach Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ stellen und später zurücknehmen kann.

Anders sieht es hingegen im mehrseitigen Beschwerdeverfahren aus. Hier kann gemäß Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ jeder Verfahrensbeteiligte, unabhängig davon, ob er Beschwerde eingelegt hat, einen Antrag auf mündliche Verhandlung stellen und gegebenenfalls später zurücknehmen. Dem Wortlaut der Regel 103 (4) c) EPÜ ist jedoch nicht zu entnehmen, dass es in einem mehrseitigen Beschwerdeverfahren darauf ankommt, ob der zurückgenommene Antrag auf mündliche Verhandlung von einem Beschwerdeführer oder von einem der übrigen Verfahrensbeteiligten gestellt wurde. Insbesondere kann aus der Verwendung der Formulierung "ein etwaiger Antrag" ("any request"; "une requête") nicht geschlossen werden, dass die Frage der Rückzahlung davon abhängt, ob der zurückgenommene Antrag auf mündliche Verhandlung von einem Beschwerdeführer oder einem anderen Verfahrensbeteiligten gestellt wurde. Auch der Wortlaut der weiteren Voraussetzung in Regel 103 (4) c) EPÜ

(" ... und keine mündliche Verhandlung stattfindet") gibt diesbezüglich keinen Aufschluss, denn, ob eine mündliche Verhandlung im Beschwerdeverfahren stattfindet, hängt nicht davon ab, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung (auch) vom Beschwerdeführer gestellt wurde.

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass die Regel 103 (4) c) EPÜ ihrem Wortlaut nach lediglich fordert, dass "ein etwaiger Antrag" auf mündliche Verhandlung zurückgenommen wird. Es gibt keinen Anhaltspunkt im Wortlaut der Regel 103 (4) c) EPÜ, dass die Rückzahlungsmöglichkeit an die Voraussetzung geknüpft ist, dass ein Antrag auf mündliche Verhandlung vom Beschwerdeführer zurückgenommen wurde. Deshalb kommt es bei einer wörtlichen Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ für die Möglichkeit einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % an einen Beschwerdeführer im mehrseitigen Beschwerdeverfahren nicht darauf an, ob dieser Beschwerdeführer einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt und zurückgenommen hat. Bei einer wörtlichen Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ besteht diese Rückzahlungsmöglichkeit daher auch dann, wenn die Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung nicht vom Beschwerdeführer erklärt wurde, sondern von einem anderen Verfahrensbeteiligten.

8.6 Systematische Auslegung

Laut den Grundsätzen des Wiener Übereinkommens ist die systematische Auslegung die zweite Säule bei der Auslegung einer Rechtsvorschrift und ihrer Begriffe (siehe G 2/12, supra, Nr. VII. 2. (1) der Entscheidungsgründe mit zahlreichen Verweisen auf andere Entscheidungen/ Stellungnahmen der Großen Beschwerdekammer; G 1/18, supra, BEGRÜNDUNG DER STELLUNGNAHME, Nr. IV. 2., erster Absatz). Bei der Anwendung dieser zweiten Auslegungsweise ist die Bedeutung des betreffenden Wortlauts im Kontext der entsprechenden Vorschrift selbst zu ermitteln. Zudem muss die Vorschrift unter Berücksichtigung "ihrer Stellung und Funktion innerhalb einer kohärenten Gruppe mit ihr zusammenhängender Rechtsnormen ausgelegt werden" (siehe z.B. G 2/12, supra, Nr. VII. 2. (1) der Entscheidungsgründe).

Regel 103 EPÜ ist die einzige Vorschrift im EPÜ über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. In der Regel 103 (1) a) EPÜ geht es um die mögliche Rückerstattung der Beschwerdegebühr wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr stattgegeben wird, und deshalb um einen ganz anderen rechtlichen Sachverhalt als in der Regel 103 (4) c) EPÜ. Ansonsten sieht die Regel 103 EPÜ die vollständige oder teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr vor, wenn "die Beschwerde" (englische Fassung: "the appeal" und französische Fassung: "le recours") unter bestimmten Voraussetzungen zurückgenommen wird (Regel 103 (1) b), (2),

(3) a) - c) und (4) a) und b) EPÜ). Hier stellt der Wortlaut nicht darauf ab, dass "eine etwaige" Beschwerde zurückgenommen wird, sondern es muss "die Beschwerde" zurückgenommen werden, damit es die Rückzahlungsmöglichkeit gibt. Deshalb gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen einer bestimmten Beschwerde, die zurückgenommen wird, und der Beschwerdegebühr, die für diese Beschwerde bezahlt wurde. Zudem betrifft dieser Tatbestand nur den Beschwerdeführer, da nur dieser die Beschwerde zurücknehmen kann, und nicht die anderen Verfahrensbeteiligten, die keine Beschwerde eingelegt haben. Außerdem ist diese Rückzahlungsmöglichkeit allein davon abhängig, dass die Rücknahme der Beschwerde unter bestimmten zeitlichen Bedingungen in bestimmten Phasen des Beschwerdeverfahrens erfolgt. Es gibt jedoch keine weitere Voraussetzung, die vergleichbar ist mit der in der Regel 103 (4) c) EPÜ enthaltenen Voraussetzung, dass keine mündliche Verhandlung stattfindet. Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr an den Beschwerdeführer, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, erfolgt im mehrseitigen Beschwerdeverfahren auch dann, wenn weitere Beschwerden gegen dieselbe Entscheidung anhängig sind (und bleiben) und das Beschwerdeverfahren fortgesetzt wird, wobei dann der Beschwerdeführer, der seine Beschwerde zurückgenommen hat, Verfahrensbeteiligter bleibt. Die Rückerstattung der Beschwerdegebühr bei der Rücknahme der Beschwerde ist also nicht davon abhängig, dass das Beschwerdeverfahren ohne Endentscheidung beendet wird. Es kann daher sofort bei der Rücknahme der Beschwerde festgestellt werden, ob die Voraussetzungen einer der in Regel 103 EPÜ dafür geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten der Beschwerdegebühr erfüllt sind und nicht erst, wie im Falle der Regel 103 (4) c) EPÜ, bei Abschluss des Beschwerdeverfahrens.

Bei einer systematischen Auslegung der Regel 103 EPÜ insgesamt erweist sich, dass der vom Gesetzgeber in der Regel 103 (4) c) EPÜ vorgesehene rechtliche Sachverhalt für eine Rückzahlungsmöglichkeit der Beschwerdegebühr nicht mit den anderen in Regel 103 EPÜ geregelten Rückzahlungsmöglichkeiten vergleichbar ist. Es werden verschiedene Formulierungen verwendet, so dass die systematische Auslegung der Regel 103 EPÜ der oben vorgenommenen wörtlichen Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ nicht entgegensteht.

8.7 Teleologische Auslegung

Nach Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens kommt es bei der Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ auch auf das Ziel und den Zweck dieser Vorschrift an.

Die Rückzahlungsmöglichkeit nach Regel 103 (4) c) EPÜ soll schon nach ihrer Formulierung und der Abgrenzung gegenüber den anderen in der Regel 103 EPÜ vorgesehenen Fällen der Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Beschwerdefällen, in denen ein Antrag auf mündliche Verhandlung vorliegt, erkennbar einen Anreiz schaffen, dass solche Anträge zurückgenommen werden, damit letztlich eine Entscheidung in der Sache ergeht, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat.

Zum einen führt der Wegfall einer mündlichen Verhandlung zu einer relevanten Arbeitsentlastung der Beschwerdekammer in dem betreffenden Beschwerdefall und in manchen Fällen auch zu einem Wegfall von Dolmetscherkosten. Zum anderen kann diese Beschwerdekammer die frei gewordene Kapazität unter Umständen für die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Beschwerdefall nutzen. Außerdem kann ein durch den Wegfall einer mündlichen Verhandlung freigewordener Verhandlungssaal ggf. auch von einer anderen Beschwerdekammer für eine mündliche Verhandlung genutzt werden. Darüber hinaus kann die Entscheidung in der betreffenden Beschwerdesache unter Umständen bereits vor dem für die mündliche Verhandlung anberaumten Termin ergehen, d.h. das Beschwerdeverfahren kann rascher zum Abschluss gebracht werden und es kann somit für die Beteiligten und die Öffentlichkeit zu einem früheren Zeitpunkt Rechtssicherheit geschaffen werden.

Das oben dargelegte offensichtlich vorrangige Ziel der Regel 103 (4) c) EPÜ, d.h. der Wegfall einer mündlichen Verhandlung, wird im einseitigen Verfahren immer dann erreicht, wenn der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung nicht aufrechterhält, es sei denn, die Beschwerdekammer erachtet die Durchführung der mündlichen Verhandlung dennoch nach Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ für sachdienlich.

Im mehrseitigen Verfahren ist zu bedenken, dass dieses Ziel nicht immer dann erreicht wird, wenn der Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. Abgesehen von der Frage der Sachdienlichkeit der mündlichen Verhandlung aus der Sicht der Kammer, hängt der Wegfall der mündlichen Verhandlung dann davon ab, ob die anderen Verfahrensbeteiligten auch einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben und wenn ja, ob sie ihren Antrag ebenfalls zurücknehmen oder ob ihr Antrag als Hilfsantrag gestellt wurde und im Lichte der zu treffenden Endentscheidung der Kammer nicht mehr berücksichtigt werden muss.

Andererseits kann die mündliche Verhandlung im mehrseitigen Verfahren auch dann wegfallen, wenn nur ein Verfahrensbeteiligter, der nicht Beschwerde eingereicht hat, seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. In diesem Fall hängt es jedoch auch davon ab, ob die anderen Verfahrensbeteiligten einschließlich des Beschwerdeführers ebenfalls einen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben und wenn ja, ob sie ihren Antrag ebenfalls zurücknehmen oder ob ihr Antrag als Hilfsantrag gestellt wurde und im Lichte der zu treffenden Endentscheidung der Kammer nicht mehr berücksichtigt werden muss.

Im mehrseitigen Verfahren kann also die Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung, gleichgültig von welchem Verfahrensbeteiligten, dazu führen, dass keine mündliche Verhandlung stattfindet. Ob die mündliche Verhandlung bei einer solchen Rücknahme dann stattfindet oder nicht, hängt allerdings auch von dem bisherigen bzw. weiteren Verhalten der anderen Verfahrensbeteiligten ab. Wenn z.B. ein Beschwerdeführer im gesamten Beschwerdeverfahren keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat, dann führt dieses Verhalten dazu, dass eine mündliche Verhandlung nicht mehr erforderlich ist, wenn der Beschwerdegegner seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt, es sei denn, der Beschwerdeführer stellt dann selbst einen Antrag auf mündliche Verhandlung oder die Beschwerdekammer erachtet die Durchführung der mündlichen Verhandlung dennoch nach Artikel 116 (1) Satz 1 EPÜ für sachdienlich. Die Rückzahlungsmöglichkeit von 25 % der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (4) c) EPÜ dürfte daher für die Beschwerdeführer ein Anreiz sein, entweder ihren Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzunehmen oder durch ihr Verhalten dazu beizutragen, dass keine mündliche Verhandlung stattfindet, wenn ein anderer Verfahrensbeteiligter seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt. Daher sollte, wenn eine mündliche Verhandlung nach der rechtzeitigen Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung nicht stattfindet und damit das Ziel und der Zweck der Regel 103 (4) c) EPÜ erreicht werden, die anteilige Beschwerdegebühr an den Beschwerdeführer auch dann zurückgezahlt werden, wenn nicht er, sondern ein anderer Verfahrensbeteiligter die Rücknahme erklärt hat.

8.8 Travaux préparatoires

Dieses Ergebnis der Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ gemäß den in Artikel 31 (1) des Wiener Übereinkommens aufgestellten Grundsätzen wird weiter gestützt durch die Materialien, die gemäß Artikel 32 des Wiener Übereinkommens zur Stützung einer gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens sich ergebenden Bedeutung als ergänzende Auslegungsmittel herangezogen werden dürfen.

Die Gründe für den Änderungsvorschlag betreffend Regel 103 EPÜ, die anteilige Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch bei einer Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung vorzusehen, finden sich in den Erläuterungen zu diesem Änderungsvorschlag (siehe Dokument CA/80/19 vom 4. Oktober 2019).

Nr. 52 dieses CA-Dokuments lautet: "Insbesondere wird vorgeschlagen, einige zusätzliche Möglichkeiten der teilweisen Rückzahlung bei Rücknahme der Beschwerde einzuführen und die Rückzahlung auch auf die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung auszudehnen. Dies dürfte sich positiv auf die Verfahrenseffizienz und die Arbeitslast der Beschwerdekammern und somit auf ihre Kostendeckung auswirken. [...] "

Die Begründung für diese neue Möglichkeit einer teilweisen Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Falle einer Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung findet sich im Abschnitt VII.B a) (iv) des Dokuments CA/80/19 mit der Überschrift "Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung (Rückzahlung: 25%)".

Nr. 82 lautet: "Wird ein Antrag auf mündliche Verhandlung rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung zurückgenommen, kann die betreffende Beschwerdekammer die frei gewordene Kapazität unter Umständen für die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in einem anderen Beschwerdefall nutzen. Außerdem könnten dann die Dolmetscher so rechtzeitig abbestellt werden, dass sich die Dolmetschkosten [sic] verringern oder gänzlich vermeiden lassen."

Daraus ist zu entnehmen, dass sich die rechtzeitige Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung positiv auf die Verfahrenseffizienz, die Arbeitslast der Beschwerdekammern und die finanziellen Belastungen für das Europäische Patentamt auswirken kann.

Es heißt dann weiter:

"Der geeignetste Zeitpunkt, zu dem der Beschwerdeführer - ebenso wie die übrigen Beteiligten am Beschwerdeverfahren - durch einen entsprechenden Anreiz dazu veranlasst werden sollten, ihre Absicht zur Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung mitzuteilen, wäre bei Zustellung der Mitteilung nach dem geänderten Artikel 15 (1) VOBK. Eine Frist von einem Monat sollte einem Verfahrensbeteiligten ausreichen, um zu entscheiden, ob er seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknehmen will oder nicht." (Nr. 84; Hervorhebung durch die Kammer)

und

"Daher wird vorgeschlagen, die Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % zurückzuzahlen, wenn trotz eines vorangegangenen Antrags auf mündliche Verhandlung die Entscheidung letzten Endes ergeht, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat. Dies wird der Fall sein, wenn die Kammer eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich hält und im einseitigen Verfahren der Anmelder/Beschwerdeführer seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt bzw. im mehrseitigen Verfahren alle Beteiligten ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurücknehmen." (Nr. 85; Hervorhebung durch die Kammer)

In diesen beiden Absätzen wird, neben der Frage des bestmöglichen Zeitpunkts im Beschwerdeverfahren für eine Rücknahme eines Antrags auf mündliche Verhandlung, auch der Anreiz angesprochen, durch den der Beschwerdeführer, aber auch die übrigen Verfahrensbeteiligten veranlasst werden sollen, dies zu tun. Und dieser Anreiz wird in der Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % gesehen. Allerdings soll diese Rückzahlung nur dann erfolgen, wenn die Entscheidung letztlich ohne mündliche Verhandlung ergeht. Die Kammer schließt aus dieser Begründung, dass der Anreiz, den vorangegangenen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückzunehmen, auch für den Beschwerdegegner gelten soll, selbst wenn dieser Anreiz in einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25 % an den Beschwerdeführer besteht.

In Nr. 85 wird der Fall angesprochen, wenn im mehrseitigen Verfahren alle Beteiligten ihre Anträge auf mündliche Verhandlung zurücknehmen. Nr. 86 befasst sich mit weiteren Szenarien im mehrseitigen Verfahren und lautet: "Wenn im mehrseitigen Verfahren nur ein Beteiligter seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt und die mündliche Verhandlung trotzdem stattfindet, sollte keine Rückzahlung erfolgen. Zwar muss die Kammer in einem solchen Fall möglicherweise weniger Zeit und Arbeit aufwenden, weil davon ausgegangen werden kann, dass der Beteiligte, der seinen Antrag zurückgenommen hat, sich allein auf sein schriftliches Vorbringen stützt, doch scheint diese geringere Arbeitslast nicht ausreichend, um eine teilweise Rückzahlung der Beschwerdegebühr zu rechtfertigen." (Hervorhebung durch die Kammer)

Diese Erläuterungen bestätigen die oben dargelegte Auslegung durch die Kammer, dass es im mehrseitigen Verfahren die Rückzahlungsmöglichkeit nach Regel 103 (4) c) EPÜ geben kann, wenn ein Verfahrensbeteiligter - und nicht zwingend der Beschwerdeführer - seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurücknimmt, sofern es zu einem Wegfall der mündlichen Verhandlung kommt, was offensichtlich auch in diesen Erläuterungen als das vorrangige Ziel der Regel 103 (4) c) EPÜ angesehen wird.

8.9 Angesichts der oben dargelegten Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ durch die Kammer kann es eine Rückzahlungsmöglichkeit der Beschwerdegebühr gemäß Regel 103 (4) c) EPÜ auch dann geben, wenn ein Antrag auf mündliche Verhandlung nicht vom Beschwerdeführer zurückgenommen wurde, sondern von einem anderen Verfahrensbeteiligten, der keine Beschwerde eingelegt hat. Daher erfüllt die vom Beschwerdegegner erklärte Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung im vorliegenden Fall das Erfordernis der Rücknahme "eines etwaigen Antrags auf mündliche Verhandlung" nach Regel 103 (4) c) EPÜ.

8.10 In der Entscheidung T 777/15 mit einem vergleichbaren Sachverhalt wurde die Rückzahlungsmöglichkeit der Beschwerdegebühr an eine der Beschwerdeführerinnen gemäß Regel 103 (4) c) EPÜ mit folgender Begründung verneint: Die Kammer legt die Regel 103 (4) c) EPÜ so aus, dass sie einem Beteiligten, der zunächst eine mündliche Verhandlung vor der Kammer beantragt hatte, einen Anreiz bietet, einen solchen Antrag in einem späteren Stadium des Beschwerdeverfahrens zu überdenken, und für den Fall, dass der Beteiligte diesen Antrag aufgibt, eine Belohnung in Form einer teilweisen Rückerstattung der Beschwerdegebühr dieses Beteiligten vorsieht. Dementsprechend kommt der beschwerdeführenden Einsprechenden 5, eine beschwerdeführende Beteiligte, die im Verfahren vor der Kammer keine mündliche Verhandlung beantragt hat, die Rücknahme des Antrags auf mündliche Verhandlung durch einen anderen Beteiligten nicht zugute. (Siehe T 777/15, Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe; Übersetzung von dieser Kammer).

Dieser engen Auslegung der Regel 103 (4) c) EPÜ kann sich die Kammer jedoch aus den oben dargelegten Gründen (Nrn. 8.4 - 8.8 oben) nicht anschließen.

8.11 Es wurde vorliegend auch die Einmonatsfrist nach Regel 103 (4) c) EPÜ eingehalten. Die von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassene Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 vom 16. Juni 2020 gilt nach Regel 126 (2) EPÜ mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, d.h. am 26. Juni 2020. Damit endete die in Regel 103 (4) c) EPÜ genannte einmonatige Frist am Montag, den 27. Juli 2020 (Regel 131 (2), (4) und Regel 134 (1) EPÜ). Der in der Beschwerdeerwiderung hilfsweise gestellte Antrag auf mündliche Verhandlung wurde am 10. Juli 2020 zurückgenommen und damit innerhalb eines Monats ab Zustellung der von der Beschwerdekammer zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung.

8.12 Da im vorliegenden Fall auch keine mündliche Verhandlung stattfand, sind sämtliche Voraussetzungen der Regel 103 (4) c) EPÜ für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 25% erfüllt.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung zurückverwiesen.

3. Die Beschwerdegebühr ist in Höhe von 25% zurückzuzahlen.

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